如何确定药物盐型专利的最接近现有技术

从最高人民法院(2019)最高法行再60号行政判决书引起的对这类问题的思考

作者 | 黄泽雄  北京邦信阳专利商标代理有限公司编辑 | 笺柒

最高人民法院(2019)最高法行再60号行政判决书（简称“再审判决”）是关于药物普拉格雷盐型专利第ZL01815108.6号（简称“争议专利”）的无效宣告确权纠纷再审程序的判决。笔者认为，该再审判决中对最接近的现有技术的认定尚有较大的讨论空间，故以此拙文抛砖引玉，欢迎业界朋友们共同探讨和交流。

争议专利的主要权利要求是：

1. 2-乙酰氧基-5-（α-环丙基羰基-2-氟苄基）-4，5，6，7-四氢噻吩并（3，2-c）吡啶的盐酸盐（即普拉格雷的盐酸盐）。
2.  2-乙酰氧基-5-（α-环丙基羰基-2-氟苄基）-4，5，6，7-四氢噻吩并（3，2-c）吡啶的马来酸盐（即普拉格雷的马来酸盐）。

……。

从专利复审委员会做出的第19771号无效宣告请求审查决定（简称“第19771号决定”）、到行诉一审和二审判决、再到再审判决，其中涉及的争议焦点都在于，专利无效宣告请求人（简称“请求人”）使用了最接近现有技术文献中记载的概括性公开范围作为最接近的现有技术、来评价争议专利的创造性时，应选用什么样的现有技术方案作为该概括性公开范围的代表性技术方案（简称“代表性方案”）、来作为进行技术特征对比和技术效果对比的比较基准（简称“比较基准”）。在争议专利的所有行政和司法程序中，对上述焦点问题的不同认定导致了不同的行政审查决定和司法审判判决。

一、几个基本观点‍‍‍

在开始具体分析前，笔者希望表达如下观点：

（一）应遵循依请求原则

在众多适格的现有技术文献中选用哪篇作为最接近的现有技术文献，这是专利无效宣告请求人的权利，当然也应承担其后果；同样，在同一篇最接近现有技术文献中可能会记载不同的现有技术方案，请求人选用其中的哪个或哪些现有技术方案来作为最接近现有技术也属于其自有的权利，也应承担其后果。任何其它当事方都无权改变请求人选用的该法律事实，这是依请求原则规定的。

（二）同一篇现有技术文献中不同部分记载的公开内容可否结合使用

在同一篇最接近现有技术文献中的不同部分可能记载了相同的或不同的技术方案。若请求人引用了用于说明相同技术方案的不同部分的内容，则它们可以当作一个最接近现有技术方案使用；若请求人引用了用于说明不同技术方案的不同部分的内容，则只能允许请求人指定一个内容部分来作为最接近的现有技术方案，选用的其余内容部分不应当作最接近现有技术方案的一部分。

（三）什么是同一篇最接近现有技术文献中记载的不同技术方案

此处所说的同一篇最接近现有技术文献中记载的不同现有技术方案包括但不限于，例如：

1.其限定范围属于覆盖和被覆盖关系的两个或两个以上马库什通式所限定的技术方案，一个马库什通式代表的技术方案与其中覆盖的任一具体技术方案也属于这一类；

2.用上位化语言代表的技术方案和其中覆盖的任一具体技术方案；和

3.属于不同技术主题的技术方案，例如药用游离碱化合物与其药用盐就属于不同的技术方案，无论它们是以上位化语言表达的、还是表达为并列的或具体的技术方案，等。

二、现有技术文献中常见的公开形式

笔者通常见到的涉及药用游离碱化合物与其药用盐的专利/专利申请文件中用来说明和限定其发明内容的方式通常包括但不限于以下几种，在将它用作最接近的现有技术文献时，就对应于包含了以下几种现有技术的公开形式。仅以药用游离碱化合物与其药用盐之间的关系为例来做说明：

（一）具体实施公开

一篇涉及药物化合物和其药用盐的现有技术文献通常总会记载如何具体制备、鉴定它们和/或证明其有利性能的若干个实施例，这样的实施例一定是一个一个具体可操作的、可据此重现的技术方案（简称“实施得到了的技术方案”）。在一份专利文献中，正是基于它们、并适用构-效关系，才能概括出以马库什通式、或以上位化语言表达的范围、或以并列技术方案的形式表达的范围。

证据2中的制备例1-37属于这样两类实施得到了的技术方案：

甲：通式（I）覆盖下的37种具体游离化合物；和
丁：这37种具体游离化合物中的19种的具体药用盐，主要是盐酸盐和马来酸盐，还有一种是硫酸盐。

（二）概括性公开

1.如权利要求1限定的马库什通式型概括性公开

1. 一种如式（I）的化合物或其互变异构体或式（I）的化合物或其互变异构体的药物可接受的盐的制备方法，其中

……。

由上可见，权利要求1涉及式（I）化合物或其药学上可接受盐的制备方法；它涉及的产品可以分为两个子集：
子集一：通式（I）覆盖的所有游离化合物；和
子集二：通式（I）覆盖的所有游离化合物的所有药用盐。

因为争议专利涉及普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐，属于子集二的范畴，故下面主要探讨子集二的来源和属性，即它是如何概括得出的、以及应推定它具有什么样的性能。

（1）基于“推定一”概括得出的子集二- 其来源和属性

如大多数药用化合物发明专利或专利申请文件中公开的那样，只要在说明书中
（a）制备了若干具体药用化合物；对证据2而言，就是“甲”项所说的那37种具体游离化合物；且
（b) 还一般性地提及了通式药用化合物能够制成其药用盐、并提及了可用于成盐的酸和/或碱，顶多再提到一下可以用本领域的常规方法成盐，
就可以如证据2那样，概括成如权利要求1限定的“…通式（I）化合物或其药用盐”，和/或概括成如权利要求22限定的“…普拉格雷或其药用盐”。

哪怕不考虑证据2中记载的“丁”项具体实施公开了的内容，仅凭“甲”项所说的实施得到了的37种具体游离化合物、能否概括得出权利要求1限定的范围呢？笔者认为，在适用“推定一”的情况下，就能概括得出权利要求1限定的最大范围：

推定一：可以适用构-效关系、由实施得到了的药用化合物概括得出作为其等效替代方案或其明显变形的其它药用化合物、并进而概括得出所有药用化合物的所有药用盐。
此时，权利要求1限定的所有药用化合物和其所有药用盐就可归为如下三类：

甲：实施得到了的那37种具体药用化合物，包括普拉格雷游离碱；

乙：将“甲”和其等效替代方案或其明显变形概括得出的所有药用化合物，即马库什通式（I）覆盖下的所有药用化合物；和

丙：作为“乙”的等效替代方案或其明显变形而概括出的“乙”的所有药用盐，即通式（I）化合物的药用盐。

请注意，适用“推定一”就可以由“甲”概括得出权利要求1限定的范围“乙+丙”；这个概括过程并不需要“丁”项内容的参与，也即，虽权利要求1限定的范围包括了通式（I）覆盖的所有化合物的所有药用盐，但并不需要实际制备了其中覆盖的任何一种具体盐。

假设请求人使用了权利要求1限定的公开范围作为争议专利的最接近现有技术，只有其中的“丙”覆盖的普拉格雷药用盐上位化范围与争议专利保护的发明技术方案最接近，而适用“推定一”就意味着上位化的普拉格雷药用盐是由普拉格雷概括得出的，故普拉格雷最适合用作普拉格雷药用盐的代表性方案，因此就只能拿普拉格雷”来作为评价争议专利的创造性时的比较基准。

（2） 基于“推定二”概括得出的子集二- 其来源和属性

若在说明书中除了记载了如上第（a）和（b）项所述内容外之外，还记载了(c) 使至少一部分制备得到了的具体药用化合物与若干可药用酸或碱反应、实施制备了其相应药用盐，例如证据2中记载了的、“丁”项所说的那19种具体药用盐；
就更有理由如证据2那样，概括成权利要求1限定的 “…通式（I）化合物或其药用盐”，和/或概括成权利要求22限定的“…普拉格雷或其药用盐”。

考虑到证据2中实施得到了的“甲”项和“丁”项，在适用如下“推定二”的情况下，就能概括得出权利要求1限定的范围：

推定二：可以适用构-效关系、由实施得到了的药用化合物概括得出包括了其等效替代方案或其明显变形在内的所有药用化合物；和由实施得到了的药用化合物的具体药用盐概括得出包括了其等效替代方案或其明显变形在内的所有药用盐。
此时，证据2权利要求1限定的所有药用化合物和其所有药用盐就可归为如下四类：

甲，实施得到了的那37种具体药用化合物（简称为“甲”），包括普拉格雷游离碱；

乙，将“甲”和其等效替代方案或其明显变形概括得出的所有药用化合物（简称为“乙”），即马库什通式（I）覆盖下的所有药用化合物；和

丁，实施得到了的那19种具体药用盐（简称为“丁”），其中没有普拉格雷的任何一种具体药用盐；

戊，将“丁”和其等效替代方案或其明显变形概括得出的所有药用盐（简称为“戊”）。

简而言之，适用“推定二”就可以由“甲”概括得出“乙”，也可由“丁”概括得出“戊”。
此时，“戊”项无疑覆盖了上位化范围普拉格雷药用盐，但这个范围是由“丁”项所说的那19种非普拉格雷的具体药用盐概括得出的，普拉格雷药用盐覆盖的所有药用盐中还是没有任何一个具体盐被实施得到过。

假设请求人使用权利要求1限定的公开范围作为争议专利的最接近现有技术，而适用“推定二”就意味着，只有其中的“戊”项覆盖的普拉格雷药用盐与争议专利保护的发明技术方案最接近，此时需要选用一种证据2中实施得到了的、非普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐来作为普拉格雷药用盐的代表性方案。

2. 如权利要求22限定的上位化范围型概括性公开

22. 按权利要求1的方法，其中应如此选择反应剂和反应条件，以制备下属化合物或其药物上可接受的盐：
2-乙酸基-5-（α-环丙羰基-2-氟苄基）-4，5，6，7-四氢噻吩并（3，2-c）吡啶；

……。

权利要求22从属于权利要求1，其中并列列出了17个上位化的“具体游离碱或其药用盐”，其中第4个为“2-乙酸基-5-（α-环丙基羰基-2-氟苄基）-4，5，6，7-四氢噻吩并（3，2-c）吡啶或其药用盐”，即普拉格雷或其药用盐。

属于这类公开的还有证据2表1中列出的291个表列化合物，应当理解，还公开了其中每个化合物的药用盐。

权利要求22中包含的上位化范围普拉格雷或其药用盐也可以分为两个子集：
子集三：普拉格雷；和
子集四：普拉格雷的药用盐，也包括了普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐。
因为争议专利涉及普拉格雷盐酸盐和马来酸盐，属于子集四的范畴，故下面主要探讨子集四的来源和属性，即它是如何概括得出的，以及应推定它具有什么样的性能。

到底可以基于“推定一”还是“推定二”来概括得出子集四，有两种理解。

第一种理解是，它只能基于“推定一”而概括得出，也即把普拉格雷的所有药用盐、包括其盐酸盐和马来酸盐看作是普拉格雷游离碱的等效替代方案或其明显变形。这时，为与争议专利技术方案进行技术特征和药用性能或效果比较，该公开范围的代表性技术方案只能是具体实施了的普拉格雷。
第二种理解是，它也可以基于“推定二”而概括得出，具体可以参考本文3.2.1节的全部内容来理解。这时，为评价争议专利的创造性，该公开范围的代表性方案只能是实施得到了的非普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐。

笔者认为，这两种理解可择一适用；若请求人主张使用如权利要求22所限定的上位化范围普拉格雷药用盐作为最接近的现有技术来评价争议专利的创造性时，无论如何都没有理由要求专利权人使用在证据2中并没有实施过的一种普拉格雷其它盐来作为比较基准。

（三）声称性公开

笔者声明，所谓“声称性公开”是为了本文的目的而临时使用的一个表达，意在特指这样一些公开情况，它们仅是现有技术文件中简略提到、但未达到中国专利法、实施细则和审查实践规定的充分公开程度的那些公开内容。

已知证据2中实施得到了普拉格雷游离碱，但没有实际制备它的任何一种药用盐；假定在说明书中哪个地方仅简略提及了普拉格雷的一种具体药用盐例如盐酸盐或马来酸盐，但没有如实施得到了的19种药用盐那样记载它的成盐步骤、没有提供它的产品鉴定数据如元素分析结果和其熔点数据，那么仅此简单一提的一种普拉格雷具体药用盐的信息不足以使本领域技术人员确信证据2中制备得到了该盐，也无从得知其物态信息和药用性能信息。故笔者认为，仅这样简单一提的一种普拉格雷具体药用盐的公开信息就属于声称性公开信息，不应该允许它被用作最接近现有技术来评价在后做出的普拉格雷任何盐型专利的新颖性和/或创造性，实际操作上也无法进行技术特征和药用性能比较，因为不知其物理形态和其药用性能如何。

（四） 被不当解释的公开内容

如上所述，无论适用“推定一”还是“推定二”，争议专利确实属于在“普拉格雷的药用盐”这个公开范围内做出的选择发明，可以通过评价争议专利中的普拉格雷盐酸盐和马来酸盐是否具有意料不到的药用效果来判断其是否具备创造性。此时，只能选用实施得到了的普拉格雷游离碱、或非普拉格雷盐酸盐或马来酸盐作为该最接近现有技术的代表性方案。
然而，请求人却要求专利权人使用未曾实施得到过的普拉格雷的一种其它盐作为证明其创造性的比较基准，这实际上隐含否定了上述分别适用“推定一”和 “推定二”而得到的上位化范围普拉格雷药用盐的两种来源和属性；而且还隐含认为，证据2已经实施得到了普拉格雷的至少一种其它药用盐，而上位化范围“普拉格雷的药用盐”是由该其它盐和其全部等效替代方案或明显变形概括而成的，故要求使用这种其它盐作为该上位化范围的代表性方案。
正是因为在对上位化范围普拉格雷药用盐来源和属性的理解不当，才导致了请求人错误地要求使用证据2没有实施得到的一种普拉格雷其它盐作为创造性评价的比较基准；再审判决也认可了这种理解，从而支持了请求人的主张，故所做出的判决结论有待商榷。
笔者设想，若专利权人愿意按照请求人提出的要求去做，难道专利权人需要自己先制备出一种普拉格雷的其它盐并测定其药学性能、然后再按请求人的要求进行比较？不这样又如何满足请求人的要求呢？这似乎会使得专利权人无所适从。

三、关于对最接近的现有技术如何正确适用和解释的理解

本部分将以证据2中公开的现有技术的不同部分、以及它与争议专利限定和保护的普拉格雷盐酸盐和马来酸盐之间的关系为例，探讨笔者对最接近的现有技术如何正确适用和解释的理解。

（一） 使用实施得到了的公开内容作为最接近现有技术

证据2实施公开了“甲”、“丁”两项。请求人可以从“甲”项中选用至少一种游离化合物、或从 “丁”项中选用至少一种游离化合物的药用盐、最好是盐酸盐或马来酸盐，来作为争议专利的最接近现有技术。当选用游离化合物时，无疑应当选用普拉格雷，即将“此碱”与“此碱的盐酸盐或马来酸盐”相比；当选用药用盐时，无疑应当选用一种实施得到了的非普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐，即将“此碱的盐酸盐或马来酸盐”与“彼碱的其它盐”相比。

这时，争议专利保护的普拉格雷盐酸盐和马来酸盐就不是从这样选用的最接近现有技术公开范围中做出的选择发明。下面探讨如何具体进行比较和应得到什么比较结论。

1.确定发明技术方案的区别技术特征

直接选用实施得到了的普拉格雷游离碱作为最接近现有技术时，争议专利的区别技术特征如下：
第一，现有技术的普拉格雷与发明的普拉格雷盐酸盐或马来酸盐在化学组成上的区别；和
第二，现有技术的普拉格雷与发明的普拉格雷盐酸盐或马来酸盐表现出的不同物理形态如晶型上的区别。
直接选用一种实施得到了的非普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐作为最接近现有技术时，争议专利的区别技术特征如下：
第三，现有技术的非普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐与发明的普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐在化学组成上的区别；和
第四，现有技术的非普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐与发明的普拉格雷盐酸盐或马来酸盐表现出的不同物理形态如晶型上的区别。
当然，请求人也有权直接选用现有技术中具体实施了的例如硫酸盐作为最接近现有技术；这时，争议专利技术方案的区别技术特征就在于：
第五，现有技术的非普拉格雷硫酸盐与发明的普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐在化学组成上的区别；和

第六，现有技术的非普拉格雷硫酸盐与发明的普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐表现出的不同物理形态如晶型上的区别。

2.确定发明实际解决的技术问题

概括起来，请求人有权直接选用证据2中上述三种实施得到了的技术方案之任一种、来作为评价争议专利创造性时的现有技术，并承担其后果；由此可以分别确定三种不同的发明实际解决的技术问题：

1）从公开的此游离碱（“此游离碱”专指普拉格雷）到提供此游离碱的盐酸盐或马来酸盐；

2）从公开的彼游离碱的盐酸盐或马来酸盐到提供此游离碱的盐酸盐或马来酸盐；或

3）从公开的彼游离碱的硫酸盐到提供此游离碱的盐酸盐或马来酸盐。

3.比较并判断发明技术方案是否具有意料不到的技术效果基于对争议专利实际解决的技术问题的不同认定，作为该比较基准所使用的最接近现有技术方案的药用效果数据或信息也相应不同。在请求人自主选用了上述1）-3）项所述的三种发明实际解决的技术问题之任一种的情况下，可以使用的最接近现有技术方案的药用性能数据分别是：

a.实施得到了的普拉格雷游离碱的药用性能数据；

b.实施得到了的非普拉格雷盐酸盐或马来酸盐的药用性能数据；和

c.实施得到了的非普拉格雷的硫酸盐药用性能数据。

这些数据在证据2中都是记载和公开了的，可供直接使用。

(二)使用概括性公开的内容作为最接近现有技术

1.使用如权利要求1所限定的公开范围作为最接近现有技术时的讨论

如本文第2.2.1节所说，证据2中如权利要求1限定的公开范围可以分为子集一和子集二。重点探讨用子集二作为争议专利的最接近现有技术时的情况。

子集二的来源和属性既可以属于第2.2.1.1节所述的、基于“推定一”而概括得出的公开范围，也可以属于第2.2.1.2节所述的、基于“推定二”而概括得出的公开范围。
若请求人主张使用证据2中如权利要求1限定的子集二作为最接近现有技术，则争议专利保护的发明无疑属于在子集二内做出的选择发明。但具体属于“推定一”或是“推定二”而概括得出的公开范围，要看请求人拿证据2中哪个实际实施了的技术方案作为该最接近现有技术的代表性方案、进行技术特征和技术效果的比较。
（1）若认为子集二是适用“推定一”概括得到的，则只能选用具体实施了的普拉格雷作为子集二中的代表性方案；主张选用任何其它代表性方案都是不正确的。
这时，争议专利中的选择发明的区别技术特征与第3.1.1节所述的第一和第二个区别技术特征相同；子集二的代表性方案的药用性能数据如上述（1）项所述。
（2）若认为子集二是适用“推定二”概括得到的，则只能从19种实施得到了的非普拉格雷的药用盐中选用一种具体的盐酸盐或马来酸盐来作为子集二的代表性方案；主张选用任何其它代表性方案都是不正确的。
这时，争议专利中的选择发明的区别技术特征与第3.1.1节所述的第三和第四个区别技术特征相同；子集二的代表性方案的药用性能数据如上述（2）项所述。
（3）万一请求人选用了实施得到了的“非普拉格雷的硫酸盐”作为子集二的代表性方案，则争议专利中的选择发明的区别技术特征与第3.1.1节所述的第五和第六个区别技术特征相同，子集二的代表性方案的药用性能数据如上述（3）项所述。

使用子集二作为最接近现有技术后，除了争议专利的发明方案可被认定属于选择发明这点不同于第3.1节所述外，其它需要讨论的内容均与第3.1.1-3.1.3节所述类似，在此不再赘述。

2.使用如权利要求22所限定的公开范围作为最接近现有技术时的讨论

如本文第2.2.2节所说，证据2中如权利要求22限定的公开范围可以分为子集三和子集四。重点探讨子集四作为争议专利的最接近现有技术时的情况。

基于第2.2.2节所说的第一种或第二种理解，使用子集四作为最接近现有技术后，除了争议专利的发明方案可被认定属于选择发明这点不同于第3.1节所述外，其它需要讨论讨论的内容也与第3.1.1-3.1.3节所述类似，在此不再赘述。

（三）使用被不当解释的公开内容作为最接近现有技术

本文第2.4节阐述了请求人不当地解释了所使用的最接近现有技术的公开内容，在此不再重复。当出现这种情况后，专利权人需要从基本概念出发，向合议组或合议庭讲清楚一份现有技术文献中实施得到了哪些具体公开内容；这些具体公开内容与适用构-效关系概括得出的上位化的或马库什通式型的公开范围之间有什么来源和属性关系；特别需要明确指出，哪些在现有技术文献中实施得到了的技术方案可以用作最接近现有技术使用的上位化的或马库什通式型的公开范围的代表性方案，并明确指出对方的主张与正确的比较方式之间的矛盾所在，最好是在基本概念这个层次上的矛盾所在。

笔者不清楚专利权人在本再审案件的审理过程中是如何抗辩的；仅从再审判决记载的内容看，专利权人似乎未能向合议庭充分阐明，在证据2中没有记载任何一种实施得到了的普拉格雷药用盐的情况下，作为最接近现有技术使用的、权利要求2中列出的上位化范围普拉格雷药用盐是如何概括得出的；也似乎未能向合议庭充分阐明，请求人主张应使用一种未实施得到的普拉格雷其它盐作为普拉格雷药用盐的代表性方案、来与发明的普拉格雷盐酸盐和马来酸盐进行性能比较，这如何不符合中国专利法的基本概念和实践，如何无法操作，属于强人所难的要求。由于抗辩不力导致专利权最终被宣告无效，这令人扼腕。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）