域外 | 美国专利法第103条作为专利申请驳回理由有多常见？遇到这种情况应该如何应对？

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来 源 | IpWatchdog

翻 译 | Melinda

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发明人在专利申请的整个过程中会因多种原因被美国专利商标局驳回专利申请。美国专利法中的第101条可授权客体（即专利发明不是专利保护的客体）、第102条新颖性（专利发明不具有新颖性）、第103条非显而易见性（专利发明不具备非显而易见性）、第112条（a）说明书（专利不符合充分说明发明、实施发明的规定）和第112条（b）表达清楚（发明人没有利用权力要求来限定其要求保护的发明的界限，以使得公众能够容易地分辨发明人合法权利的界限。）都可作为驳回理由。

如上图所示，过去十年第一次核驳过程中最普遍的驳回理由就是第103条非显而易见性，占66%，其次是第102条新颖性，占38%。最不常见的驳回因素就是第101条可授权客体，仅占6.1%。需要注意的是，所有驳回原因百分比相加并不是百分之百，因为每次驳回可包含多个因素。

为什么因非显而易见被驳回的专利申请最多？

美国专利法第103条规定，专利发明必须明显不同于现有技术(prior art)。因此若专利申请因非显而易见性被驳回意味着发明是显而易见的。非显而易见性具有主观性。判定专利是否具有非显而易见性的有效方法就是找一个一般技术人员，发明在申请专利时其程度对所属技术领域的一般技术人员是否是显而易见的？尽管法庭法采用了这个方法，但还是存在争议，因为技术背景对判决结果有很大影响。专利完成时间不同，处于不同的技术水平背景中，非显而易见性判定的现有技术和一般技术人员的水平都可能会不同。

申请人应如何应对申请被驳回？

由非显而易见性被驳回的专利申请，申请人有很多方法应对第一次核驳，比如请求继续审查、诉愿、会谈或者几种方法兼有。下面我们先看下所有对因非显而易见性被驳回的专利申请采取的回应方法，再决定选择哪种方案。由于应对专利驳回的方法是多样的，因此不能确定大家优先选择哪种方法应对，但可以确定的是这些回应都是在申请被再次驳回或者专利被授予之前作出的。

在回应第一次核驳时，绝大多数申请人选择提交继续审查请求，所占比例为56.6%，选择会晤和诉愿的申请人所占比例很小，分别为6.9%和9.3%。选择继续审查请求和会晤相结合的方法的申请人，占比也很小为9.3%。包括弃权在内的其他应对方法占到了17.9%。

怎样才算成功应对专利驳回？

一些专利申请第一次驳回理由是非显而易见性，一些情况下专利虽然没有被授予专利权但是在第二次驳回时不涉及非显而易见性，这就可以说我们成功了。”比如，第一次驳回是因为非显而易见性和可授权客体，申请人做出回应后，出现第二次驳回却因为仅仅因为可授权客体，驳回理由中没有了非显而易见性，这就说明应对成功了。

如图4所示，诉愿是回应第103条核驳的最有效的方法，其次是会晤。最无效的回应是提交继续审查请求。继续审查请求加上会晤的方法稍微提升了成功概率。虽然提交继续审查请求是应对第103条核驳最常见的方法，事实证明这个方法的成功率最低。当然究竟哪种方法最有效还要该专利案件的审查员。一些申请人看到美国专利商标局的审查员和技术中心的整体情况时，很多申请人都会跳过继续审查请求直接进入诉愿程序。