浅议技术问题的诱因与创造性的判断

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作 者 | 王 岩  林达刘事务所专利代理人

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创造性的判断步骤及分析

根据《专利审查指南》的规定，创造性的判断需要遵循以下步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，在该步骤中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

但是在实际审查过程中，争议焦点往往在于上述（3）中的启示有无的判断，而忽视对于技术问题的客观选择，具体而言，在判断发明所要解决的技术问题时，必须站在本领域技术人员的角度，以申请日为界限，客观地判断发明所要解决的技术问题，而不能仅仅考虑技术方案，而忽略对技术问题以及技术问题的诱因的考虑，由于某些发明的创造性恰恰体现在问题的提出或者问题的诱因的发现，例如现有技术仅仅涉及的是不同的技术问题，且没有包含关于该专利所述问题的解决方案的启示，而该问题在现有技术中未曾遇到或者该问题的诱因尚未被发现，则不可能有将现有技术文献的解决方案用于解决发明所要解决的技术问题的教导，那么即使其技术方案很简单，并伴随有可意料的技术效果，那么基于该技术问题所设计的技术方案所产生的意料不到的技术效果依旧能够使发明具有创造性，因为其技术问题的提出本身就具有创造性。下面通过对欧洲专利申诉委员会的判例T240.93的进一步分析，对这一问题进行阐述。

案例分析

【T240.93】

案情简介

本申请独立权利要求1为：通过高体温外科手术方法治疗前列腺组织的器械，包括一个加热探针，该探针可以插入尿道，加热探针由一个发射探针构成，该发射探针具有一前端和一后端，发射探针包括一个位于发射探针上的微波触须装置，定位在前后端之间靠近前端的位置，所述的微波触须装置能够发射微波并且与外部的微波发生器（MWG）相连，微波发生器能够发生一定频率和功率的微波以进行高体温治疗，其特征在于为尿道探针提供的冷却装置环绕于所述的微波触须装置轴线并覆盖所述的微波触须装置来对尿路探针的表面进行冷却，并通过冷却液进行冷却，以防止与探针有关的前列腺尿道壁的灼烧。本申请明确加载了本申请取得了意料不到的技术效果是将治疗过程缩短为仅一次1小时的短时长治疗。

最接近的现有技术对比文件1公开了一种治疗良性前列腺增生（BPH）的经尿道的敷抹器，其具有权1前序部分的特征。该敷抹器基本上包括一个中空的气囊导尿管，其外侧具有可以3个角度移动的探针。其非冷却探针表面以45℃加热前列腺中心部分和尿道壁的坏死的病灶和附近的前列腺组织。根据对比文件1的记载，使用该仪器必须经历一个长达5周，每周1或2次的高体温治疗的治疗过程。权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于其探针表面所采用的冷却方式。对比文件2公开了一种具有中心线的微波触须装置和冷却表面的敷抹器，从而用来加热远程组织而不会过度加热直接接触敷抹器的组织，在直肠治疗方式中被加热的触须和组织之间的距离包括尿道和最外面的BPH组织。

欧洲专利局实审部门认为对比文件1中的技术方案所存在的缺陷对于本领域技术人员是显而易见的，即相对的高温加热治疗方式会伤害尿道壁的正常部位，本领域技术人员为了避免这种副作用，会考虑对比文件2中为保护在高体温直肠探针的紧邻区域即尿道时所采取的技术手段，并且这种转用不存在技术偏见。因此，本申请的权利要求是由现有技术文件的显而易见组合得到的，其技术效果可以预料，因此缺乏创造性，其预料不到的效果仅仅是一种额外的技术效果（bonus effects）。

但是最终，欧洲专利申诉委员会推翻了实审部门的观点，认定该申请具有创造性。

从本申请的记载中可以看出，本申请所要解决的技术问题就是提供一种短时快速治疗前列腺组织病变的器械，其解决方案是通过在尿道探针上设置冷却装置，并将其环绕于所述的微波触须装置轴线并覆盖所述的微波触须装置来对尿路探针的表面来进行冷却这一技术手段来实现的，而其采取的治疗策略是基于在前列腺的侧垂体集中加热以除去BPH病灶这一全新的治疗理念，即技术问题出现的诱因本身就与现有技术不同，虽然根据现有技术的记载，在常规探针中冷却可以用于防止灼烧临近的组织（即避免上述的消极的副作用），但本领域技术人员仅能想到利用其来提高局部加热温度并保护临近的正常组织，而不能想到利用冷却提高探针的局部加热温度，集中对前列腺侧垂体的病变部位加热，快速的消除前列腺组织的病变。可见，现有技术中对于技术问题以及技术问题的诱因的意识不足，现有技术没有暗示冷却能够显著的缩短治疗时间，可见，作为要解决的技术问题，在现有技术中没有教导能够通过冷却来实现，因此为了达到缩短疗程的目的必然使用冷却手段不成立。在本案中，申请人基于一种全新的治疗策略涉及出了一种治疗器械，尽管技术方案很简单，但其围绕技术问题的诱因所提出的解决问题的全新的构思已经超出了本领域技术人员的能力和水平，并取得了意料不到的技术效果，此时，这种意料不到的技术效果足以使发明具有创造性。

小 结

从上述案例中可以看出，在判断发明所要解决的技术问题时，必须以现有技术为基础，客观考虑其解决的技术问题，如果认识其解决的技术问题本身或者技术问题的诱因已经超出了本领域技术人员的能力或水平，即使其为解决该问题所设计出的技术方案很简单，此时，发明是具有创造性的，在实际判断过程中，并不能简单地以现有技术与发明要求保护的技术方案进行对比，然后根据现有技术机械地推倒出发明解决的技术问题，这样难免会造成“事后诸葛亮”。如果发明是基于新的构思或尚未认识到的技术问题完成的，即使其很简单，其取得的意料不到的技术效果也不能归为一种额外的技术效果（bonus-effect）从而否定其创造性，因为基于全新的技术问题或构思，本领域技术人员不可能从现有技术中获得解决该技术问题的技术启示，那么即使其技术方案简单，也应承认其创造性。