对变相规避生效判决的顽固性侵权行为的规制路径
作者 | 许懿
编辑 | 季文梨
本案被告及与其有密切关联的公司的侵权行为累计持续长达十年以上，权利人虽多次通过民事诉讼进行维权并获得胜诉，侵权人却通过多次转让注册商标的方式规避生效判决，并在形式合法的抢注商标的掩护下继续实施侵权行为。
本案自2016年7月立案，至2022年3月上海知识产权法院二审终审判决，历时将近六年。由于起诉时被告拥有有效的注册商标，囿于“注册商标之间的冲突应通过行政程序予以解决”的分工，为尽早抑制持续扩张的侵权态势，本案卜以装潢权作为请求权基础提起不正当竞争诉讼并于立案时向法院申请禁令，一审法院于2018年1月颁发诉中禁令。
在诉讼期间，原告的第5942394号“
”注册商标历经近十年的异议、行政程序获得核准注册，而被告已经核准注册的第3954764号
商标经过三年多的行政程序，由北京高院二审改判应予无效，商评委重新作出无效宣告裁定。随着平行于本民事诉讼的多个行政程序的尘埃落定，两造双方的商标状态均发生了重大变化，进而使民事诉讼的请求权基础、抗辩事由、争议焦点亦罕见地出现了重大的变化。
在处理及应对这些变化的过程中，既暴露出商标注册制度下单独依靠行政程序纠错在保护时效上的滞后性，也凸显了商标法、不正当竞争法之间、民事救济与行政纠错之间、单个法条内部条款之间、实体法与程序法之间疏而不漏、互为动态平衡的制度韧性。
案情介绍
第3954764号商标于2004年3月12日，由晋江市求质东亚鞋服实业有限公司（以下简称“求质公司”）申请并核准注册在第25类鞋商品上。2008年12月该商标由求质公司转让给泉州市纽班伦体育用品有限公司，2013年2月，再次转让给本案被告纽巴伦（中国）有限公司。其中，纽巴伦公司2010年成立时的法定代表人、经理及董事丁培雪，是泉州市纽班伦公司的绝对控股股东（90%股份），丁培雪与求质公司的法定代表人丁少英的身份证住址为同一地址。
2004年及2010年，新平衡公司先后对求质公司、泉州市纽班伦体育用品有限公司在杭州市中级人民法院、上海黄浦区人民法院提起民事诉讼，杭州中院及黄浦法院先后判决求质公司、泉州市纽班伦体育用品公司在其生产、销售的NEW BARLUN运动鞋侧面使用N标识的行为，易与新平衡公司的New Balance运动鞋产生混淆，构成不正当竞争。
2014年4月1日，受让3954764号
商标的纽巴伦公司与上海世仪公司签订商标许可协议，纽巴伦公司授权上海世仪在其产品及产品包装上独占许可使用第3954764号商标，授权地域范围为中华人民共和国境内网络店铺商城，许可使用的期限为2014年4月1日至2024年5月31日。
2016年7月，新平衡体育运动公司（NEW BALANCE ATHLETICS, INC.，下称“新平衡公司”）向黄浦区人民法院提起本案诉讼，要求纽巴伦（中国）有限公司（以下简称纽巴伦公司）、上海世仪商贸有限公司等（以下简称世仪公司）立即停止在生产、销售的New Barlun运动鞋上使用原告知名商品的特有装潢（即N装潢），并赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币3000万元。新平衡公司在立案的同时向法院申请禁令，黄浦法院经过听证程序，于2018年1月发出行为保全裁定，要求纽巴伦公司、世仪公司立即停止生产和销售在运动鞋两侧中央位置靠近鞋带处使用或与近似标识之装潢的运动鞋。
求质公司、纽巴伦公司等通过商标转让持续实施侵权行为
2016年3月，新平衡公司对纽巴伦公司第3954764 号“”商标向商标局提出无效宣告请求，无效行政程序和一审行政诉讼均认为该商标应予维持注册，北京市高级人民法院于2019年7月作出二审改判判决，认定新平衡公司使用在运动鞋两侧的“N”标志在2004年以前具有一定知名度，第3954764号商标的注册违反了2001年商标法第三十一条的规定，国家知识产权局于2019年9月裁定第3954764号注册商标无效。纽巴伦公司对上述行政判决申请再审，最高院于2021年3月作出再审裁定，裁定驳回纽巴伦公司的再审申请。
与此同时，原告新平衡公司第5942394号“”商标于2007年3月14日申请，2010年8月6日进行初审公告，纽巴伦公司的关联公司泉州纽班伦公司对该商标提起异议，商评委在该异议复审裁定中，认定第5942394号“”商标应予以核准注册。从泉州纽班伦公司受让引证商标的被告纽巴伦公司，继续就该异议复审裁定提起行政诉讼，2015年6月 18日，北京市第一中级人民法院作出一审判决，认定第5942394号商标应予核准注册。被告纽巴伦公司继续提起上诉，至北京高院作出二审判决，第5942394号商标至2016年9月13日方被核准注册。
鉴于民事诉讼过程中纽巴伦公司的第3954764号商标被宣告无效、新平衡公司的第5942394号商标被核准注册的事实，新平衡公司在本案中增加了要求纽巴伦公司、世仪公司停止侵犯第5942394号注册商标专用权的诉讼请求，并依据《商标法》第36条主张纽巴伦公司、世仪公司就该注册商标核准日之前的恶意侵权行为承担赔偿责任。
2020年1月，黄浦法院作出一审判决，判令被告纽巴伦公司、世仪公司立即停止对新平衡公司第5942394号注册商标专用权的侵害，共同赔偿新平衡公司经济损失及合理支出共计人民币2500万元，销毁库存侵权运动鞋，并在《中国知识产权报》非中缝版面刊登声明消除影响。纽巴伦公司不服该判决提起上诉，2022年3月31日，上海知识产权法院二审驳回上诉、维持原判。
案例评析
本案侵权人以注册商标为掩护实施侵权行为，通过转让注册商标规避生效判决，并对权利人正当申请的商标提起异议，致使权利人的商标被核准注册的时间大幅延后。一系列错综复杂又隐蔽的行为，给权利人的维权带来多重难度。在梳理局面制定对策的过程中，多个普通知识产权案件中并不常用的法条被激活，它们互为补充，体现了立法、司法面对顽固性侵权行为时的制度韧性。
规制路径一：突破商标核准注册日的回溯性保护：商标法第36条但书规定的适用
根据商标法第36条，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。
注册商标权的权利内容，既包括权利人在核定商品范围内主动使用商标的权利，亦包括排除他人在相同或类似商品上使用相同或类似商标的权利（禁用权）。按照上述规定，经过异议程序并最终获得注册的商标，其商标专用权自初审公告日后三个月期满之日起计算，但由于在异议程序期间相关公众难以判断商标是否会最终得以注册，故禁用权一般自准予核准注册之日计算，即商标专用权和禁用权的起算日存在时间差。为了防止出现利用该时间差，恶意侵害注册商标利益的情形，第36条又以但书形式规定，在注册商标初审公告三个月期满至核准注册期间，恶意在同一种或类似商品上使用与该商标相同或近似标识的，仍应当承担相应的法律责任。
司法实践中，第36条但书规定的适用并不多见。对相关案例进行检索，部分法院曾在下述情形中认定36条但书所指“恶意”成立：
1）商标核准注册日前，商标使用人曾向注册商标权人作出书面承诺，保证不再使用相关商标，比如泉州市中级人民法院审理的卡骆驰公司与泉州金斯克体育用品有限公司、厦门卡骆驰贸易有限公司侵害商标权纠纷案[1]；
2）在商标权人向电商平台投诉下架相关商品后，侵权人又重新上架使用相关商标，并存在伪造己方注册商标受理通知书、倒签商标授权书等行为，比如沈阳中院审理的沈阳唐氏生物科技有限公司与广州方凡生物科技有限公司、深圳市新至尊科技有限公司等侵害商标权纠纷一审民事判决书[2]；
扫描上方二维码
查看知产宝案件判决书
3）商标在核准注册日之前已经有长期商业使用并具有较高知名度，且商标使用人即为相关商标异议程序的申请人，其在收到异议不成立的裁定书后仍未停止对相关商标的使用行为，比如广东高院审理的雅虎公司与深圳市雅虎通科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[3]。
4）侵权人存在擅自使用商标权人的商业宣传图片、通过将己方注册商标许可使用在核定范围以外的服务（即商标权人注册商标核定的服务）上等故意侵权行为，比如福建省高院审理的广州凯昇餐饮管理有限公司、赖三金（厦门）餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷案[4]。
扫描上方二维码
查看知产宝案件判决书
其中，较为共性的特点是，侵权人对商标权人的在先权利系明知（签订过不侵权保证书等）或应知（从知名度推知）；有多个案件中侵权人即注册商标异议程序的申请人，其对相关商标的申请注册情况系明知。
本案中，虽然原告的第5942394号“”初审公告日期为2010年8月6日，但由于纽巴伦公司等提起的异议程序直至2016年9月13日才最终被核准注册在第25类运动鞋商品上。而被告纽巴伦公司自2014年即开始许可被告世仪公司生产、销售涉案侵权运动鞋。则对于2016年9月13日之前的侵权行为，新平衡公司能否主张赔偿，是本案第5942394号商标核准注册后，新增的争议焦点。新平衡公司请求法院适用商标法第36条第二款，对第5942394号商标核准注册日之前的侵权责任予以追溯，并最终获得支持。
由于纽巴伦公司自身注册的3954764号商标历经多重行政程序于2019年方被无效，给适用第36条第二款时“恶意”的认定带来更大难度。一审法院主要从以下几个方面论述了本案中的“恶意”：
一是3954764号商标申请时的恶意，结合2006年杭州民事判决以及2019年北京高院关于第3954764号商标无效行政终审判决的认定，可以确认新平衡公司使用在鞋两侧的N标识在第3954764号商标申请日以前已经在中国大陆地区的运动鞋市场建立起一定的知名度，该商标的申请人求质公司作为同行业经营者，对此应当知晓。
二是在已有两个在先生效判决认定求质公司、泉州纽班伦公司构成对新平衡公司的侵权的情况下，与求质公司、泉州纽班伦公司具有密切联系的纽巴伦公司受让3954764号商标并许可世仪公司在运动鞋上使用的行为具有恶意。
三是第二被告世仪公司对
标识的使用具有恶意，在案入厂录音等证据可以证明世仪公司对新平衡公司的产品较为熟悉，对原告在先使用N标识的情况理应知晓，其与第一被告签订商标许可协议并非基于一个善意被许可人对注册商标的正当使用，而是在明知新平衡公司存在在先权利以及使用“
”标识极易造成混淆的情况下，试图通过商标许可的方式来掩盖其仿冒原告产品的侵权行为。
法院在判决中指出，商标转让制度的目的旨在保障知识产权权利的流转和价值实现，但不应成为变相逃避生效判决、持续实施侵权行为的工具。本案通过对第36条第二款的正确适用，对实践中屡有发生的变相重复侵权行为进行了有效规制。
规制路径二：注册商标被宣告无效的法律后果在民案中的理解适用
《商标法》第47条对注册商标被无效的法律后果进行了规定，其中第一款规定：依照商标法第44条、45条的规定宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始不存在。第二款规定：宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。第三款规定：依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
本案中，被告纽巴伦公司的第3954764号商标于民事诉讼的过程中被宣告无效，纽巴伦公司抗辩称，在该商标有效期内其实施的行为系使用自身注册商标的行为，其许可世仪公司使用第3954764号商标的行为属于第47条第2款所指已经履行完毕的商标许可合同，在后的商标无效不应溯及在先的商标许可行为，故不应认定为侵权。
纽巴伦公司的抗辩能否成立，其实质在于如何正确理解和适用商标法第47条。被告纽巴伦公司的第3954764号商标因损害了新平衡公司的在先N装潢权，从而适用商标法第45条予以宣告无效，根据第47条第一款的规定，第3954764号商标权应视为自始不存在。
第47条第二款进一步规定了“被无效商标权自始不存在”的除外情形包括三种：
1、无效宣告前法院已经作出并已执行的商标侵权判决、裁定、调解书；
2、工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件；
3、已经履行的商标转让或者使用许可合同。
结合该条第三款的规定可知，第二款规定的第一、第二种情形，是指以被无效的商标为权利基础，向他人主张侵权及赔偿并已执行完毕的民事、行政案件；第三种情形是指涉及被无效商标的商标转让、许可合同若已经履行，其合同效力不因商标的无效而当然无效。
本案原、被告之间是被侵权人和侵权人的关系，被告使用无效商标实施的侵权行为不属于上述除外情形中的任何一种。故本案不适用商标法第47条第二款对无效商标溯及力的例外规定，纽巴伦公司的抗辩不应成立。注册商标宣告无效后，出于维护交易稳定、维护生效裁决的既判力、避免再度滋生纠纷、节约司法行政资源的角度出发，法律在一定范围内维系该注册商标有效期间内发生的法律行为的相关后果，但该维系系附条件的、有限制的，仅限于以该注册商标为权利基础对抗他人侵权行为的生效且已执行完毕的案件（且即使是此类情况亦受到第3款的进一步制约），而并不包括该被无效商标在使用过程中侵害他人权利的情形，亦即其并没有豁免无效商标持有人、无效商标被许可人应当承担的对外侵权责任。对此，亦有在先案例[5]明确指出，商标法第47条第二款所涉及的三种除外情形并不包括商标无效宣告之前因使用该商标而侵犯他人在先权利的情形。
扫描上方二维码
查看知产宝相关判决书
规制路径三：行为保全在本案中的适用和现实意义
本案于2016年7月立案，黄浦法院经过多轮听证和审慎审理，于2018年1月出具行为保全裁定。该裁定系在第3954764号注册商标被宣告无效之前作出，在行政程序和生效民事判决仍需较长时间的情况下，对避免新平衡公司的损失持续扩大、抑制侵权商品在各大线上平台的急速扩张，及时维护运动鞋市场秩序和消费者利益等，起到了极为重要的作用，体现了程序法对实体法、民事程序对行政程序的及时补位。
在对方有注册商标的情况下，基于不正当竞争法下的装潢权益作出的这一行为保全裁定，极大考验着司法技术和决心。当时的司法实践中，对于在生效判决后重复侵权的情形，已经有颁发禁令的先例。例如，北京三中院在晶华宝岛（北京）眼镜有限公司与福州宝岛眼镜有限公司、北京同明仁眼镜有限公司申请诉前停止侵害注册商标专用权一案中，由于被申请人的行为与之前生效判决认定的侵权行为基本相同，法院依法作出了诉前禁令的裁定。上海高院在2007年《关于诉前禁令适用中的若干问题》中，亦提到，即使在一般不予颁布禁令的专利案件中，如果侵权人继续实施已为生效民事判决所认定侵权的行为，则可以适用诉前禁令。本案的难点在于，被告持续实施侵权行为的手法更为隐蔽，2006年杭州中院判决、2012年黄浦法院判决所针对的被告，并非纽巴伦公司，其实施的侵权行为（N的具体表现形式）亦略有不同，在禁令听证的过程中，新平衡公司着重论述了被告及其关联公司“金蝉脱壳”式的侵权历史：即在多个生效判决要求其停止侵权的情况下，一再转让商标规避生效判决、并在该形式合法的注册商标的掩盖下继续实施基本相同的侵权行为，最终获得了法院支持。
二年之后，在2020年北京高院出台的《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》、2021年最高院出台的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》中，对于恶意侵权的认定标准，在侵权主体和侵权行为表现上均为司法实践预留了一定程度的灵活性（如侵权主体可包括前次侵权人的控股股东、法定代表人等；侵权行为不仅包括相同的侵权行为，也包括类似的侵权行为），上述规定对实践中越来越隐蔽的持续侵权行为起到了一定程度的制约作用。略为遗憾的是，生效判决后的重复侵权行为并未被最高院关于行为保全的司法解释明确列为法定情形之一，笔者认为，权利人已经经过合法维权、虽有生效判决但仍屡禁不绝的侵权行为，其市场利益持续减损，在执行难的现实背景下，单独依赖惩罚性赔偿制度并不足以给权利人及时和有效的救济，其对权利人危害的不可逆性往往并不亚于展会、泄露商业秘密等即发性侵权行为，可以结合个案情况考虑主张属于“其他需要立即采取行为保全措施的情形”，或是通过请求中间判决等方式寻求及时救济，而行为保全制度与中间判决制度在适用条件、制度功能、救济及时性上的关系和区别，也值得结合权利人维权的现实需要进一步探讨。
规制路径四：高额损害赔偿的主张和证明
本案关于损害赔偿的诉讼请求金额为人民币3000万元，最终法院判决支持了2500万元，应属上海法院审结的知识产权案件中赔偿数额较高的商标侵权案件,对侵权人起到了较强的威慑作用。在本案赔偿责任的确定上，主要涉及以下难点：
一是本案被告的侵权规模十分庞大，为控制举证成本同时尽可能证明被告的侵权获利，原告采取了“精确计算”加“酌定计算”的组合式举证方式。本案的侵权行为绝大部分为线上销售，部分为线下销售。对于线上销售部分，通过对网页销量、评价数进行公证、调取电商后台数据、固定被告公开宣传的批发价格等方式尽可能予以精确计算，对于线下销售部分，由于难以获得实体店铺的具体销售数据，通过对店铺数量、行业平均利润率、同类店铺工商行政处罚决定书中体现的平均销量等因素的多点举证，为法院酌定线下部分的赔偿数额提供依据。在知识产权赔偿数额举证难的背景下，本案印证了“精确计算”和“法定赔偿”并行适用再予以叠加的赔偿计算模式是符合现实需要的一个趋势。
二是依照民事诉讼法的规定明确提出书证申请，要求被告提供与侵权获利有关的财务帐薄，在对方无正当理由拒不提供的情况下，请求法院适用举证妨碍规则，参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿额。
三是对商标许可人赔偿责任的界定。本案二审中，纽巴伦公司上诉称，其仅为商标许可人，并未实际实施侵权商品的生产和销售行为，不掌握侵权商品的具体财务帐薄，故仅应在商标许可费的范围内承担赔偿责任。对此法院认为，纽巴伦公司在侵权商品上署名为“监制”，且其工厂展厅内亦展示有侵权运动鞋，其应与世仪公司承担共同侵权责任。许可费只是纽巴伦公司从侵权行为中获取的利益之一，无法据此确定纽巴伦公司的全部侵权获利。故此，作为商标许可人，在其对侵权行为明知或应知、且未对己方获利进行单独有效举证的情况下，应当与实际生产商就全部的侵权获利承担共同侵权责任。
四是在界定侵权规模时高度盖然性规则及举证责任转移的适用。本案侵权运动鞋涉及的销售网络覆盖京东、一号店、阿里巴巴、淘宝、飞牛网、苏宁网等电商平台的众多第三方店铺，被告世仪公司对其中多家店铺的公证购买证据予以否认，认为并非其授权销售的商品，而系他人仿冒的商品。该部分第三方店铺销售商品与本案关联性的认定，对本案赔偿范围的确定有重要影响。法院通过仔细审查商品的条形码、生产商电话、地址信息，并将之与世仪公司认可的侵权商品进行比对后，认为相关信息一致，可以初步推定该部分第三方卖家销售的系本案侵权商品，新平衡公司已经完成了原告方的举证责任，被告虽否认上述商品与本案的关联性，但未提供相反证据予以证明，其抗辩不应成立。
五是对行为保全后被告仍未停止的持续侵权行为进行举证。在行为保全裁定之后，侵权规模虽然得到明显遏制，但原告复查发现，被告仍然存在继续授权销售侵权运动鞋的行为，法院在审查相关证据之后，将该恶意情节纳入了确定损害赔偿额的考量范围之中。
综上所述，本案涉及请求权竞合下的诉讼策略、商标法第36条及第47条在民事案件中的理解与适用、民事诉讼临时措施对注册商标行政制度的补位、高额赔偿的证明等诸多问题。不论是作为注册商标突破核准注册日回溯性保护的典型案例、知识产权民事与行政程序交织保护策略的实战示范、抑或是诠释复杂市场竞争形态下反法与商标法平行保护必要性的现实样本，本案均具有一定的研究价值。
注：
[1]（2012)泉民初字第718号民事判决书
[2]（2016)辽01民初525号民事判决书
[3]（2012)粤高法民三终字第215号民事判决书
[4]（2018）闽民终1528号民事判决书
[5]（2019）浙0110民初6159号判决书以及（2020）渝01民终192号判决书
本案裁判文书
扫描上方二维码
查看知产宝本案一审民事裁定书
扫描上方二维码
查看知产宝本案一审民事判决书
扫描上方二维码
查看知产宝本案二审民事判决书
（图片来源 | 网络）
