美国联邦巡回上诉法院不受USPTO适格指南的约束

 作　者 

闻宁阁（Aaron Wininger）

Schwegman Lundberg & Woessner, P.A.

 翻　译 

吴　侠  超凡知识产权

在2019年4月1日（2018-1218）的决定中，联邦巡回上诉法院（CAFC）认为，“虽然我们非常尊重PTO在与专利性有关的所有事项上的专业知识，包括专利适格，但我们并不受其指南的约束。”因此，尽管美国专利商标局关于主题适格的最新指南可能有助于使专利更容易成为符合条件的主题，并在专利审判和上诉委员会（PTAB）的无效挑战中幸存，但地区法院和CAFC仍然可以无效在美国专利商标局的专利无效程序中可能幸存的专利。也就是说，专利的获取与专利的执行之间的差异可能会越来越大。

2017年2月，Cleveland Clinic在弗吉尼亚州东区针对True Health Diagnostics LLC（“True Health”）提起了的专利侵权诉讼。 True Health根据12（b）（6）条款撤销了对涉诉专利的侵权指控。地区法院认为所主张的权利要求不符合§101规定的自然法规，并驳回了Cleveland Clinic的申诉，因其未能陈述权利要求。

Cleveland Clinic基金会和Cleveland Clinic HeartLab公司（统称“克利夫兰诊所”）对该决定提出上诉，因该决定主张其专利的部分权利要求是针对不符合适格条件的自然法则，从而导致其无效。涉诉专利公开了“诊断测试，可用于确定是否个体...有较低或较高风险发展为或已患有心血管疾病。”这些诊断测试“是基于冠状动脉疾病（CAD）患者的白细胞和血液髓过氧化物酶（MPO）水平显著升高的发现。”用于检测升高的MPO质量的示例性方法权利要求仅需要获得血浆样品并检测升高的MPO质量对照来自一般群体或表观健康受试者的MPO质量水平。

CAFC认同了True Health的争辩，即声称的发明是一种自然法则，因为它存在于自然界中，排除了人为干预，无论用于观察它的技术如何。 True Health进一步论述，以标准方式使用已知技术来观察自然法则既不会使权利要求针对除自然法则之外的其他内容，也不会提供额外的创造性概念。

克利夫兰诊所认为，地区法院没有对美国专利商标局公布的主题适格指南给予适当的尊重。克利夫兰诊所引用了USPTO指南的示例29，该示例提出了一种检测假设蛋白质的方法，包括获得血浆样品并检测蛋白质是否在样品中。在该示例中，USPTO表示该权利要求没有“引用或描述任何[不适格的概念]”，它不是针对自然法则并且符合§101的条件。

CAFC指出，美国专利商标局的指南 - 示例29与在先案例相矛盾，在先案例的类似权利要求被认为是不适格的。 “因此，我们拒绝遵循PTO的示例29-权利要求1，并得出结论认为地区法院在审议PTO的主题适格指南时没有错。”

因此，当专利申请人起草权利要求时，他们不仅应该考虑相对宽松的USPTO指南，还要考虑较不宽容的CAFC判例法，以确保其得到的专利可以执行。