浙知析法·426特别策划 | 恶意损害第三人利益的商标许可使用合同的效力判定

【裁判要旨】

双方当事人在明知案外人无锡小天鹅股份公司企业名称、注册商标知名度的情况下，仍通过签订企业名称及商标使用许可协议的方式进行分工合作，攀附他人商誉谋取非法利益，构成《合同法》第五十二条第二项规定的“双方当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的行为”，应认定相关使用许可协议无效。

鉴于被许可人系在明知侵权的情况下基于非法原因支付许可使用费，故合同被无效后不能产生返还财产的法律后果，应当依据《合同法》第五十九条，通过另行制作民事制裁决定书的方式对已支付的许可使用费予以没收。

【推荐理由】

缔结合同是当事人的自由，但是合同自由并非不受任何约束，如果双方签订的合同内容损及国家、集体或者第三人利益的，就应当被认定无效。本案双方当事人明知许可使用合同中的商业标识侵害他人知识产权，却仍然签订该合同，既损害了案外权利人的利益，也损害了相关消费者的利益。二审法院不仅认定涉案合同无效，而且对当事人基于该无效合同取得的财产予以没收，加大对知识产权领域违法行为的惩戒力度，体现了维护公平有序市场竞争秩序的司法导向。

【案例索引】

一审：慈溪市人民法院（2016）浙0282民初5413号

二审：宁波市中级人民法院（2017）浙02民终792号

再审：浙江省高级人民法院（2017）浙民再209号

【案情介绍】

天津美丽小天鹅科技有限公司（以下简称天津小天鹅公司）成立于2011年9月8日，经营范围为家用电器加工、制造、销售等。第8837659号鹅图形商标的注册人为王海生，核定使用商品为第7类洗衣机等，王海生授权天津小天鹅公司使用该商标并允许其再次授权第三方使用。浙江摩尔电器有限公司（以下简称摩尔公司）成立于2001年4月23日，经营范围为家用电器及配件制造、加工等。2012年4月11日，双方签订《授权公司、商标使用协议》，约定天津小天鹅公司授权摩尔公司在生产、经营、销售、推广洗衣机产品的过程中使用“天津美丽小天鹅科技有限公司”商号及第8837659号鹅图形商标，天津小天鹅公司不可再授权该商标给其他任何第三方使用，意向授权使用期限从2012年5月10日至2015年5月9日止，年费用分别为38万元、40万元、42万元。履行过程中，摩尔公司已支付前两期年费用共计78万元，第三期未付。

2014年11月5日，无锡小天鹅股份公司向广东省佛山市顺德区人民法院（以下简称顺德区法院）提起诉讼，指控天津小天鹅公司、摩尔公司生产标注“天津美丽小天鹅科技有限公司”的家电产品，构成不正当竞争。该院认为，天津小天鹅公司被诉行为具有明显的“搭便车”故意，构成不正当竞争；摩尔公司共同实施侵权行为，同样构成不正当竞争，该院遂判决该两公司停止侵权，连带赔偿经济损失25万元。后该院从摩尔公司账户划扣执行款266228.5元。

顺德区法院、佛山市中级人民法院另有多项生效判决认定，天津小天鹅公司于2011年10月起作为授权生产者，分别与多家生产企业共同制造、销售标注“天津美丽小天鹅科技有限公司”“天津小天鹅公司”字样的脱水机、洗衣机，将无锡小天鹅股份公司具有较高知名度的注册商标和字号作为企业名称中的字号使用，均构成不正当竞争。

2011年，无锡小天鹅股份公司以侵害商标专用权及不正当竞争纠纷为由以天津美丽小天鹅商贸有限公司等为被告向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，当时天津美丽小天鹅商贸有限公司的法定代表人为王海生，即天津小天鹅公司的股东之一。该案最终调解结案，调解书内容为天津美丽小天鹅商贸有限公司承诺变更其企业名称中“小天鹅”字号，并与该案其他被告共同向无锡小天鹅股份公司支付8万元。同年8月4日，天津美丽小天鹅商贸有限公司变更为“天津三金天鹅科技有限公司”。同年9月8日，王树本、王海生、天津三金天鹅科技有限公司作为投资人注册成立天津小天鹅公司。同年10月25日，天津三金天鹅科技有限公司将其持有的股权转让给曲增祥。

天津小天鹅公司向慈溪市人民法院起诉请求：解除其与摩尔公司签订的《授权公司、商标使用协议》；判令摩尔公司支付商标、企业名称使用费42万元，并赔偿利息损失；诉讼费及财产保全费由摩尔公司承担。摩尔公司反诉请求判令天津小天鹅公司：赔偿损失266228.5元；返还使用费78万元并承担反诉诉讼费。

【裁判内容】

慈溪市人民法院经审理认为

天津小天鹅公司和摩尔公司以授权方与被授权方的身份签订《授权公司、商标使用协议》，存在明显的侵权故意，旨在生产侵权产品，通过实施违反法律规定的不正当竞争行为来获取利益，系以合法形式掩盖非法目的，该协议应认定为无效。天津小天鹅公司应将已取得的78万元使用费返还摩尔公司。天津小天鹅公司要求摩尔公司支付第三期使用费的诉请于法无据，不予支持。关于266228.5元执行款的承担问题，基于天津小天鹅公司系侵权企业名称的注册人，且明确知晓使用“天津美丽小天鹅”文字系不正当竞争行为等情况，该院酌定该公司承担60%的赔偿责任，摩尔公司承担40%的赔偿责任，故天津小天鹅公司尚应支付摩尔公司159737.1元。

综上，该院遂于2016年12月5日判决：1.驳回天津小天鹅公司的诉讼请求；2.双方签订的《授权公司、商标使用协议》无效；3.天津小天鹅公司于返还摩尔公司使用费78万元；4.天津小天鹅公司支付摩尔公司赔偿款159737.1元；5.驳回摩尔公司的其余反诉诉讼请求。

天津小天鹅公司不服一审判决，向宁波市中级人民法院提起上诉。

宁波市中级人民法院经审理认为

本案的争议焦点为《授权公司、商标使用协议》是否有效。首先，《授权公司、商标使用协议》实质为天津小天鹅公司许可摩尔公司使用其商标及企业名称的许可使用合同。该类合同在签订之时系有可能损害第三人合法权益的合同，一审法院认定其为以合法形式掩盖非法目的系适用法律不当，予以纠正。其次，关于此类合同是否有效，第一，由于知识产权侵权判定过程较为复杂，不能苛求合同双方在涉案合同签订之时即对是否损害第三人知识产权作出准确判断，因此本案不宜适用《合同法》第五十二条第二款认定合同双方存在串通的恶意；第二，简单认定此类合同无效则有可能造成双方权利义务的不平等；第三，摩尔公司在合同签订后一段时间内依约履行合同义务，可以推定其已经具有认可合同效力的意思表示，其在第三人主张知识产权后又主张涉案合同无效的行为有违诚实信用和禁止反言原则。因此双方之间签订的涉案合同合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的合同义务。基于摩尔公司的违约情形，天津小天鹅公司有权行使法定解除权主张涉案合同解除。

综上，该院遂于2017年6月29日判决：1.维持一审判决第四项；2.撤销一审判决第一、二、三项；3.涉案《授权公司、商标使用协议》于判决生效之日解除；4.摩尔公司于判决生效之日起十日内支付天津小天鹅公司第三期许可使用费42万元及利息损失；5.驳回天津小天鹅公司其他上诉请求。

摩尔公司不服，向浙江省高级人民法院申请再审。该院于2018年1月16日作出民事裁定，提审本案。

浙江省高级人民法院再审认为：

1. 关于涉案《授权公司、商标使用协议》的法律效力。首先，该协议签订前，天津美丽小天鹅商贸有限公司在产品上标注“天津美丽小天鹅”的行为已被法院判决认定构成不正当竞争，并判令其停止在企业名称中使用“小天鹅”文字。该公司股东在变更该公司企业名称后立即成立天津小天鹅公司，继续在企业名称中使用“小天鹅”文字以谋取非法利益。故天津小天鹅公司以授权方身份签订《授权公司、商标使用协议》，意图通过授权摩尔公司使用涉案商标和企业名称，攀附他人商誉，其主观恶意明显。摩尔公司作为长期生产家用电器的企业，对于无锡小天鹅股份公司的“小天鹅”字号及商标理应知晓，却以被授权方身份签订《授权公司、商标使用协议》，在天津小天鹅公司对其生产、销售均不干涉的情况下，仍为本身并不具备市场知名度的涉案商标和企业名称支付每年约40万元的较高使用费，结合摩尔公司再审中的自认，摩尔公司存在“搭便车”的主观意图，双方构成恶意串通。其次，《授权公司、商标使用协议》履行过程中，相关法院生效判决认定天津小天鹅公司、摩尔公司共同实施了不正当竞争行为，该协议客观上已经造成损害第三人利益的法律后果，同时侵害了基于混淆误认作出购买行为的不特定消费者的利益，有损于国家公平竞争的市场经济秩序。故涉案协议属于双方当事人恶意串通，损害第三人利益的合同，应认定无效。2.关于涉案协议被认定无效的法律后果，以及摩尔公司被划扣的执行款的分担问题。天津小天鹅公司收取的78万元许可使用费因合同无效，一审法院判令返还摩尔公司，但从结果来看，摩尔公司自愿支付使用费表明其能够通过合同的订立和履行获取更高的收益，判令将使用费返还摩尔公司可能使其因合同无效重复获利。在摩尔公司具有明显主观过错的情况下，其基于非法原因向天津小天鹅公司给付的款项不能产生民法上返还的法律后果。而另一方面，因无效合同履行受到侵害的权利人已经通过诉讼途径获得了赔偿，对许可使用费亦不享有请求权。为维护公平有序的市场秩序，加大知识产权保护力度，再审将天津小天鹅公司非法收取的78万元许可使用费予以没收（另行制作民事制裁决定书）。关于摩尔公司被划扣的执行款，法律性质上属于双方因无效合同的订立受到的损失，由双方按照过错比例分别承担。

综上，该院于遂2018年7月27日判决：1.撤销二审判决；2.撤销一审判决第三项、第五项；3.维持一审判决第一项、第二项、第四项；4.驳回摩尔公司其余反诉诉讼请求。另行制作民事制裁决定书，对天津小天鹅公司向摩尔公司收取的78万元许可使用费予以没收。