贸促专商 | 创造性高低对功能性特征认定的影响

2022-12-20 19:25:00

以两个案例对侵权诉讼中功能性特征的认定和解释进行说明。

作者 | 田元媛中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

专利权人在撰写专利的权利要求时，希望权利要求具有一个较大的保护范围，能够涵盖一些说明书中未记载的具体实施方式，采用功能性限定的撰写方式满足了这一需求。但在侵权诉讼中，如果被诉侵权对象与专利说明书实施例的结构或方法步骤不完全相同时，就涉及认定功能性特征、圈定其保护范围的问题。从最高院的相关案件来看，涉及功能性限定的侵权案件中，涉案专利相对于现有技术的发明点的创造性贡献的大小以及被诉侵权产品相对于专利的改进/改变的创造性，也会成为影响功能性特征认定的内在因素。

以下面两个案例对侵权诉讼中功能性特征的认定和解释进行说明。

一、机动车辆刮水器的连接器案

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（2019）最高法知民终2号

在（2019）最高法知民终2号案件中，在权利要求1中限定了“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”，引发争议的原因是被诉侵权产品的安全搭扣的形状与涉案专利的说明书实施例不完全相同。争议的焦点在表面上看是该特征是否为功能性特征。如果认定为非功能性特征，则不需要依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条将被诉侵权技术方案的相应技术特征与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征进行比较，而是可以根据权利要求的文字记载来限定专利的保护范围，从而对上述功能性限定可以做更宽泛的解释。

笔者认为，尽管在二审判决中将原审认定的功能性特征重新认定为方位或者结构+功能性描述的非功能性特征，但上述争议的深层次焦点实际上是被诉侵权产品相对于专利的改进/改变相比于本专利的发明点是否具有足够的创造性高度，可以使之逃离涉案专利的功能性限定的保护范围。

涉案专利涉及机动车辆的刮水器的连接器，相比于现有技术，该专利的发明点在于：可在关闭位置和开放位置之间活动安装的安全搭扣，在关闭位置，搭扣保持锁定元件处于锁定状态。

具体地，在锁定位置，如涉案专利第[0056]段记载，“连接器42的锁定由搭扣74的垂直侧壁76的内表面77保证，内表面77沿爪60外侧表面59延伸。因此，搭扣74阻止爪60向连接器42外横向变形，因此连接器42不能从钩形端32解脱出来”。

也就是说，下图4和图5分别为搭扣74打开和关闭时的视图，锁定元件为爪60的形式，在安全搭扣74的关闭位置，安全搭扣74的内表面77面对爪60延伸以抵靠爪60的外侧表面59，用于防止爪60向其外侧弹性变形，保持锁定连接器42。

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被诉侵权产品已经具备了作为涉案专利发明点的安全搭扣的大部分特征，被诉侵权产品的安全搭扣可在打开和关闭两个位置移动，两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起，当安全搭扣处于关闭位置时，其侧壁内的凸起朝向弹性元件的外表面，可以起到限制弹性元件变形张开、锁定弹性元件并防止刮水器臂从弹性元件中脱出的效果。被诉侵权产品与本专利的差异仅在于安全搭扣的内表面的形状是“垂直于侧壁的凸起”。

因此，笔者认为，在上述案件中，将专利相对于其现有技术的创新性与被诉侵权产品与专利的差异性进行比较，被诉侵权产品相比于涉案专利的改变/改进的创造性水平不足以让其逃离涉案专利的掌控范围。

最终，最高院认为，该特征既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条意义上的功能性特征。被诉侵权产品在安全搭扣处于关闭位置时，安全搭扣两侧壁内表面垂直于侧壁的凸起朝向弹性元件的外表面，属于涉案专利权利要求1所称的“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”的一种形式，且同样能够实现“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”的功能。因此，被诉侵权产品具备与“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”这一技术特征相同的技术特征。

根据《解释（二）》第八条的内容，“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，……无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”，如果根据功能性特征的一般定义认定为功能性特征，创造性的评价发生在功能性特征认定之后，并且是在确定“不可缺少的技术特征”之后。但从该案可以看到，如果将权利要求的功能性限定认定为非功能性特征，则关于被诉侵权产品差异性的创造性评价发生在进行功能性特征判断之前，而且一旦认定为非功能性特征，由于不需要与“不可缺少的技术特征”比较，保护范围被扩大。

二、太阳灯案

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(2018)最高法民申1018号

(2018)最高法民申1018号案件的情况类似，最高院认为，本领域普通技术人员结合第一散热区以及第二散热区本身的含义以及权利要求1的整体技术方案，即可直接、明确地确定所述特征的具体实施方式，所述特征不属于用功能或者效果来限定保护范围，导致保护范围过于宽泛，应当根据《解释》第四条的规定进行限缩解释的情形。

申1018号案件的涉案专利涉及一种太阳灯，其相对于现有技术的发明点在于将灯罩用防水密封圈分为散热区和防水区，光源和电路板等需防水的部件位于防水区内并安装在散热板上，散热板延伸至散热区内，从而将光源和电路板散发的热量从散热区发散到周围环境，同时保持防水区的防水性。

被诉侵权产品也采用了防水密封圈将灯罩分为两个区域，光源、电路板安装在防水区内，散热板的安装方式也相同，其在防水区域以外的区域中有外延部分，唯一的区别在于，涉案专利的实施例中在散热区有散热孔，而被诉侵权产品在防水区之外的区域没有设置散热孔。

笔者认为，被诉侵权产品相对比涉案专利的改变的实质在于，散热区的散热方式从利用散热孔的对流散热变为辐射散热。将这种改进/改变与本专利的创新性相比较，显然被诉产品的改进/改变所具有的创造性高度不足以让其逃离涉案专利的控制范围。

三、小结

作为控辩双方，总结发明的发明点以及被诉产品相比于涉案专利改变/改进的技术实质，掌控二者的创造性比较结果，是侵权诉讼案件输赢的关键。专利权人通过在撰写时合理应用“结构”加“功能性”的限定，在维权时将该限定解释为非功能性特征，可以获得宽泛的保护范围。作为竞争对手，通过使产品设计相较于专利的差异具有足够的创造性高度，来实现有效的规避设计。

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