贸促专商 | 日本专利申请中的外文文件申请制度

作者 | 何杨  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 墨客

一、引言

随着中国经济规模的不断壮大，发展模式也在发生转变，即，从以前的劳动密集型向知识密集型转变。由此，中国企业的国际竞争力也不断增强，到海外开疆拓土的企业数量越来越多。

日本是中国一衣带水的邻国，其不光是经济大国，还是科技大国。中国企业走向海外，日本市场是不可忽视的战略要地。当今的知识经济时代，在产品进入其他国家之前，往往相关的知识产权就要先在相应的国家完成申请和布局。因此，中国企业加大在日本的知识产权布局是可以预见的趋势。

外国的专利申请进入中国时，都需要先翻译成中文才能提交给中国国家知识产权局，而且，除了PCT申请以外，其他途径提交的专利申请的外文原文都不能作为修改依据。但是，日本特许法（注：日本特许法对应于发明专利，日本的实用新型法对应于实用新型，日本的意匠法对应于外观设计）有一项与中国专利法不同的“外文文件申请（外国語書面出願）”制度，其特征之处在于，原始的外文文件可以直接提交，并且可以作为修改依据。

二、外文文件申请制度概要[1]

1. 概要

外文文件申请制度是希望获得专利的人可以随申请书附上经济产业省令规定的外文文件和外文摘要的制度（日本特许法第36条之2第1款）。即，日本允许通过外文递交专利申请，申请人可随日文专利申请书附具外文说明书、权利要求书、必要的附图以及摘要来递交专利申请。

外国人在日本申请专利时，通常会基于以外文提交的第一国的申请，根据《巴黎公约》要求优先权。仅承认日语申请的话，申请人将不得不在优先权日期限即将届满前同时提交日本专利申请及专利申请文件的日语译文，这种情况下，就必须在短时间内制作好日语译文。另外，由于可以将第一国申请原文作为日语译文的修改依据，使申请人不必将权利范围这一重大责任押注于一次翻译机会上。例如在首次翻译发生错误时，亦可以在申请过程中甚至授权后基于原文进行修改，使得发明无论在何时都有机会修改成合适的保护范围。

外文文件申请制度就是为了解决这样的问题而设计的。

2. 外文文件申请材料

2.1 申请书

即使是外文文件申请，申请人也需要提交日语写成的专利申请书。

2.2 外文文件和外文摘要

（1）申请人可以根据日本特许法第36条之2第1款和特许法施行规则第25条之4的规定，附上外文撰写的外文文件和外文摘要。以前，日本专利申请所允许的外文仅限于英文[2]，但是根据2022年11月1日施行的特许法施行规则第25条之4的规定，所述的外文为英文等外语，即，已经不再局限于英文。

（2）外文文件是指以下的（i）和（ii）的文件。

（i）将说明书和权利要求书应记载的事项用外文撰写的文件；

（ii）必要的附图且其中所含的说明用外文记载的内容。

（3）提交申请书、外文文件和外文摘要的情况下，该外文文件申请作为正规的特许申请被受理，其申请日得到承认。

2.3 译文

（1）外文文件申请的申请人应该自申请日（主张优先权的为最早优先权日）起1年4个月内提交与外文文件以及外文摘要对应的日语译文（特许法第36条之2第2款）。而在以前，相应的提交期限为自申请日或最早优先权日起1年2个月。[2]因此，现在规定的提交译文期限较之前已经有所延长。

另外，在特许法第36条之2第2款中规定的译文的提交日期内没有提交译文的情况下，会以特许厅长官的名义向申请人发出通知书。此时，申请人可以在该通知的日期起的2个月以内补交外文文件的译文（特许法第36条之2第4款和特许法施行规则第25条之7第4款）。

需要说明的是，关于附图，即使是在申请日提交的附图中不含有文字内容，也需要将附图整体作为译文的一部分进行提交。

（2）外文文件的译文被视为附具于申请书而提交的说明书等，外文摘要的译文被视为附具于申请书而提交的摘要（特许法第36条之2第8款）。

2.4 误译订正书

（1）外文文件申请的申请人出于订正误译的目的而对说明书等进行修改时，应该提交记载有误译订正理由的误译订正书，而不是手续补正书（第17条之2第2款）。

（2）外文文件申请的申请人除了要对误译进行订正以外还想对说明书等进行通常的修改时，可以将通常的修改所对应的修改事项包含于误译订正书中。

3. 没有提交译文时的处理方式

3.1 没有提交“外文文件（除了附图）”的译文时

在第36条之2第2款以及第4款规定的译文的提交期限内没有提交除了附图之外的外文文件的译文时，该外文文件申请被视为撤回（第36条之2第5款）。

3.2 没有提交“外文文件”的附图译文时

没有将附图作为译文提交时，虽然并不将专利申请视为撤回，但是，视为在申请书中没有附具附图。

3.3 没有提交摘要译文时

即使摘要的译文没有在第36条之2第2款以及第4款规定的译文的提交期限内提交，也不会将申请视为撤回。但是，在没有提交该译文的情况下，该申请会成为补正命令和程序驳回的对象（第17条第3款第2号和第18条第1款）。

4. 关于外文文件申请的说明书等的补正

4.1 作为补正对象的文件

在外文文件申请中，翻译好的说明书等成为补正的对象。对于原始的外文文件和外文摘要，则不能够进行补正（第17条第2款）。

4.2 能够对说明书等进行补正的时期

在外文文件申请中，能够对说明书等进行补正的时期与通常的专利申请中能够对说明书等进行补正的时期相同。另外，进行通常的补正也好，进行误译订正的补正也好，能够进行补正的时期是相同的。

5. 关于外文文件申请的拒绝理由

关于外文文件申请，除了在通常的专利申请中被当作拒绝理由的情况之外，以下情况也构成拒绝理由。

5.1 原文新事项的追加

关于外文文件申请，说明书等记载的事项包含并非外文文件记载的事项的范围内的内容时，构成拒绝理由。

5.2 译文新事项的追加

关于外文文件申请，通过利用程序补正书的补正，补正后的说明书等记载的事项包含并非以下的（i）或（ii）的文件记载的事项的范围内的内容时，构成拒绝理由。

（i）在没有提交误译订正书的情况下，被视为附具于申请书而提交的说明书等的译文；

（ii）在提交误译订正书而对说明书等进行补正的情况下，译文或其补正后的说明书等。

简而言之，①译文不能超出原文记载范围，②对译文的补正不能超出译文（有译文更正的以更正后的译文为准）的记载范围。

三、外文文件申请流程和相关规定[3]

申请流程示意图

2. 外文文件和译文的法律定位

（1）审查和专利权的对象

将译文视为附具于申请书的说明书、权利要求书和附图来进行审查，专利权基于译文而产生。

（2）外文文件的法律定位

外文文件被定位为公开有申请日的发明内容的文件，先行技术效果（用于抵触申请、重复授权等的判断）、日本国内优先权的效果基于外文文件而产生。

3. 说明书、权利要求书或附图等的补正

（1）说明书、权利要求书或附图的补正时期

关于外文文件申请，可以对说明书、权利要求书或附图的译文进行补正的期限与通常的日文申请相同，但是，在译文提交前，不能够进行补正。

（2）对于说明书、权利要求书或附图的译文出于订正误译的目的进行补正时，应当提交误译订正书。

（3）对于外文文件和外文摘要的原文，不能够进行补正。

4. 拒绝理由或者无效理由

（1）外文文件中没有记载的新事项的处理方式

外文文件中没有记载的新事项记载于译文中时，该专利申请存在拒绝理由、无效理由。

（2）未记载于译文中的新事项的处理方式

除了误译订正的情况以外，追加未记载于译文中的新事项的补正，构成拒绝理由。

5. 专利的订正

在订正审判或者无效审判中的订正，只要满足没有实质上扩大、变更权利要求的范围等的规定要件，就可基于外文文件的记载承认对误译的订正。

6. 外文文件等的公开

在申请公开公报中，登载译文和外文文件、外文摘要，同时，以订正误译为目的的修改也要登载于公报中。

7. 实用新型法还不承认外文文件申请。

四、外文文件申请的审查[1]

1. 概要

就外文文件申请而言，外文文件申请的审查基于日文译文来进行。该审查在以下的（i）至（iii）方面与通常的专利申请不同，其他方面相同。审查员对原文新事项和译文新事项进行判断。

（i）在说明书、权利要求书或者附图（称为“说明书等”）中存在原文新事项构成拒绝理由；

（ii）判断是否包含“新事项”的对象是译文；

（iii）对于说明书等的补正，除了程序补正书以外，有时通过误译订正书来进行。

2. 原文新事项

对于外文文件申请，说明书等记载的事项并没有记载于外文文件时，构成拒绝理由。

外文文件申请的情况下，在申请时提交记载有发明内容的文件（相当于通常的专利申请中的说明书、权利要求书、附图的文件）是外文文件。因此，将外文文件中没有记载的事项通过之后的译文的提交或者补正进行追加这一作法是不被接受的。由此，说明书等中存在原文新事项时，构成拒绝理由。

关于原文新事项的判断，审查方法如下：

（1）审查员通常在外文文件和说明书、权利要求书和附图的内容一致的前提下，对说明书等进行实质审查。审查员仅在外文文件与说明书等的一致性产生疑义的情况下，将外文文件和说明书等进行对照。

（2）在发出拒绝理由、驳回决定等时，审查员在指出相当于原文新事项的全部事项的同时，还会具体说明相应的理由。

（3）申请人可以对存在原文新事项的拒绝理由通知书提交补正书或者误译订正书而对说明书等进行修改，或者通过意见陈述书等进行争辩、释明等。

通过修改、争辩、释明，使得审查员得到说明书等不存在原文新事项的心证的情况下，拒绝理由得以消除。审查员不改变心证的情况下，可以基于存在原文新事项的拒绝理由做出驳回决定。

（4）在说明书等的记载不自然或者不合理的情况下，会导致审查员怀疑说明书等存在原文新事项。但是，在由于说明书等的记载不自然或者不合理到不满足特许法第36条的记载要件的程度，而发出不符合特许法第36条规定的拒绝理由通知书时，不管是否怀疑存在原文新事项，审查员可以不对照外文文件而发出拒绝理由通知书。

3. 利用误译订正书的补正

外文文件申请的申请人出于订正误译的目的对说明书等进行补正时，应当提交记载有误译订正理由的误译订正书，而不是补正书。这是为了明确译文修改的事实，以减轻第三人的监视负担和审查员的审查负担。

利用误译订正书对说明书等进行修改的手续与利用补正书进行补正的手续不同，通过明示误译的内容、订正的理由等，对第三人、审查员明示误译订正的内容是外文文件记载事项范围内的正当补正。因此，误译订正书必须遵从特许法施行规则所规定的样式。

4. 对订正理由进行说明所必需的资料

（1）为了使本领域技术人员容易理解误译订正内容及其理由是正当的而需要资料的情况下，申请人应当附具“对订正理由进行说明所必需的资料”。

（2）需要使用资料来体现误译订正内容及其理由是正当的情况是指，例如，像对专门术语的误译进行订正的情况那样，为了体现该误译订正的内容是妥当的而需要辞典等资料的情况。该情况下，申请人将辞典等的相应页的副件作为对订正理由进行说明所必需的资料来附具。

（3）对订正理由进行说明所必需的资料与其他的修改部分相同的情况下，申请人可以将该情况记载于“订正的理由等”栏中，省略资料的附具。

五、小结

日语在中国国内还属于小语种的范畴，基础人才的数量远不如英语人才的数量。而且，对于专利翻译而言，不仅要懂得技术，还要懂得法律，所以将中文专利翻译成日文专利的难度很高，翻译人员经常会因为对术语理解有偏差、对技术方案理解不到位，导致翻译出现问题，甚至在翻译的过程中产生漏译这样的重大问题。这样的翻译文件直接提交到日本特许厅的话，无疑会给专利申请人带来很大的风险和损失。

对此，中国申请人可以活用日本专利申请中的外文文件申请制度，不光可以有原始中文文件作保底文件，而且，日文说明书等的实际提交时间也比巴黎公约规定的时间长了4个月，再者，即使没有按时提交，还有利用审查员通知期限提交的最后机会。可以说在文件修改依据和期限上，都给了申请人相当的优待。站在申请人的立场上，这一制度也是给自己的权利加上了一份保险。希望中国申请人知悉该项制度，让其为自身利益的确保发挥合适的作用。

参考文献：

[1] 日本《特许・实用新型审查基准》第VII部分，2015年。

[2] 聂宁乐著，《日本专利申请指南》，知识产权出版社，2015年。

[3]日本《申请的程序》第二章第十节，2022年。

联系作者

何  杨

中国贸促会专利商标事务所

东京办公室 化工处

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