附文字版案例 | 北京知产法院发布规制商标恶意注册十大典型案例

来源 | 北京知识产权法院

编辑 | 布鲁斯

12月14日，北京知识产权法院召开新闻发布会，通报规制商标恶意注册专项审判工作情况并发布规制商标恶意注册十大典型案例。

本次发布会由党组成员、政治部主任路光主持，发布人为北京知识产权法院党组成员、副院长宋鱼水和专业法官会议商标委员会主任周丽婷。

来自市人大、市政协、海淀区工商业联合会、中华商标协会的代表，10余家中央及地方新闻媒体现场参加了本次发布会。

宋鱼水副院长介绍，当前，商标恶意注册现象依然屡禁不止，不法行为人通过将公共资源、社会热点、突发事件中的特有词汇，名人姓名、他人在先知名品牌等具有较高公众关注度的标志抢注为商标，意图利用其所具有的“流量”及附加商业价值，变现为不正当商业利益，不仅严重损害权利人的合法利益，还会扰乱我国商标注册管理秩序和市场竞争秩序，损害社会公共利益。规制商标恶意注册，营造公平有序的法治化营商环境，是社会各界广泛共识，也是北京知识产权法院始终坚持的司法态度。在案件审理中，北京知识产权法院依法运用商标法相关条款，密织规制恶意注册的法律之网，加大对恶意注册的打击力度，形成规制商标恶意注册的典型案例予以发布。

发布会上，北京知识产权法院法官周丽婷发布了规制商标恶意注册十大典型案例。其中，行政案件涵盖了商标法绝对条款和相对条款的适用，规制主体包括商标注册人及商标代理机构，进一步明确了商标恶意注册的判断维度和认定标准；民事案件既包括对商标权人滥用权利行为的规制，也包括对侵权恶意明显、侵权后果严重的侵权人依法适用惩罚性赔偿的案件。旨在规范市场主体的经营行为，帮助企业提高维权能力，维护商标注册管理秩序和公平竞争的市场秩序，营造良好的营商环境和创新环境。

“商标的价值在于使用，商誉应当通过诚信经营不断积累，试图以‘搭便车’‘蹭热度’‘傍名牌’的方式‘走捷径’是行不通的。加大对商标恶意注册的打击，维护公平竞争的市场秩序，无疑是给创新主体吃下了‘定心丸’，对于促进我国经济高质量发展具有重要意义。此次发布典型案例基本涵盖了商标恶意注册的具体情形，裁判尺度统一、说理清晰，具有很强的指引作用。”中华商标协会秘书长吴东平表示。

“商标是企业的重要无形资产，习近平总书记曾经提出‘三个转变’，即‘推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变’，在这三个转变的过程中，商标的重要作用都是毋庸置疑的。人民法院应当加强与相关部门的沟通协作，持续强化对商标恶意注册的打击力度，积极营造诚实信用的市场氛围，不断为我国品牌强国建设提供助力。”市政协委员柳文超说道。

下一步，北京知识产权法院将继续发挥商标法各条款在规制商标恶意注册方面的协同和衔接作用，探索在商标民事案件中加大对恶意注册并滥用商标权行为的规制力度，发挥司法保护作用，遏制商标恶意注册行为，为营造法治化营商环境聚力赋能。

北京知识产权法院

规制商标恶意注册典型案例

案例一：

短期内进行大量商标注册申请，且无法证明真实使用意图或提供其他正当理由的，构成商标法第四条第一款所指“不以使用为目的的恶意注册”。

【裁判要旨】

民事主体申请注册商标，应当有真实的使用意图，以满足自身商标使用需求为目的，申请注册商标的行为应具有合理性、正当性。审查判断申请商标是否属于商标法第四条第一款规定所指情形，可以考虑申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标的数量、指定使用的类别、商标交易情况，申请人所在行业、经营状况，以及申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况等因素。短期内在多个商品或服务类别上申请注册大量商标，明显超出正常的生产经营需要，且无法证明具有真实使用意图或其他正当理由的，应认定为不以使用为目的的恶意注册。

【案情简介】

诉争商标“王子”由某酒业公司于 2021 年 5 月 14 日申请注册，指定使用在第 33 类米酒、酒精饮料（啤酒除外）等商品上。国家知识产权局认为，诉争商标的注册申请违反了商标法第四条第一款规定，故对其注册申请予以驳回。

北京知识产权法院一审经审理查明，某酒业公司 2020年 8 月 26 日成立，经营范围包括酒类经营、食品销售、日用百货销售。该公司在第 3、18、32、33、35 类等多个商品或服务类别上累计申请 340 余件商标，其中仅在 2020 年至2021 年间就累计申请 300 余件商标。北京市高级人民法院二审补充查明，某酒业公司申请注册的 300 余件商标包括“迈巴赫”等与他人商标相近的商标。

一、二审法院均认为，在案证据无法证明诉争商标存在实际使用情况，亦无法证明某酒业公司具有真实的使用意图或存在其他正当理由。根据某酒业公司申请注册商标的时间跨度、申请数量、指定使用的商品和服务类别等情况，可以认定某酒业公司申请注册包括诉争商标在内的大量商标的行为，已超出正常经营活动需要，构成商标法第四条第一款所指“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形。

案例二：

商标申请人的现任或原任法定代表人、高级管理人员等工作人员曾在他人处任职，明知他人在先使用的商标，而在类似商品上抢注与之近似商标的，违反商标法第十五条第二款规定。

【裁判要旨】

商标法第十五条第二款规定的“其他关系”，是指存在第十五条第一款规定以外的特定关系，而能够知道他人未注册商标存在且应予主动避让的情形，包括商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系、劳动关系、营业地址邻近等关系。商标申请人的现任或原任法定代表人、高级管理人员等工作人员曾在他人处任职，构成该款规定的“其他关系”。通过以上关系明知他人在先使用的商标，而在类似商品上抢注与之近似商标的，违反商标法第十五条第二款规定。

【案情简介】

诉争商标由某教育公司于 2018 年 3 月 16 日申请注册，核定使用在第 41 类培训、教育、安排和组织会议等服务上。国家知识产权局认为，诉争商标的注册未构成 2013 年商标法第十五条第二款所指情形，但违反该法第三十二条规定，故对诉争商标在培训、教育服务上予以无效宣告，在其余服务上予以维持。

北京知识产权法院一审经审理认为，在案证据能够证明某学院的“发树”标识在诉争商标申请日前已经被使用并具有一定影响。诉争商标与该学院所使用的“发树”标识构成近似标志，且诉争商标核定使用的“安排和组织会议、组织文化活动”等服务与该学院的“发树”标识实际使用的开学典礼、MBA 教育培训等业务构成类似服务。该学院曾与某教育公司的原法定代表人何某存在劳动人事关系，某教育公司在知晓该学院在先使用“发树”标识的情况下，仍在类似服务上申请注册与之近似的诉争商标，已构成 2013 年商标法第十五条第二款所指情形。一审判决作出后，各方均未提起上诉，一审判决生效。

案例三：

商标申请人申请注册包含地理标志的商标，却无法证明指定使用商品来源于地理标志保护产品的保护范围的，应当认定诉争商标的使用容易误导公众。

【裁判要旨】

商标法关于地理标志保护的规定，旨在避免并非来源于地理标志所标示地区的商品使用包含地理标志的商标误导公众，从而保证使用包含地理标志商标的商品所具有的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地理标志所标示地区的自然因素或者人文因素所决定。若并无证据证明商品来源于地理标志保护产品的保护范围，仍申请注册包含地理标志的商标，应当认定该商标的使用容易误导公众。

【案情简介】

诉争商标“老鹰茶”由某茶业公司于 2015 年 4 月 20 日申请注册，指定使用在第 30 类“茶”等商品上。国家知识产权局经审查认为，诉争商标的注册违反 2013 年商标法第十六条第一款的规定，裁定诉争商标予以无效。

北京知识产权法院一审经审理查明，2012 年 7 月 31 日原国家质量监督检验检疫总局批准“老鹰茶”为国家地理标志保护产品，地理标志保护产品的保护范围为四川省石棉县美罗乡、丰乐乡、挖角乡、草科乡、栗子坪乡、新棉镇 6 个乡镇现辖行政区域。

一审法院认为，在案证据显示“老鹰茶”已经于诉争商标申请日前被批准为国家地理标志保护产品，地理标志保护产品保护范围为四川省石棉县美罗乡等 6 个乡镇现辖行政区域。“老鹰茶”作为茶叶的一种，其口感、质量与其生长的环境具有密切的关联。某茶业公司位于四川省成都市，老鹰茶（红茶）加工工艺技术指导地点在四川省邛崃市，在案证据不足以证明诉争商标“老鹰茶”核定使用的茶商品来源于四川省石棉县 6 个乡镇，诉争商标的使用容易误导公众，使相关公众对该商品的产地产生误认。因此，诉争商标的注册违反了 2013 年商标法第十六条第一款的规定。一审判决驳回某茶业公司的诉讼请求。北京市高级人民法院二审维持原判。

案例四：

有一定影响的电视栏目、节目名称构成商标法第三十二条规定的在先权利，商标申请人在同一种或类似商品上抢注与之相同或近似的商标，应受商标法第三十二条的规制。

【裁判要旨】

电视栏目、节目具有商品的属性，有一定影响的电视栏目、节目名称属于反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的商品名称”，构成商标法第三十二条规定的“在先权利”的保护范围。因此，商标申请人在同一种或类似商品上抢注与他人有一定影响的电视栏目、节目名称相同或相近的商标，易使相关公众误认为商标申请人与该在先权利所有人存在特定联系，已构成商标法第三十二条规定的“损害他人现有的在先权利”的情形。

【案情简介】

诉争商标“远方的家 深度旅游顾问 Journey Ahead”由某文化产业公司于 2014 年 3 月 5 日申请注册，指定使用在第 16 类期刊、书籍、新闻刊物等商品上。国家知识产权局认为，诉争商标的注册违反了商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”之规定，故决定对诉争商标不予核准注册。

北京知识产权法院一审经审理认为，《远方的家》是一档由中央电视台中文国际频道播出的大型日播旅游栏目，在案证据能够证明《远方的家》栏目早于诉争商标申请日之前即开始播出且为相关公众所知晓，已经与中央电视台形成了较强的对应关系，中央电视台对“远方的家”享有商品名称在先权益。诉争商标包含了“远方的家”栏目名称，与他人有一定影响的商品名称构成近似标识。从某文化产业公司对诉争商标实际使用的情况来看，某文化产业公司运营发行的《Journey Ahead 远方的家》杂志为一款旅游杂志，与《远方的家》栏目的节目内容具有密切关联。诉争商标的使用容易使相关公众误以为相关杂志是由中央电视台提供或与中央电视台具有关联关系，从而对商品来源产生混淆、误认。因此，诉争商标申请注册违反了商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”之规定。综上，一审判决驳回某文化产业公司的诉讼请求。各方均未提起上诉，一审判决生效。

案例五：

商标申请人以不正当占用公共资源为目的，大量申请注册公共事件词汇、公共文化资源名称等商标的，构成商标法第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”。

【裁判要旨】

商标法第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的商标注册行为。商标申请人大量申请注册公共事件词汇、公共文化资源名称商标，具有不正当占用公共资源的主观故意，应认定为商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。

【案情简介】

诉争商标“泉城百花园”由李某于 2020 年 3 月 6 日申请注册，指定使用在第 45 类服装出租、婚介服务等服务上。国家知识产权局认为，诉争商标的注册违反商标法第四十四条第一款的规定，故裁定对诉争商标予以无效。

北京知识产权法院一审经审理认为，“泉城百花园”系朱家峪公司运营的田园综合体项目名称，诉争商标“泉城百花园”与该项目名称相同，且除诉争商标外，李某还在多个商品和服务上申请注册了 170 余件商标，其中包括“方舱”“逆行者”“火神山”“雷神山”“章邱古城”“泉乡药谷”等多件涉疫商标或与济南市章丘区开发的项目名称近似的商标。李某的上述行为已明显超出正常的商业使用目的，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境。因此，诉争商标的注册已构成商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。综上，一审判决驳回李某的诉讼请求。各方均未提起上诉，一审判决生效。

案例六：

商标代理机构为达到规避法律之目的，假借其前高管名义申请注册商标，该商标注册行为可视为商标代理机构的行为，应受商标法第十九条第四款的约束。

【裁判要旨】

商标法第十九条第四款明确了商标代理机构禁止注册商标的情形，其立法目的在于保护公共利益，防止商标代理机构利用熟悉商标注册流程的便利条件或优势，恶意抢注他人商标牟利，扰乱商标注册秩序。禁止商标代理机构假借与其有特定关系的主体之名义申请注册商标，符合该条款的立法目的。为规制个别商标代理机构协助甚至直接从事恶意申请、恶意囤积的乱象，维护良好的市场经济秩序和商标管理秩序，对于商标代理机构假借其前高管名义申请注册商标的行为，可视为商标代理机构的行为，应受商标法第十九条第四款的约束。

【案情简介】

诉争商标“步步高”由姚某于 2019 年 7 月 4 日申请注册，核定使用在第 29 类“以果蔬为主的零食小吃、腌制水果、木耳”等商品上。国家知识产权局认为，诉争商标的注册违反商标法第十九条第四款等规定，裁定对诉争商标予以无效。北京知识产权法院一审经审理查明，某知识产权代理公司成立于 2012 年，姚某曾为该公司股东和高级管理人员，在诉争商标申请日前约 20 日，即 2019 年 6 月 14 日起，不再担任该公司高级管理人员。

一审法院认为，姚某虽非商标代理机构，但其与商标代理机构存在特定关系，且姚某在多个类别商品及服务上申请注册的 60 余件商标绝大多数系该商标代理机构代理注册，同时姚某名下多件商标正在商标交易平台挂售，综合在案证据可以认定，诉争商标系商标代理机构为达到规避法律之目的假借姚某之名申请注册，姚某的商标注册行为可以视为商标代理机构的行为，该行为违反了诚实信用原则，应受到商标法第十九条第四款的约束。故一审判决驳回姚某诉讼请求。各方均未提起上诉，一审判决生效。

案例七：

针对行为人恶意跨类抢注他人网络环境下驰名商标的行为，应充分考虑互联网环境下行为人的主观恶意、相关商品或服务的受众是否高度重合等因素，合理确定驰名商标跨类保护的范围。

【裁判要旨】

在认定网络环境下的商标是否构成驰名商标时，应当充分考虑移动互联网环境下信息传播的特点和传播速度、品牌影响力的建立和辐射范围等，综合考虑驰名商标认定的各项要素，不应片面、机械地考虑商标使用的时间长短因素。针对行为人恶意跨类抢注他人网络环境下驰名商标的，应充分考虑行为人的主观恶意程度、相关商品或服务的受众是否高度重合等因素，合理确定驰名商标跨类保护的范围，加大对恶意抢注行为的规制力度。

【案情简介】

诉争商标“快手老铁”由某酒业销售公司于 2017 年 8月 29 日申请注册，核定使用在第 35 类“会计”服务上。引证商标由某信息技术公司于 2015 年 11 月 14 日获准注册，核定使用在第 41 类“节目制作、娱乐”等服务上。国家知识产权局认为，诉争商标的注册未违反商标法第十三条规定，故裁定诉争商标予以维持。

北京知识产权法院一审经审理认为，在案证据能够证明在诉争商标申请日之前，某信息技术公司的“快手及图”商标已经进行了长期、广泛的使用和宣传，广为相关公众所知晓，构成使用在“节目制作、娱乐”等服务上的驰名商标。诉争商标为文字“快手老铁”，完整包含“快手及图”的显著识别文字“快手”，且“老铁”亦为某信息技术公司在先注册、使用的商标，故诉争商标构成对“快手及图”的复制、摹仿。虽然诉争商标核定使用的“会计”服务与“节目制作、娱乐”等服务存在差异，但考虑到“节目制作、娱乐”等服务均为快手平台提供的面向普通消费者的服务。其中“节目制作”主要面向平台内视频制作者，“娱乐”服务主要面向普通观众。鉴于快手平台的注册用户高达 7 亿，几乎为全民参与的短视频平台，故其服务的对象必然包含“会计”服务的对象，上述服务的对象具有重合性。此外，基于快手平台的巨大流量，从事“会计”服务的主体亦有可能通过该平台进行宣传，二者在服务内容上可能存在联系。因此，相关公众看到使用在“会计”服务上的诉争商标时，容易将其与“快手及图”商标建立相当程度的联系，误认为其服务来源于某信息技术公司或存在特定联系，削弱驰名商标的显著性，致使某信息技术公司的合法利益受到损害。因此，诉争商标的注册构成商标法第十三条第三款所指情形，依法应当予以无效。一审宣判后，各方均未提起上诉，一审判决生效。

案例八：

行为人明知其获准注册的商标具有重大权利瑕疵，仍以攫取不正当商业利益、损害他人合法权益为主要目的，向他人发送警告函、提起工商投诉，该行为严重违反诚实信用原则，构成滥用商标权的行为。

【裁判要旨】

申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。商标注册人明知其获准注册的商标具有重大权利瑕疵，仍以攫取不正当商业利益、损害他人合法权益为主要目的，向他人发送警告函、提起工商投诉等，该行为严重违反诚实信用原则，构成滥用商标权的行为。被侵害人为维护自身正当权益、应对商标注册人滥用商标权行为所支出的必要费用，商标注册人依法应当承担赔偿责任。

【案情简介】

某旅游公司起诉主张，某科技公司明知某旅游公司的“古北水镇”企业字号及未注册商标的知名度，仍在第 33类酒商品、第 25 类服装等商品上申请注册“古北水镇”商标，并先后向某旅游公司发送侵权警告函、向工商提起商标侵权投诉，要求某旅游公司停止在酒产品包装上使用“古北水镇”商标。某科技公司的涉案行为侵害了该旅游公司合法权益，导致该旅游公司正当申请注册“古北水镇”商标受到阻碍，其行为扰乱了商标注册秩序，亦违反了诚实信用原则，构成不正当竞争，故诉至法院，请求判令某科技公司赔偿其经济损失和合理开支共计 50 万元，并刊登声明消除影响。

北京知识产权法院二审审理认为，某科技公司系在知晓其申请注册“古北水镇”商标行为具有不正当性的情况下取得涉案商标的注册，其在发送侵权警告函、提起工商投诉时亦知晓获准注册的涉案商标权利基础存在重大瑕疵，但仍以攫取不正当商业利益、损害他人合法权益为主要目的行使涉案商标专用权。某科技公司的涉案行为严重违反诚实信用原则，构成滥用商标权的不正当竞争行为。某旅游公司为维护自身正当权益、应对某科技公司滥用商标权行为所支出的必要费用，属于因前述行为所导致的直接经济损失，某科技公司依法应当承担赔偿责任。综上，北京知识产权法院二审判决驳回上诉，维持北京市东城区人民法院一审判决。

案例九：

当事人违反诚实信用原则，以非善意取得的商标权对他人的正当使用行为提起商标侵权诉讼，构成权利滥用。

【裁判要旨】

商标权的取得和行使均应遵守诚实信用原则。当事人违反诚实信用原则，以非善意取得的商标权对他人的正当使用行为提起侵权之诉，不仅损害他人合法权益，也扰乱了市场公平竞争秩序，构成权利滥用，对其诉讼请求，依法应当不予支持。

【案情简介】

马某起诉主张，其于 2008 年 5 月 6 日在第 14 类珠宝首饰商品上申请注册“jiaoren 骄人”商标，2010 年 3 月 28日核准注册，并已使用该商标生产销售“骄人”品牌系列钻石。马某发现某珠宝首饰公司在京东公司平台店铺销售“骄人”系列的戒指、项链，认为某珠宝首饰公司、京东公司的涉案行为侵害其商标权。故起诉至法院，请求法院判令某珠宝首饰公司、京东公司立即停止侵权行为，并赔偿其经济损失和合理开支共计 5 万元。

北京知识产权法院二审审理认为，综合考虑涉案标识的显著性及近似程度、马某申请注册“jiaoren 骄人”商标的主观意图、涉案标识的实际使用情况及马某申请注册的其他商标情况等因素，能够认定马某申请注册“jiaoren 骄人”商标的行为违反诚实信用原则，其在本案中主张权利的基础不具有正当性。同时，在先生效判决已认定某珠宝首饰公司的关联公司在马某申请“jiaoren 骄人”商标之前已实际在先使用“骄人”作为产品名称，并据此对马某的诉讼请求予以驳回。现马某再次以相同理由就某珠宝首饰公司在京东公司平台销售“骄人”系列钻饰的行为提起本案诉讼，主观上难谓善意。在案证据不足以证明马某对“jiaoren 骄人”商标具有真实的使用意图或使用事实，马某向正当使用“骄人”标识的某珠宝首饰公司提起商标侵权诉讼并要求赔偿，构成权利滥用。综上，北京知识产权法院二审判决驳回上诉，维持北京市西城区人民法院一审判决。

案例十：

侵权人从商标到产品包装、宣传语、销售方式等各个方面，针对权利人的在先知名品牌进行“全方位”摹仿，且存在“真假混售”的行为，侵权人攀附权利人商誉的主观恶意明显，侵权后果严重，应当适用惩罚性赔偿。

【裁判要旨】

“品牌效应”具有综合性、复杂性，其不单单蕴藏在单一商标中，企业生产经营的各个环节均可以成为品牌商誉的载体。因此，不同于仅针对单一商标的侵权行为，“全方位”品牌摹仿对品牌形象和权益的打击更大。其具体行为模式可能包括：注册和使用与权利人商标相近似的商标、抄袭包装装潢、将“正品”与“仿品”混搭销售、使用引人误解的宣传语等。对于此类针对在先知名品牌进行“全方位”摹仿的严重侵权行为，应当适用惩罚性赔偿，不仅有利于维护权利人的合法权益和广大消费者权益，更有助于营造诚信有序的市场竞争秩序。

【案情简介】

某利口酒公司系“野格”等系列商标的商标权人，相关商标核定使用在第 33 类酒等商品上。该公司主张某酒业公司未经许可将与其商标相近似的“野格哈古雷斯”“YEGE”“野格狩猎者”等标识使用在“利口酒、啤酒、功能饮料”等商品上，还抄袭其产品包装、装潢，使用容易引人误解的宣传等，构成对其商标权的侵害及不正当竞争行为，应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的法律责任。

北京知识产权法院一审经审理认为，某利口酒公司的“野格”系列商标经过长期的宣传和使用，为我国相关公众所熟知，已构成“利口酒”商品上的驰名商标。某酒业公司未经许可将与某利口酒公司商标相近似“YEGE”“野格狩猎者”等标识使用在“利口酒、啤酒、功能饮料”等商品上，且仿冒某利口酒公司同类产品的包装装潢，使用容易引人误解的宣传用语，还将侵权产品与某利口酒公司同类产品混合销售，上述行为侵害了某利口酒公司的注册商标专用权，同时构成不正当竞争。并且，在某利口酒公司多次发布维权声明并发送警告函后，某酒业公司仍继续实施侵权行为，具有明显的侵权故意。根据上述事实，对于某酒业公司的行为应当适用惩罚性赔偿。综上，一审判决某酒业公司停止侵权并消除影响，赔偿某利口酒公司经济损失 1000 万元。一审判决作出后，某酒业公司不服提起上诉，北京市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

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封面来源 | 知产北京