基于美国相关案例对专利法上等同范围的解读
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作 者 | 徐卓斌 上海市高级人民法院知识产权庭法官、中国社科院法学博士
（本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）
专利法等同理论的目的，是防止专利上的欺骗行为，阻止他人窃取发明的利益。[1]所有有效的发明专利，均已经过专利局的实质审查，经历了创造性（非显而易见性）等授权条件的考验，都是依法应当保护的排他性权利，其所应得到的法律保护的程度和力度，应当是标准一致的，就等同理论的适用而言，也应该是一致的。联邦最高法院也认为，等同理论不仅适用于先驱性的或重要的发明，也适用于由旧成分组合而成但能产生新的有用结果的次级发明。[2]但是，发明事实上存在高下之别，有的发明取得了突破性的进展，而有的发明只不过满足了非显而易见的标准而获得授权。所谓非显而易见的标准，其判断主体是本领域的普通技术人员，因此一般的发明与有突破性进展的发明相比在质量上显然存在差距，如果将两者等量齐观，于高质量的发明而言显得有些不公平。因此对于不同质量的发明给予不同程度的保护力度，具有一定的合理性。所谓保护的力度，除了体现为较高数额的赔偿额，重要的甚至可以说是最为重要的方式是在等同范围上进行区别，对于高质量发明给予较宽的等同物范围，即是加大了保护的力度。
一先驱发明的等同范围
所谓的先驱发明（pioneer invention，相当于中国专利法上的开拓性发明）是指那些在技术上取得了重大进步、显著进展、实质性突破的发明。联邦最高法院首度承认这一概念是在1889年的莫利缝纫机（Morley Sewing-machine）公司诉兰卡斯特（Lancaster）案，该案涉及一种自动缝纽扣机器专利。联邦最高法院认为，莫利公司是首家成功生产出自动缝纽扣机的公司，应被授予自由解释权利要求的权利。它并非仅是基于现有可获得相同效果的机器的改进者，如是如此，它仅可以获得更为狭窄的权利要求解释。如果一种发明是首创的，其所实现的机械功能整体上是全新的，此后所有采用实质相同方式、实现相同效果的机器，都将落入专利保护范围，尽管后来的机器可能在个别部件上有所改进。[3]在1898年的伯顿（Boyden）公司诉西屋电气公司案中，联邦最高法院进一步提出了先驱发明的定义。联邦最高法院认为，虽然“先驱”一词有时用起来不够精确，但一般理解为此类发明涵盖了此前从未实现的功能、一个全新的设备、工艺进步中新颖且重要的非凡一步。最明显的例子如：何奥（Howe）发明了缝纫机、莫尔斯（Morse）发明了电报、贝尔（Bell）发明了电话。[4]先驱发明的等同物范围到底是如何界定的，不妨来看联邦最高法院在19世纪中期（1857年）的判例：麦考密克（Mccormick）诉威特·塔尔科特（Waite Talcott）等案。
原告麦考密克是一种收割机的专利权人，起诉被告威特·塔尔科特等人生产的收割机落入其专利权的保护范围，而被告则抗辩称其是根据曼尼（Manny）的专利生产。涉讼的专利部分是收割机的分割器，是收割机里将谷穗与秸秆分离、其形状为尖头或楔形的工具设备。其功能除了分割谷穗秸秆外，还包括：1.防止切割设备陷入泥地；2.控制割下谷物的宽度，通过抬高和卷入秸秆防止其被再次切割。该涉案专利分割器区别于在先专利的特征在于：1.其升起角度约为30°，直至其达到卷轴部位；2.沿卷轴进行曲线运动；3.通过开槽使其可调整，以配合卷轴的不同高度。伊利诺斯北区巡回法院驳回了原告的诉讼请求，原告上诉。
联邦最高法院认为，要探究被告的分割器是否落入了原告专利权保护范围，必须先看原告是否是发明此种功能分割器的第一人，还是仅在已知机器的基础上通过一些实现相同功能的特别机械组合加以改进。如果原告是分割器这种设备的最初发明人，他就有权把那些制造以相同原理运行、以相似的手段或等同的组合实现相同功能的分割器的人诉为侵害行为人，哪怕这些机器是最初发明的改进品并且是可专利的。但如果原告的专利发明只是在已知机器基础上通过形式变化或部件组合而来的改进品，专利权人就无权把通过不同形式或组合以实现相同功能的改进品的制造者当作侵害行为人。首位改进发明人，不能援用等同理论去压制其他正当的改进行为。联邦最高法院认为，原告的发明作为一种设备的形式或组合是新的，无疑是一种改进，因此可以成为专利权的客体，但作为一个机械设备组合的权利要求，并不会被一个仅仅使用了该组合一部分的人所侵害。该权利要求也不能通过主张等同去挑战那些针对相同机器作出的不同形式但实现相同功能的改进。被告的机器是对在先机器的改进，在形式和构造上是有新特色的，可能其品质次于原告的产品，但却并不落入原告专利的保护范围。[5]
麦考密克诉威特·塔尔科特等案是美国联邦最高法院早期判决的认为先驱发明与改进型发明在等同范围上存在差别的案件，此后联邦法院在这一问题上始终坚持此观点。通过联邦最高法院在格莱富案和华纳案中的微言大义，可以解读出如下内涵：1、区分发明的质量是联邦最高法院一以贯之的态度，高质量的发明应该给予更有力的、更宽泛的保护；2、等同理论相当于在周边界定制权利要求模式下仍保留中心界定制权利要求模式的灵活性，甚至可以说中心界定制并未被完全放弃，其优点被等同理论承继下来，并在专利权的保护中发挥着无可替代的作用。尽管周边界定制试图采取“围墙”的方式确定专利权的保护范围，但基于技术方案的弹性，这种努力有时是徒劳的，理想中的运转良好的周边界定制权利要求，在现实中几乎并不存在。
二针对“先驱发明”的不同观点
当然，对所谓先驱发明，也有不同的观点。比如在1999年的奥古斯汀医疗（Augustine Medical）公司诉盖玛（Gaymar）公司案中，联邦巡回上诉法院就有不同的思路。该案涉及一种特殊的加热毛毯的产品专利。这种增压保暖毯用于给手术后存在体温过低症状的病人取暖。病人在被施行外科手术过程中，由于使用麻醉术，其身体的体温调节功能受影响，再加上手术环境需要低温、手术过程中病人静脉注射入低温液体，导致病人术后通常都会出现体温过低的症状。奥古斯汀公司的增压保暖毯产品专利，采用了一种特殊的结构：毯子的内面含有大量平行排列的中空管，这些管子上面呈圆形、下面呈扁平状，当热风鼓入时，会自动挺立（self-erecting），并且中空管不会直接与病人身体接触，既达到取暖效果又可避免烫伤使用者。该案的一项主要争议在于如何解释自动挺立（self-erecting）这一技术特征，一审法院将其解释为“要求设备形成一个弯曲的或拱形的结构，以不接触病人身体”。被告的产品也是一种特殊的取暖毯，其与涉案专利技术方案的区别在于：其在使用中并不会自动形成一个自行支撑的结构，而是直接接触使用者身体。陪审团认定被告产品字面上并未落入原告专利的保护范围，但认为在等同理论下落入保护范围。二审法院基于申请历史禁止反悔推翻了构成等同的一审判决，认为基于专利申请历史档案，原告通过修改权利要求已经将除“自行挺立”不接触病人身体的取暖毯之外的其他客体均排除在外。原告奥古斯汀公司又主张，其专利对于手术病人的治疗具有革命性，应享有更宽的保护，其依据是联邦巡回上诉法院自已也认为先驱专利享有更宽的等同物范围。
联邦巡回上诉法院认为，首先，并无客观的法律标准去区分先驱专利和非先驱专利，认定先驱专利，取决于所有的事实条件；其次，法院或专利商标局不可能预言特定技术的未来，并由此断言某一发明可能开辟巨大的创新远景。周边界定制权利要求本身，已经将先驱专利和非先驱专利作了最好的区分。先驱专利已经通过更宽的权利要求，享有了其对工艺贡献所应得的利益。由于没有现有技术的限制，先驱专利与那些需要在拥挤技术领域躲避限制而撰写狭窄权利要求的非先驱专利相比，可以撰写更宽的权利要求。权利要求本身已经给予先驱专利更宽泛的排他权。而且，先驱专利无需担心对适用等同理论的传统限制，如现有技术或申请历史禁止反悔，因为对于真正的先驱专利而言，其无需在申请过程中进行修改或辩解以克服现有技术。[6]
在本案中，联邦巡回上诉法院并没有直接否定先驱发明与非先驱发明的区分以及先驱发明这个概念，但认为认定先驱发明，是依案件具体事实情况而定的，法院实质上并无能力来确定某发明技术方案是否属于先驱发明，因为先驱发明与否，是事后的一种判断。并且，联邦巡回上诉法院关于先驱发明本身就拥有较宽权利要求从而拥有更宽保护范围的论述也是十分清晰有力的。
当然，联邦巡回上诉法院的此一不同观点并非无懈可击。首先，某一专利是否属于先驱发明，在诉讼阶段多数是可以判断的，这不同于申请阶段的专利局，申请阶段确实难以判断某一技术方案是否是先驱性的，而在诉讼阶段，发明往往已经进入商业应用领域，判断其是否属于先驱发明的外部条件已经具备；其次，尽管先驱发明在撰写权利要求时外部限制很少甚至没有，但文字的内在局限性依然存在，也意味着适用等同理论的空间和必要性依然存在，不能因为先驱发明专利本身具有宽泛保护范围的特点，就排除了适用等同理论的可能性，正因为先驱发明具有更宽的权利要求，其所往外投射的等同范围自然应当更大，但其在比例或幅度上并没有超常之处。因此，联邦巡回上诉法院在奥古斯汀公司诉盖玛公司案中关于先驱发明的论述有其合理之处，但仍难以完全否定区分出先驱发明的必要性以及给予其更宽等同范围的正当性，当然，等同判定的法律标准应当是一致的，此处所说的更宽等同范围，并非更宽松地适用法律标准，而是先驱发明基于其自身的特性，本身即享有更宽的等同范围，因为其完全可以撰写出更宽泛的权利要求，这才是其享有更宽等同范围的根基。其实在司法实践中，尽管可以认可先驱发明的存在、认可给予先驱发明更宽的等同保护范围，如何确定更宽的等同范围仍是一项复杂艰巨的任务，因为并不存在量化的标准，一切只待法官在具体案件中的自由裁量。
三其他类型发明的等同范围
与先驱发明相对的是改进发明（improvement invention）。之所以作这种分类，是认为不同类型的发明，其质量是不同的、存在高下之分的，对技术进步和社会的贡献也是不同的。
改进发明还可进一步划分为窄小改进（narrow improvement）和实质改进（substantial improvement）。窄小改进只有有限的等同范围，在1931年的迪特尔（Deitel）诉优尼科（Unique Specialty）公司案中，汉德法官认为，当权利要求平淡无奇、涉讼发明只有微不足道的进步时，没有必要援用等同理论。[7]在1967年的麦卡钦（Mccutchen）诉辛格（Singer）公司案中，联邦第五巡回上诉法院认为，一个仅取得窄小改进的专利权人，（其专利权）仅限于其所取得的改进，不能阻止其他人基于现有技术进行改进，如果后者所使用的方法是实质不同的并且是新颖的。[8]对于取得实质改进的发明，态度又有所不同。实质改进型发明介于先驱发明和窄小改进型发明之间，所受到的保护力度也处于中间地带。在1901年的国家中空制动梁（National Hollow Brake-Beam）公司诉可互换制动梁（Interchangeable Brake-Beam）公司案中，联邦第八巡回上诉法院认为，大多数发明既非先驱发明亦非不重要的窄小改进，它们既非技术进步中的第一步也不是最后一步，而是一种具有标志意义的进展。在确定技术术语含义的宽度时，应当在个案中考虑具体发明或进步的特点，法院解释时亦应在保护发明人免受盗版与保护公众免受未经授权的垄断间进行平衡。[9]
关于改进发明，有一种所谓的纸面发明（paper patent）理论。所谓纸面，是指虽然发明专利已经获得授权了，但专利权人却未将其投入到商业运营中，没有实现商业化量产。纸面发明被认为价值不高，因为既然没能实现商业化生产，那么专利的社会价值就没有实现，专利发明本身就易被认为仅是窄小的进步，在确定保护范围时即使能适用等同理论，也只能有狭窄的等同范围。联邦第九巡回上诉法院在1963年的洛克伍德（Lockwood）诉朗根多夫联合烘焙（Langendorf United Bakeries）公司案中认为，当原告专利实施例从未被投入商业使用（commercial use）时，这是一个对其权利要求进行狭窄解释而不是自由解释的理由。[10]明尼苏达地区法院在1958年的格莱丹宁（Glendenning）诉麦克（Mack）案中认为，纸面专利理论的理论基础是，既然发明人不能使用他的发明，他就无权限制其工艺的进步，此时该发明专利只能给予一个狭窄的等同范围，以使相关技术领域的进步得以延续下去。[11]对于纸面专利理论也有不同观点，比如索赔法院在1970年的德克（Decca）公司诉美国政府一案中认为，缺乏当前商业上的成功，并不能限制专利权人相对于他人的排除权。[12]联邦第一巡回法院敏锐地指出了纸面专利理论与先驱专利理论之间的内在矛盾。联邦第一巡回法院在1943年的道博（Doble）公司诉利兹（Leeds &Northrup）公司案中认为，当把纸面专利理论与先驱专利理论联系起来一起考虑时会令人疑惑，当一项先驱专利由于这样那样的原因没有投入商用而成为纸面专利时，比如缺乏资金或缺乏进取心，甚至可能是由于专利权人的刚愎自用，此时法院该如何是好。[13]因为先驱专利应享有较宽的等同范围，纸面专利只能享有较窄的等同范围，当一项专利兼有先驱专利和纸面专利的“身份”时，矛盾自然产生，并且在逻辑上也难以自圆其说，在实践中则更无所适从。联邦第一巡回法院的质疑很有道理，但实践中其实未必如此。首先，先驱专利如果已经涉诉，那么它没有被投入商业运营的可能性较低；其次，先驱专利理论、纸面专利理论，都只是法院在确定专利保护范围时的一个考量因素或方法，即使两者真的在案件中发生冲突，法院也可以根据具体案情赋予其不同的且适当的权重，仍然可以解决问题，无论如何，此种理论辅助司法决策的作用是不可否认的。
注 释：
[1] Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605; 70 S. Ct. 854; 94 L. Ed. 1097（1950）
[2] Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605; 70 S. Ct. 854; 94 L. Ed. 1097（1950）
[3] Morley Sewing-machine CO. v. Lancaster.129 U.S. 263.（1889）
[4] Boyden Power-brake CO. v. Westinghouse, 170 U.S.（1898）
[5] Cyrus H. Mccormick, Appellant v. Waite Talcott, Ralph Emmerson, Jesse Blinn, And Sylvester Talcott, Survivors Of John H. Manny. (1857)61 U.S. 402,20 How. 402,15 L.Ed. 930.
[6] Augustine Medical, INC., v. Gaymar Industries, INC. and Medisearch P R, Inc.,Mallinckrodt Group, Inc. and Mallinckrodt Medical, Inc.181 F.3d 1291 (Fed. Cir. 1999)
[7] Deitel v. Unique Specialty Corporation.54 F.2d 359 (1931)
[8] Joseph K. Mccutchen v. The Singer Company and Kingston Mills, Inc. 386 F.2d 82(1967)
[9] National Hollow Brake-Beam Co. v. Interchangeable Brake-Beam Co., 106 F. 693 (8th Cir.1901).
[10] Warren H. Lockwood, and Mid-West Metallic Products, Inc. v. Langendorf United Bankeries, INC., and Banner Metals, Inc.324 F.2d 82(1963)
[11] Orison D. Glendenning v. S. S. MACK, Bertha G. Mack, and R. J. Krueger, as individuals d.b.a. G. E. Mack Company, a partnership, and Fortner & Perrin, Inc. 159 F.Supp. 665 (1958)
[12] Decca Limited v. The United States.420 F.2d 1010(1970)
[13] Doble Engineering Co. v. Leeds & Northrup Co. 134 F.2d 78(1943)
