最高法《商标授权确权规定》之问题研析（三）
知产力（微信ID：zhichanli）
知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题，请订阅本微信公众号（zhichanli）、官方微博：知产力，亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。
作 者 | 钟 鸣 法学博士 北京知产宝网络科技发展有限公司高级副总裁
(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)
点击查看 钟鸣：最高法《商标授权确权规定》之问题研析（一）点击查看 钟鸣：最高法《商标授权确权规定》之问题研析（二）
[书接上文]
三、三维标志申请注册立体商标的显著特征判断
通常理解的显著特征，指的是商标与其指定商品的距离远近，越远说明显著特征程度越高，越近说明显著特征程度越低。根据这种理解，将商品本身形状申请为立体商标的，商标与其指定商品合为一体，自然不具有显著特征。另外，就商品形状的独创性与显著特征关系而言，外观独特从而吸引消费者购买实现的是外观设计专利或者著作权的功能而非商标所起到的表明商品提供者的功能，即消费者基于商品外观本身的购买行为与基于对商品提供者的认知而发生的购买行为，发生基础不同，不能混为一谈。基于这种认识，北京市高级人民法院在2010年判决的萨塔喷枪部分外观的立体商标驳回复审案中指出：“商品的一部分无论作为三维标志立体商标还是作为颜色商标或者两者的结合申请注册，由于商标属于商品的一部分，往往不会使消费者认识到其为标示商品提供者的标志，因此原则上不具有可以作为商标注册的显著特征，除非能够证明，该标志已经通过使用使消费者能够通过它来识别商品的提供者。萨塔有限公司关于其申请商标所处位置及其颜色设计的独创性以及同行业经营者的同种商品并无此种设计的上诉主张，仅能说明申请商标作为商品的一部分或其整个商品可能具有外观设计的新颖性并受到专利法的保护，但不能作为其申请商标具有显著特征的理由。因为显著特征要求的并非是对商品的区分功能而是对商品的不同提供者的区分功能。”[1]
《授权确权规定》第九条应该就是上述司法经验的总结提炼。该条规定，仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标，相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的，该三维标志不具有作为商标的显著特征。前述标志经过长期或者广泛使用，相关公众能够通过该标志识别商品来源的，可以认定该标志具有显著特征。即使商品自身形状或者自身形状一部分系申请人所独创或者最早使用的，也不能当然导致其具有作为商标的显著特征。
但是，有学者并不认可这一论断。他认为，由一个上位规则（由商标显著性的内涵推导出显著性判断就是对商标与所指定使用的商品或服务之间关系远近的判断）而不必适用下位规则（常用或惯用标识排除规则），意味着该上位规则不再需要该下位规则的辅助，即废弃了该下位规则在某些情形中的适用。这实际上是取消了审查人员否定立体商标显著特征时应负有的举证责任，审查人员所断言的商品本身形状不易被相关公众识别为表示商品来源的标志而仅属于吸引购买者的标志，是缺乏依据的一种判断，而且以商品自身形状具有一种功能从而排斥它可能具有的其他功能，也是缺乏论证依据支持的。而且作为作品的独创性，可以分成两种类型，一种是内在方面的独创性，即以常见的外在形式表达内在的独特创意；一种是外在方面的独创性，即独特的外在表达形式。对于第二种的独创性作品，作为商品形状申请立体商标时应当是具有显著特征的。[2]
笔者认为，这种关于显著特征判断时举证责任的批评并不那么站得住脚，至少对商品自身形状作为立体商标的显著特征判断而言，《授权确权规定》和以往判决的论理有其背后的道理在。审查人员在对立体商标显著特征进行判断时，是站在相关公众的角度作出的，对于一个商品外观而言，审查人员认为，它通常不会称为表示其自身提供者的一种标志，这符合相关公众的一般认知，这是证据上的经验法则在立体商标显著特征领域的一个具体运用，并不需要审查人员再对相关公众的认知进行举证。商品外在形式的独创性是否就能表示商品的来源，也同样是一个经验法则问题。“产品设计几乎总是有除了识别来源以外的其他用途，消费者知道即使是最不同寻常的产品设计也不是用来识别商品来源，而是使产品本身更好用或更有吸引力”，[3]而且即使消费者为该形状所吸引并将其与商品提供者相联系，也无法确定消费者到底是将该形状认作商标还是仅仅将其看作商品的设计。[4]
《授权确权规定》仅对商品自身形状或者其中一部分申请注册立体商标的显著特征问题给出的裁判指引，对于类似的商品包装容器形状的显著特征未予规定。但是，实践中法院对商品包装容器形状申请立体商标的显著特征采取了与商品自身形状同样的标准，即都不具有固有显著特征，只能通过使用获得显著特征。比如在第10589962号“立体商标”驳回复审案中，北京市高级人民法院判决认为：“商标申请商标标志由一个瓶子形状的三维标志构成，该瓶子形状具有一定的特点、并非常见的瓶型，但基于相关公众的认知习惯，通常不会将该三维标志作为区分商品来源的商标标志加以识别，尤其是结合申请商标指定使用的‘啤酒、麦芽啤酒、制啤酒用麦芽汁、麦芽汁(发酵后成啤酒)、无酒精饮料、水(饮料)、矿泉水(饮料)、汽水、饮料制作配料、起泡饮料用粉’商品，相关公众更是容易将其作为商品包装加以识别和对待，单纯依据申请商标标志本身难以起到区分商品来源的作用，属于《商标法》第十一条第一款第(三)项所指的其他缺乏显著特征的标志。”[5]从理论上说，认定所有的商品包装容器形状作为立体商标均不具有固有显著特征的结论是非常严格的，没有其他国家或者地区的商标注册实践是如此严格，我国法院采取这种做法主要不是基于理论上的认识，而是为了防止裁判者在此问题上裁量权过大。《授权确权规定》应该是认为对这种情况尚缺乏成熟的意见因此没有规定。
除了立体商标申请注册的显著特征条件，对于立体商标的功能性条件，《授权确权规定》也没有提供裁判指引，应该也同样是因为目前进入司法裁判的案例过少，作为司法解释规定条件尚不成熟。典型的功能性问题的争议是北京市法院近期判决的ZIPPO打火机外观案。在该案中，北京市第一中级人民法院对2001年商标法第十二条规定的三种功能性限制条件进行了详细的论述：“首先,‘仅有商品的自身性质产生的形状’应当仅指向为实现商品固有的功能和用途,其所必需采用的形状。如汽车轮胎必须为圆形,因此,不能在汽车轮胎商品上注册圆形的立体商标。其目的在于避免由于商标注册和续展制度的存在而导致的在理论上可能出现的特定主体通过将商品所必需形状注册为商标在客观上垄断特定商品市场,从而与自由竞争的市场基本原则相冲突的现象。其次,‘为获得技术效果而需有的商品形状’应当是指为使商品具备特定的功能或者使商品固有的功能更容易实现,亦会为获得特定的技术效果所必需使用的形状。所谓的技术效果包括商品质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染、产品舒适度的提高等等。该规定的目的在于避免特定主体通过申请注册立体商标而实质上垄断特定技术方案,从而与专利法之‘推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展’立法目的相冲突。再次,‘使商品具有实质性价值的形状’应当是指除上述两种情形外,导致商品的外观或造型等发生变化的形状,而该变化足以影响消费者的选购决定,并使商品的市场价值发生实质性变化,而使商标权利人获得了不当的竞争优势。如一项商品由于使用立体商标而使其销售价格明显高于同类商品,而消费者之所以选取该特定商品的原因仅在于其选用了立体商标所示的形状。其目的在于避免特定主体通过注册立体商标获取不当的竞争优势,从而与自由竞争的基本原则相违背。”[6]北京市高级人民法院则对功能性判断的举证责任问题提出了意见：“判断一个三维标志是否具有功能性,是事实判断,而非法律判断,需要由当事人提供证据加以证明。在举证责任方面,对于尚未获准注册的三维标志立体商标而言,异议人提供初步证据显示该三维标志有功能性的,应当由商标申请人提供充分证据证明其申请注册的三维标志不具有功能性。如果三维标志的形状对于产品的使用或者目的而言必不可少,或者影响到了产品的成本或者质量,则该形状就是具有功能性的,进而当专属于某一商标申请人的形状特征会使其他同行业竞争者处于与该商标申请人商誉无关的重大不利益状态时,其所申请商标的形状就是功能性的形状。有替代设计的证据通常能够证明申请注册商标的形状不具有功能性,但替代设计应当是与申请注册商标的形状具有基本近似的外观,以本案为例就是,都应当具有方形外观,并分成上下两部分包含的部件和使用方式与被异议商标基本相同。”[7]
虽然北京市的两级法院在签署ZIPPO打火机外观案中对功能性条件做了一定的解释，由于争议较大且目前尚在最高人民法院再审审查过程中，因此还不能认为已经积累起可以普遍遵循的经验，仍然需要进一步探索完善功能性的适用条件。
注 释：
[1] 北京市高级人民法院(2010)高行终字第188号行政判决书。
[2] 参见冯术杰：“论立体商标的显著性”，载《法学》2014年第6期。
[3] 美国专利商标局：《美国商标审查指南》，第93页，商务印书馆2008年版。
[4] Jeremy Phillips, Trade Mark Law: A Practical Anatomy, oxford university press(2003), pp143-144.
[5]北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第2029号行政判决书。
[6] 北京市第一中级人民法院)(2014)一中知行初字第4547号行政判决书。
[7] 北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第4355号行政判决书。
