浅析商标法第32条“在先权利”中的商品化权

纵观我国法律体系，在《反不正当竞争法》、《商标法》等法律中均没有“商品化权”的明确规定。2017年，最高人民法院首次在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中提出了类似商品化权的概念，该解释第22条被部分从业人员视为商品化权的依据。

笔者认为“商品化权”在我国仍处于发展的初期阶段，仍有较多需要研究和探讨的内容，本文拟对“商品化权”进行简单的梳理，并提出一些观点供业界讨论。

作者 | 孙鑫鑫 北京威诺律师事务所

编辑 | 墨客

商品化权的来龙去脉

1.1994年，世界知识产权组织发布了《角色商品化权报告》，将其定义为：公众所熟知的人物形象，包括角色的姓名、形象、外形或者声音以及其他代表性的元素。权利人将角色的重要人物特征在产品或服务中进行使用或开发，以激发顾客的购买欲，使其因喜爱该角色而购买相关产品或服务。

2.在美国法院的“海兰”案中，承办法官首次明确提出了形象权的概念，此后，美国联邦最高法院也通过一些判例承认了形象权，使形象权脱离于隐私权成为一种新的知识产权。

商品化权在我国的“诞生”和发展

1.关于“商品化权”的问题，我国学术界应该自上世纪90年代就开始进行了探索和讨论。早在笔者出生的1989年，梅慎实先生就在《“角色”的权利归属及其商品化权指保护——兼论“济公活佛”角色的权利归属之争》文章中，探索定义了“商品化权”，认为该权利是“将著作中的角色使用作为商品或服务标志的权利”。[2]

笠年，著名的法学教授郑成思先生在其著作《版权法》中认为：公开权和商品化权处于人身权、商标权和版权等之间的边缘领域，并将这一领域的权利概括为“形象权”。所谓“形象权”是指将真人的形象、虚构人的形象、创作出的人和动物形象、人体形象等形象进行商业性使用（或称为营利性使用）的权利。

知名知识产权学者吴汉东教授认为“形象的商品化”就是：在商品经济的条件下，知名形象的某种特征具有“第二次开发利用”的价值。这种利用的目的，并不局限于该形象的知名度与创造性本身，而在于该形象与特定商品的结合而对消费者带来的良好影响。[3]

2. 关于“角色商品化权”的法律保护，我国目前还没有针对虚拟角色商品化的专门立法，对其保护又与著作权法、商标法、反不正当竞争法等知识产权法有所交叉。鉴于此，学术界和司法实践中，对其法律保护一直存在争论。更有观点认为：在相关法律体系中，应该专门创设一个“虚拟角色商品化权”的权利来提供全面保护。

笔者认为：上述观点听上去似乎有一定道理，专门立法保护看上去更能体现法律的指引作用，对司法实践提供确定性。但是由于“角色商品化权”概念产生时间不长，属于相对较新的概念，如果对新生事物都首先选择以立法方式来解决问题，可能会造成法律条文冗杂的现象。

此外，如前所述，角色商品化权本身就处于知识产权各部门法的边缘地带，如果进行专门保护，可能会产生与前述法律规制范围重叠的问题，从而导致司法实践保护不统一的局面。

3. 虽然还没有专门的部门法或者法律条款明确对定义角色商品化权，并对其提供保护。但是最高人民法院和部分省级法院已经通过司法解释和审理指南的形式，对角色商品化权提供了法律保护和指引，具体内容简述如下：

（1）2017年3月，最高人民法院《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第22条

对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”

（2）2019年4月，北京市高级人民法院《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》16.19条

若依据除商标法第32条“在先权利”之外的其他具体条款不足以对当事人提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标法第32条“在先权利”予以保护，但一般应依据反不正当竞争法第6条的规定进行认定。

司法实践中也一直有较多案例对“角色商品化权”进行了讨论和尝试性保护，最早可以追溯到1997年上海市高级人民法院的“三毛”形象权纠纷案[4]，该案为江苏三毛集团公司侵犯“三毛”漫画作者张乐平的家属在先权利的案件。在该案件后，已有学者提出，该案表面上为权利冲突问题，实质上为商品化权保护问题[5]。

此后，随着知识产权司法实践中先后出现的一些运用商品化权对当事人的权益进行保护的案例，这些案例多为商标授权确权行政案件（下述第三点中会选取几个案例简单分析其中观点）。正是这些案例的出现让商品化权又一次进入理论界和实物界的视线，从而一举成为被关注的热点。

我国司法实践中“商品化权”的相关判例

（一）邦德007案件

1. 案号：(2011）高行终字第374号

2. 案情

谢花珍于2002年3月22日向商标局申请注册被异议商标“邦德007BOND”，指定使用商品为第10类子宫帽、避孕套、非化学避孕用具。在法定异议期间，“007”系列电影的制片人丹乔公司向商标局提出商标异议申请，请求不予核准被异议商标注册。商标局认定谢花珍并未恶意抄袭丹乔公司的商标机侵犯其著作权，故裁定准予被异议商标注册，后丹乔公司不服该裁定，项商标局评审委员会提出异议复审请求。

3. 法院观点

“007”、“JAMES BOND”作为丹乔公司“007”系列电影人物的角色名称已经具有较高知名度，“007”、“JAMES BOND”作为“007”系列电影中的角色名称已为相关公众所了解，其知名度的取得是丹乔公司创造性劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所获得。因此，在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护。

笔者认为：该案件可以算作法院首次通过案例的形式认可了在先知名角色名称属于商标法第31条规定的在先权利，并据此属于商品化权益。

扫描上方二维码，

获取(2011）高行终字第374号裁判文书

（二）甲壳虫案

1. 案号：(2015）高行（知）终字第752号

2. 案情

第4375006号“TEAM BEATLES 添•甲虫”商标由自然人连某某、陈某某于2004年11月22日向商标局提出注册申请，指定使用在第18类钱包等商品上，商标局初步审定后，苹果有限公司向商标局提出异议，主要理由为：“The BEATLES”（中文译为“披头士”或“甲壳虫”）是英国著名乐队的名字，其唱片及音像制品在包括中国在内的许多国家和地区畅销并享有盛誉，被异议商标中包含披头士乐队的名字，其注册和使用侵犯了其对“BEATLES”享有的在先权利。

3. 法院观点

作品或名称通过商业化使用，能够给拥有者带来相应的利益，可以作为“在先权利”获得保护。“商品化权”无明确规定，称为“商品化权益”并无不可。苹果公司提交证据表明The BEATLES”乐队是在中国享有盛名的乐队，在中国大陆地区具有极高的知名度，且乐队在中国大陆地区的中文名称是“甲壳虫乐队”。被异议商标完整包含了乐队的英文名称“BEATLES”，中文“添•甲虫”与乐队中文名称甲壳虫相近。

被异议商标指定使用的钱包等商品属于日常消费品，苹果公司主张的商品化权益可以延及上述商品，故被异议商标的注册申请会使相关公众误认为上述商品来源于甲壳虫乐队，从而使苹果公司对“The BEATLES”乐队名称享有的商品化权益受到损害。

扫描上方二维码，

获取(2015）高行（知）终字第752号裁判文书

（三）功夫熊猫案

1.案号：(2015）高行（知）终字第1973号

2. 案情

第7 4 9 1 6 4 8 号“ 功夫熊猫KUNGFUPANDA”商标由某有限公司于2009年6月23日向国家工商总局商标局（以下简称商标局）提出注册申请，指定使用在第44类医疗按摩等服务上，商标局初步审定后，梦工场动画影片公司向商标局提出异议，被驳回后又向商标评审委员会（以下简称商评委）提出异议复议申请。

梦工场公司提起复审的主要理由是：“功夫熊猫”、“KUNG FUPANDA”是申请人制作的知名电影，申请人对其享有商标权，且对相关美术作品享有著作权；“功夫熊猫”、“KUNG FU PANDA”享有很高的知名度，申请人对其享有在先商品化权。此外， 申请人同时请求依据修改前的《商标法》第十条第一款第（八）项、第二十八条、第四十一条以及相关指导意见对被异议商标不予核准注册。

3. 法院观点

法院根据梦工场提交的证据认定其是动画电影功夫熊猫GONGFUPANDA     的出品单位，且在被异议商标申请日前该影片已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传，并已公映，“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为梦工场公司知名影片及其中人物形象的名称已为相关公众所了解，具有较高知名度。

而且，该知名度的取得是梦工场创造性劳动的结晶，其所带来的商业价值和商业机会也是梦工场投入大量劳动和资本所获得。因此，“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为在先知名的电影名称及其中的人物形象名称应当作为在先“商品化权”得到保护。

笔者认为：

该案应该是法院首次明确“商品化权”的确不是我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可成为商标注册中的“在先权益”予以保护。

扫描上方二维码，

获取(2015）高行（知）终字第1973号裁判文书

（四）乔丹案

1.案号：（2016）最高法行再27号

2. 案情

乔丹体育股份有限公司是国内具有较高知名度的体育用品企业，在国际分类第25类、第28类等商品或者服务上拥有“乔丹”、“QIAODAN”等注册商标。

2012年，迈克尔•乔丹以争议商标的注册损害其姓名权，违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定等理由为由，向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请。商标评审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院均未支持迈克尔•乔丹的主张。此后，迈克尔•乔丹向最高人民法院申请再审。

3. 法院观点

自然人就特定名称主张姓名权保护的，该特定名称应当符合以下三项条件：

（1）该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；

（2）相关公众使用该特定名称指代该自然人；

（3）该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。

基于上述标准，同时考虑本案现有证据，可以证明“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉，并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系，故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。在争议商标的申请日之前，再审申请人在我国一直具有较高的知名度，其知名范围已不仅仅局限于篮球运动领域，而是已成为具有较高知名度的公众人物。本案争议商标损害了再审申请人的在先姓名权，可以依据商标法第31条的在先权益予以保护。

笔者认为：

本案虽然主张的是乔丹的在先姓名权，但实际保护的还是其姓名权中蕴含的商业价值和权益，实则仍可看作保护的是一种在先商品化权益。

扫描上方二维码，

获取（2016）最高法行再27号裁判文书

（五）葵花宝典案

1.案号：(2021）最高法行再254号

2. 案情

争议商标“葵花宝典”由上海游奇公司申请注册，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等商品上。完美世界数字公司以 “申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”为由，对诉争商标提出无效宣告申请，商标评审委员会经审理裁定诉争商标予以无效宣告。

上海游奇公司提起行政诉讼，北京知产法院撤销了被诉裁定，北京高院维持了一审判决。完美世界公司向最高人民法院提起再审申请，最高人民法院最终支持了再审请求，撤销了一审、二审判决。

3. 法院观点

最高人民法院认为，“商品化权益”虽然并非法律规定的概念，但是不能囿于其名称而径行得出“商品化权益”不受我国法律保护的结论。某项特定的权益是否受法律保护、如何保护，要与具体的法律规范相结合。

商标法第32条规定的“在先权利”包括“民事权利''和“其他应予保护的合法权益。符合特定条件的“作品名称、作品中的角色名称等”纳入“在先权利"给予保护，并非在著作权法等法律之外创设了新的权益。

葵花宝典这一作品中的特有名称，符合《商标授权确权司法解释》第二十二条第二款的特定条件，葵花宝典注册商标违反了商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有在先权利”的规定，应当宣告无效。

笔者认为：

首先，最高院在该案中肯定了商品化权益能够受法律保护。此外，还着重论述了《商标授权确权司法解释》第二十二条第二款中符合条件的对象的具体类别和内容。将保护对象扩大至作品中的其他特有名称（例如本案这种武功秘籍的名称），拓展了前述司法解释涉及作品的保护范围，同时也间接扩大了作品的商业利益，具有创新性。在该案中，看上去最高院仅是将作品的保护范围扩大了一小步，但是笔者认为这种“微创新”对商标授权确权司法裁判将会有更为深远的影响。

扫描上方二维码，

获取(2021）最高法行再254号裁判文书

结   语

笔者认为，虽然立法层面还没有专门的法律和条款名称规定“角色商品化权”这个概念及其明确的保护规制，以及学术界对其还仍处于探讨和完善的阶段。但是法院对于“商品化权益”的保护态度十分明晰，司法实践已经将“商品化权”列入《商标法》第32条规规定的“在先权利”的保护范围。这对从业者在处理类似案件中提供了相对明确的指引，也间接起到了法律的指引作用、评价作用和预测作用。

注释：

[1]Haelan Laborateries Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.【海兰诉托普斯案】

[2]《浅议“商品化权”在商标注册和使用中的保护》，载于“铸成视角”微信公众号，刘畅、郭雨鑫，2020年3月17日

[3]吴汉东，《形象的商品化与商品化的形象权》

[4]赵兰英：《“三毛”著作形象侵权案风波》，载《记者观察》1997年第11期，第23-25页

[5]杨素娟、杜颖：《商品化权议》，载《河北法学》1998年第1期，第74-77页

扫码添加知产小管家，

注明姓名+单位+商品化权

即可直接获取本文5件判决Word版

（封面来源 | 知产力）