权利要求的修改如何跳出“短板思维”误区

作者 | 杨凯诏  广东三环汇华律师事务所

编辑 | 祝余

原标题 | 跳出短板思维误区——新创性审查意见答复中的从属权利要求修改

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审查意见答复中的“短板效应”

短板效应是广为流传的管理学理论，它用于描述这样一个规律：盛水的木桶是由多块木板箍成的，盛水量也是由这些木板共同决定的。若其中一块木板很短，则此木桶的盛水量就被限制，该短板就成了这个木桶盛水量的“限制因素”。因此，为了提高木桶的盛水量，应当首先解决短板的问题。但这个理论在描述了这么一种规律的同时，却也常常将人们引向另一种思维误区：解决这个短板的问题变成了重中之重，但其他木板的问题却常被忽视。

这样的思维误区同样在专利处理人员进行审查意见答复工作时存在。审查员在新创性审查意见之中一般会指出部分或全部权利要求没有新创性的问题，此时，专利处理人员通常会修改独立权利要求并着重论述独立权利要求的新创性，以达到授权的目的。

之所以会形成这样的一种惯常的处理方式，一方面，是因为《专利审查指南》的第四章的3.1节中指出，“如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。”，可见，此时独立权利要求就是那一块很短的木板，整个专利的授权前景都会首先被其所影响，于是专利处理人员的目光便集中到了它的身上。另一方面，是因为独立权利要求同样吸引着审查员的注意，导致审查员在审查意见中也会有意无意地将新创性评判的论述重点放在独权，尤其是当在论述中作出否定独权的创造性的结论之后，往往对于从属权利要求的区别技术特征进行简略的论述，或者直接就想当然地判断为公知常识。而审查员这样的策略，同样容易引导专利处理人员将论述重点放在独立权利要求上进行论述，以说服审查员。同时，许多专利处理人员，在学习了行业内的惯常先例以及《专利审查指南》后，容易被《专利审查指南》中的“对申请文件的修改，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。”这一规定所误导，认为仅仅只有修改独权使得独权的新创性能够被成功证明这一种做法可以被审查员所接纳。

可见，在种种因素的影响之下，独立权利要求这一块短板收获了所有人的瞩目，但其他木板，即从属权利要求的问题，却没有得到足够的重视。这样的思维误区导致，原本在存在于审查意见答复中的绝佳的修改机会，被大多数专利处理人员忽略了。

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修改权利要求的策略

为了探讨这个问题，我们先来了解，发明专利递交申请之后的几个重要的修改时机。首先是主动修改，其次是审查阶段的修改，最后是授权后的无效阶段的修改；其中，我们会把针对审查意见的修改和复审请求或复审答复时的修改都归类为审查阶段的修改，以方便讨论。这三个修改时机，有着不同的特点，主动修改的修改限制最小，在不超出原申请记载范围内，可以做出多种修改，但其存在一些弊端，例如此时没有较有针对性的对比文件可以做修改的参考，而无效阶段的修改，修改限制较大，只能以授权文本的权利要求书作为修改的基础，而不可以从说明书中提取技术特征添加到权利要求中。而只有审查阶段的修改，其可以同时参考审查员找出的对比文件，以及从说明书中提取技术特征添加到权利要求书中，相较于主动修改，其已经具有了对比文件作为参考，修改更有针对性；而相较于无效阶段的修改，其能够从说明书中提取特征，修改更有自由度，无疑是三个修改时机中最有优势的，但这种优势，并没有被专利处理人员给予足够的重视。

让我们考虑一个比较普遍的情况：为了节省成本，大多数发明专利的申请前检索并不能找到最接近的对比文件，因此大多数发明专利的申请文本的权利要求布局并不能达到一个合理稳定的保护范围。这种情况下，借助审查员找到的对比文件和审查意见，在审查阶段中修改权利要求的布局来提高整个权利要求布局的稳定性，这种策略既可以节省大量的检索成本，又可以提高专利的质量。

但由于上面所说的思维误区的存在，专利处理人员在应用这样的策略时，只将目光对准了独立权利要求，也就是那个短板，却没有正确意识到，其他的从属权利要求，同样有可能存在非常多的问题，而这些其他的木板上存在的细小裂缝，同样有可能在后续的专利无效阶段，导致整个专利的崩塌。

因此笔者结合代理经验，认为，在答复新创性的审查意见时，应当结合审查员针对所有从属权利要求提出的对比文件以及审查意见，全面评估每一从属权利要求的保护范围的合理性，并在修改独立权利要求以让专利授权的前提下，调整有缺陷的从属权利要求的保护范围，使得整个授权后的专利的权利要求更加稳定。

而且，在答复新创性的审查意见时对从属权利要求进行修改，也是符合审查指南中关于要针对通知书指出的缺陷进行修改的规定的，《专利审查指南》中规定，在答复通知书时，“对申请文件的修改，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。修改的内容不得超出申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围。”，因此在审查员下达了全部权利要求或部分权利要求没有创造性的审查意见时，针对审查意见对被评述为没有创造性的从属权利要求进行修改，显然可以被认为是“针对通知书指出的缺陷进行修改”。而《专利审查指南》中进一步规定，“对于申请人提交的包含有并非针对通知书所指出的缺陷进行修改的修改文件，如果其修改符合专利法第三十三条的规定，并消除了原申请文件存在的缺陷，且具有授权的前景，则该修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，经此修改的申请文件应当予以接受。” 因此，即便审查员没有指出部分从属权利要求的新创性问题，对从属权利要求进行修改并阐述修改后的从属权利要求具备创造性，同样应当被认为是“消除了原申请文件存在的缺陷，且具有授权的前景”，这样的修改仍然是符合规定的。

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 案例切入

客户提交了一个发明专利申请（在申请时并非笔者所在团队代理，而是其他公司代理），该客户在接收到审查员针对该申请的第一次审查意见通知书时，将该申请委托笔者所在团队进行代理。审查员在该审查意见通知书中提出了，该申请的权利要求全部不具备创造性的审查意见。

笔者在处理这一审查意见时，结合审查员的意见和对比文件，认为该申请的说明书中的某一技术特征可以添加到独立权利要求中进行创造性的争辩，但同时也注意到，该申请的多个从属权利要求在审查员所提出的对比文件的映照下，显得摇摇欲坠。这些从属权利要求存在的问题包括有，部分从权对附加技术特征做了过分的上位，例如将特殊的数据判断储存步骤上位成了简略的对XX数据进行储存这类表述，而部分从权没有抓准核心的附加改进点，只是限定了一些无关紧要的技术点。相应的，在申请的说明书中，却在实施例公开了非常详尽的技术细节和多个应当得到保护的技术点。在查看后，笔者认为，即使该申请得到授权，这样的从属权利要求在后续的无效阶段，当面对独立权利要求被成功无效的情形时，无法起到有效的兜底作用，因此整个专利的权利要求布局仍然是不稳定的。

因此，笔者答复这一审查意见时，不仅将说明书中的某一技术特征添加到独立权利要求中进行创造性的争辩，同时，将说明书中的进一步限定和重要的技术点添加到了多个从属权利要求中，并适当对部分从属权利要求的创造性进行了争辩，最终，该份专利因独立权利要求的修改得到了授权，而同时部分从属权利要求的修改也被接受，整个授权专利的稳定得到了提高。

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结  语

《专利代理概论》一书提出从属权利要求的作用部分在于在无效程序中形成专利权人的多道防线，以及限定一些比较有商业应用价值的具体技术方案，从而在无效程序和侵权诉讼中使专利权人获利。因此可见，专利处理人员需要跳出短板思维误区，正确认识到从属权利要求的作用，并重视审查意见答复中的从属权利要求的修改，为客户争取到更加稳定的专利权。

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