关于专利权无效审查决定不具有溯及力情形的相关问题探析

作者 | 郭舸源 上海汉之律师事务所

编辑 | viki

众所周知，作为民法的一项基本规定，凡经生效法律裁判认定为无效的民事法律行为被视为自始没有法律约束力，因此，当民事法律行为无效后，其结果就是无论该法律行为目前处于什么实施阶段（刚开始、持续中、已结束等等），因该行为取得的财产皆应当予以返还，不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，除非法律另有规定。这种完全退回原状的规定使得“无效”判决结果将对该民事法律行为具备全生命周期的溯及力（或称“追溯力”），而此前依据该民事法律行为有效状态所作出并生效及执行完毕的种种司法、行政以及民事行为等，也大都可以通过等特定程序（例如民事审判监督、执行回转等）予以纠正。

同样地，在专利权领域，专利权也因被宣告无效而被视为“自始即不存在”，也就意味着所有以该专利权有效为前提的有关司法、行政和民事行为都将失去基础[1]，然而与一般民法规定存在一处迥然不同的规定在于，《专利法》对此还特别规定了一类例外情形，即现行《专利法》第四十七条第二款的规定“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”，可见，在对“法律行为无效”的处理结果上，《专利法》构建了一项看似有悖于普通民法“公平”原则以维护“不当得利”的特殊规则，其实，恰恰是这一项特殊规定，彰显了专利法体系体系架构自有的特殊之处，更是长期实践选择的必然结果。

事实上，在全世界各国的专利制度中，基于专利权本身的授权模式，任何一套体系都没有把握授予一项从始至终绝对不会无效的专利，这是由于决定一项专利符合授权的实质性条件在于现有技术/现有设计，在专利审查期间（几个月到两三年）是难以穷尽现有技术和现有设计，因此，自专利申请日起的十年、二十年甚至（专利权到期后）更长时间内，由于专利法体系允许任何人都可以在专利授权后（无论专利权是否已经过期）提出无效宣告请求，这使得全社会都有更充分的时间去参与检索适合评价已授权专利的现有技术/现有设计，这一可能性使得任何已授权专利都存在被无效的风险。面对专利权这一固有的“不稳定性”，如果全面套用民法关于法律行为无效判决的溯及力规定，无疑将严重损害社会公众（包括专利权人本人）对专利的合理预期及信赖利益，尤其是会导致已经长期存在的法律事实处于不稳定状态，这自然会破坏专利制度本身的稳定性，因而，专利法对于无效专利决定的溯及力问题采取了上述除外规定，避免当事人在实践中过于纠缠于已日趋稳定的专利权行权及市场交易结果，从而维持专利制度的内在平衡，简言之，上述处理方式确实呈现一种在特定情形下以牺牲个案公平为代价而维持体系的整体平衡所不得不为之举。

至于有学者将上述问题归因于“侵权判断与无效判断的‘双轨制构造’，不可避免地经常性出现在专利侵权诉讼中法院依据在先行政授权决定的公定力判决构成侵权，嗣后专利权被宣告无效的困境”[2]则不尽然，需知上述溯及力的例外情形并未将已生效但尚未予执行的判决、调解书纳入其中，可见，专利权审判的民行“双轨制构造”并不会造成对全部无效专利均“既往不咎”之逃逸状态，专利法律体系对此并不吝于积极地自我纠错，对此稍加检索即可发现实务中相关司法案例比比皆是。

一、现行《专利法》第四十七条关于专利无效决定溯及力条款沿革及其立法意图

(一) 现行《专利法》专利法第四十七条第二款及第三款的立法意图

在我国1984年《专利法》中，关于专利权无效后果的条文中，确实只规定了“宣告无效的专利权视为自始即不存在”这一个后果，但若在实践中对专利无效决定的溯及力上奉行普通民法体系“一追到底”的做法将产生上述影响专利制度稳定性的问题，为促使专利制度更加平衡，故而1992年修改《专利法》时就补充了第二款（溯及力例外情形的规定）、三款（对溯及力例外情形的限制规定），2000年该条款调整为第四十七条，该条文规定历经2000年、2008年以及2020年的三次修正，一直沿用至今。

(二) 现行《专利法》专利法第四十七条第二款的立法意图

早在2001年时，全国人大对当时《专利法》第四十七条溯及力条款的立法意图作了如下释义：

按照民法的一般原则，被宣告无效的专利权人因行使专利权所获得的利益属于不当得利，既然被宣告无效的专利权视为自始即不存在，则专利权人应当将不当得利返还相对人。但考虑到专利权作为一种无形的财产权及授权情况的复杂性，很难保证每一项被授予的专利权都符合法律规定的条件而不在其后被宣告无效。如果专利权一旦被宣告无效，还要溯及到法院已经作出并执行的判决、裁定，溯及到管理专利工作的部门作出并已履行或强制执行的处理决定，会使法院判决、裁定及行政机关决定处于不稳定的状态，进而影响社会经济秩序的稳定。对专利实施许可合同和专利权转让合同行为来讲，被许可人和专利权受让人由于专利权被宣告无效前已经因专利权受到保护而获得了实际的利益，其支付的专利使用费和专利权转让费不予返还也是合理的。[3]。

如此可知，立法机关作出上述制度安排突出一个核心考虑就是“稳定”，其一是专利效力自身的稳定性并非绝对，其二如果不能基于专利效力欠稳定性的特点采取隔离措施则会进而影响社会经济秩序的稳定。

鉴于2000年《专利法》第四十七条的基本结构、内容与现行《专利法》第四十七条并无实质性差异，故上述释义仍然完全适用于现行《专利法》。

其次，最高院也从审判实践的角度出发，通过多个案例对上述规定的释义作出阐述，比如“（2019）最高法知民终586号”一案中，最高法认为：

专利法第四十七条的立法目的在于维护专利权被宣告无效后的公平和既有秩序，而不在于维护交易安全和保护专利权人利益。根据专利法第四十七条第一款规定，专利权被宣告无效后，视为自始不存在。权利人基于专利获得的利益本属于不当得利，但为维护既有秩序的稳定性，专利法第四十七条第二款作了例外规定，将专利权无效前已经履行完毕的不当得利予以正当化。专利法第四十七条第三款是上述例外规定的例外，进一步限缩了不当得利正当化的范围，即便专利实施许可合同已经履行完毕，如果当事人明显违反公平原则的，也应当返还相关得利。

二、如何理解与认定“对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书”

现行《专利法》第四十七条第二款的内容包括以下几方面的要点：

（一）该条款的法律文书仅限于专利侵权的判决书、调解书

经法院判决作出关于专利侵权的判决书，承载了关于侵权纠纷的实体内容的判决结果，具有可执行内容。同理，法院出具的调解书也是解决专利侵权实体问题的司法文书，具有可执行内容。而裁定书关于程序性的规定，不含可执行的实体内容，故不在本款规定之列。

（二）在实务中如何理解并认定“宣告专利权无效的决定”的具体日期

在相关案件审理中，案件当事人之间往往对于如何确定这一日期的主张无法取得一致意见，并容易成为类案较为关键的争议焦点之一，比如有的当事人主张公告日，有的主张送达日，甚至也有主张结案日的，这无疑与无效宣告请求决定相关的日期较多有关，涉及到宣告专利无效决定的时间主要包括了下述几个日期：

决定日：是国家知识产权局对专利无效宣告请求审查程序作出处理结果的时间，其在无效宣告请求审查决定书上有明确记载，其一经作出即对专利复审委员会产生拘束力，不得随意撤销或者变更。

发文日：国家知识产权局向当事人发送无效宣告请求审查决定的时间，是送达过程的开始时间。该时间在无效宣告请求审查决定书上亦有明确记载。

送达日：是当事人收到无效宣告请求审查决定的时间，是可提起行政诉讼期间的起算点。送达日无法在无效宣告请求审查决定书上载明，只能根据受送达当事人的具体接收情况予以查明。

公告日：是当事人未在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决维持该审查决定后，由专利局予以登记和公告的时间，这一日期决定无效宣告决定是否实际生效，也是社会公众可以确信案涉专利已经无效的日期，该公告日在国家知识产权局的检索系统中有明确的记载。

对此，经过长期的司法实践，最高院已经在民事审判中总结归纳了准确认定《专利法》四十七条规定下认定宣告专利权无效日期的下述三项规则：

1.该时间点应有对世性，应是社会公众均可公开得知并明确知晓的；

2.该时间点应有确定性，应是一个确定的时点，原则上不宜随当事人的具体情况或者其他人为因素发生变动；

3.该时间点应是较早的具有法律意义的时间点，尽量增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会。

依据上述三项规则，在决定日、发文日、送达日、公告日等多个日期中，最高院综合认定决定日（作出日）最为符合，因为发文日、送达日作为宣告专利权无效的时间点，均可能造成不合理的结果。相反，决定日（作出日）作为确定专利权被宣告无效的时间点，不仅具有对世性和确定性，还可以在一定程度上增加无效宣告请求审查决定发挥追溯力的机会，实现结果公正[5]。

不过严格来讲，决定日（作出日）实际上也并非社会公众均可公开得知并明确知晓相关无效审查决定内容的最早时间，既然强调对世性，那么对于社会公众而言，惟有通过国家知识产权局官方“专利公布公告”信息平台查询、了解到的专利无效信息才最为有效、权威、可信。

如果通过中国专利公布公告网站（http://epub.cnipa.gov.cn）发布的“专利权的无效、部分无效宣告”信息或者通过国家知识产权局复审和无效审理部的“无效决定公布”栏目【自2022年7月22日期，无效查询检索渠道转移调整为中国及多国专利审查信息查询网站（http://cpquery.cnipa.gov.cn/）】来查询某一特定专利权的无效信息的方式来看，决定日显然并非相关信息在上述网站公开的第一时间，比如，以“封孔剂及其制备方法和应用”【2019103512076】这一项专利的无效信息为例（图1至3）可知，首先与“无效宣告请求审查决定书”的内容比较可知，中国专利公布公告网站存在将发文日认定为决定日的错误（见图1），不过该网站数据的一个优势是能够提供专利无效的事务数据公告日，从列举的专利检索结果可知，公告日较其他几个日期过于延后，故而确实缺乏参考和选取价值；其次，从“无效宣告请求审查决定书”可知，决定日大概早于发文日一星期左右（见图2、图3），另外结合中国及多国专利审查信息查询网的发布该无效信息的日期来看应系无效决定的发文日，因此社会公众可以从上述网站了解的日期应为无效决定的发文日。

图1 中国专利公布公告网记载的专利无效信息

图2中国及多国专利审查信息查询网站记载的专利无效信息

图3中国及多国专利审查信息查询网站记载的专利无效信息

不过，决定日相较于发文日虽然在对世性上稍显不足，但却可能是当事人可以知悉无效审查决定内容的最早时间（现实中，当事人基本也不能在决定作出当日即了解无效审查决定的内容），如果当事人特别是专利权人出于恶意在决定日后仍然隐瞒了这一结果，则显然违背了《专利法》第四十七条第二款后半部分的规定，即“因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”，因此，从该规则目的的角度看，在对于无效决定溯及力的例外情况中，决定日仍然可以更好地保护被诉侵权人的合法利益，这一结果与最高院的认定结果并不冲突。尤其是从最高院选取决定日作为宣告专利权无效日期的理由来看，也是为了更好地顾及到结果公正，将无效决定发挥追溯力的日期再向前延伸若干时日，以尽量减小作为（已无效）专利的被诉侵权人的经济损失。

另外，在当事人实际主张无效宣告决定的溯及力时，也应同时满足无效宣告决定确已生效的要求，故应等到相关无效宣告决定已经登记并公告后（公告日）方可提出相关主张。

三、如何理解与认定判决、调解书作出并已执行的时间点

根据现行《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》的规定，执行结案的方式包括：（1）执行完毕；（2）终结本次执行程序；（3）终结执行；（4）销案；（5）不予执行；（6）驳回申请，执行法院应当根据上述几种结案方式作出对应的裁定、决定或通知。在上述结案方式中，只有“执行完毕”的这一结案方式才符合《专利法》四十七条所规定的的情形，即判决已执行的时间点，一般应以判决所确定的执行内容执行完毕，且判决确定的权利人的利益得到实现的时间点为准[6]。比如，应申请人的强制执行申请，法院将冻结被执行人名下的银行存款，查封了其证券、债券、不动产等。通常法院也应当在完成了执行行为后会作出执行完结的民事裁定、决定或通知，裁定终结民事判决的执行。如果由于办理财务手续的原因，申请人将在法律文书出具的几日后才收到银行扣划的执行款，在这种情况下，根据一般的司法实践，往往以法院出具的终结执行的法律文书的日期作为执行完毕日的标准[7]。与宣告专利权无效日期的认定同理，这一标准也使得如何认定执行完毕日具有更高的公信力，尽量减小作为（已无效）专利的被诉侵权人的经济损失，更符合公平公正的原则。

四、如何理解并认定“已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同”

1.专利无效与专利（许可、转让）合同之间的关系

在展开本节内容前，应当先予明确的是专利权被宣告无效并非导致合同无效的法定事由，因此，如果不具有导致合同无效情形的其他情形，从我国民法历来维护当事人意思自治以及维护市场交易稳定性等价值导向的角度出发，实务中也不宜仅仅因为专利无效而当然否定系争合同的效力。当然，由于专利权被宣告无效会使得与专利权相关的（许可或转让等）合同义务处于履行不能的情况，客观上已经导致合同无法继续履行，对此，受此影响的合同相对方可以主张解除合同，则该合同的权利义务将予以终止，不过并非所有合同权利义务都会因此一概终止（特别是有关争议解决的条款）。

2.尚未履行部分的许可费仍应返还

在系争专利无效后，许可费、转让费等与侵权损害赔偿金的性质类似，都属于因行使专利权所直接获得的利益，如果分期支付的许可费、转让费等尚未支付完毕，自然符合《专利法》四十七条关于具有溯及力的情形，被转让方、被许可方完全可以主张不再继续履行，这种情况一般不容易出现法律适用方面的争议。

3.对于尚未支付的合同违约金等如何认定与处理

如上所述，从性质上看，许可费、转让费等系直接以专利权有效性为基础的交易对价，与专利权的效力息息相关，实务中对于涉案专利被宣告无效后，守约方能否依据专利许可或转让合同向违约方主张尚未履行的违约责任，容易出现争议。

以最高院“（2019）最高法知民终394号”一案为例，L公司是“生物防护过滤介质及其应用（201110145600.3）”的申请人，2015年5月5日，L公司与H公司签署转让协议，根据约定H公司不得将涉案专利转让给任何第三方，否则应向L公司支付违约金人民币100万元。2016年12月21日，H公司为了抵债，未经L公司许可擅自将涉案专利转让给蔡某，2018年9月28日，专利复审委员会针对上述无效宣告请求作出第37403号无效宣告请求审查决定（简称第37403号决定），宣告涉案专利权全部无效，此后，L公司针对H公司上述行为提起诉讼，要求其支付违约金100万元。对此，北京知识产权法院一审作出的（2018）京73民初1132号民事判决认为，涉案专利权视为自始即不存在。鉴于涉案专利已经被宣告无效，对于涉案协议中已经履行完毕的不再追溯，未履行的可不再履行。且涉案协议中的违约条款虽然约定了100万元的违约金，但涉案专利被宣告无效是由于其本身专利性存在问题，而并非H公司的违约行为所致。

因此，L公司在涉案专利已被宣告无效的情况下，仍请求判令H公司就将涉案专利转让予第三方而支付违约金，缺乏事实与法律依据。L公司不服上述判决，向最高人民法院提起上诉，经审理后，最高院认为“专利权被宣告无效时尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考虑未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益，……因当事人违反合同约定或者擅自实施其他行为而对专利权人造成的损害，这种损害与专利权的价值本身通常并不具有直接的关联性，那么专利权人有权要求对方继续履行。”。

换言之，该案原审被告H公司违约转让涉案专利权与专利无效无任何关系，甚至是在承认专利权有效基础上才与案外人达成的转让合意，如本节第1项所述，专利无效不能当然否定相关（许可、转让）合同的效力，如此看来，涉案的转让行为属于单纯的违约行为，因此，要求违约方承担违约责任的主张就具有独立于专利权价值的另外保护价值，其中包括了对合同正常履行而产生的信赖利益、履行利益，自然也包括对违约方擅自违约而进行的惩戒。

五、不丧失溯及力的例外——专利权人恶意给他人造成损失的情形、不返还则违反公平原则的情形

《专利法》第四十七条在排除专利无效决定溯及力的同时，还另外规定如下：“因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”以及“依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”。在专利法体系中，专利无效决定以具备溯及力为原则，以丧失溯及力作为一种例外，而上述两种排除规定的情形则是例外中的例外。

首先，对于“恶意”情形，《专利法》对于“恶意”通常规定为明知而为之，在此处主要表现为专利权人故意隐瞒专利不稳定乃至无效状态而获取赔偿金、费用等情形。

其次，立法机关对于对于四十七条第三款即“明显违反公平原则”的法律释义如下：“当履行实施许可合同或者转让合同不久，被许可实施专利的人或者专利权受让人还未实施有关的专利或者实施了较短的时间，该专利权就被宣告无效。在短时间内他们还没有从专利实施中取得实际利益或者其取得的利益与支出的专利使用费和受让费相比相去甚远，出现了明显的不公平现象时，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。”[8]。

六、被诉侵权人预防因专利无效决定不具备溯及力的应对措施

（一）在被诉侵权诉讼阶段，被诉侵权人最好能积极、及时地对涉案专利提出无效申请，并利用民行程序交叉的特点，争取对民事侵权诉讼的中止审理，避免被法院认为存在怠于行使权利的主观态度。我国现行的专利法规体系对被诉侵权人提供了充分的权利救济途径，被诉侵权人可以在案件诉讼的各个阶段提出专利权无效宣告请求，如果在答辩期内提出申请且符合相关法律规定的，法院也会根据案件情况中止（侵权诉讼）审理；如果在案件生效判决已经作出但尚未执行的阶段，如果取得了对涉案专利的无效决定，被诉侵权人还可以根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》有关中止执行的规定获得权利救济，比如，当事人根据无效决定依法申请再审，请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院可以裁定中止再审审查，并中止原判决、调解书的执行等等。

（二）当事人可以就专利权稳定性问题自愿作出的未来利益补偿承诺。以最高院“（2022）最高法知民终124号”所处理的情况为例，对于专利实施许可合同/专利权转让合同，如果合同中存在有关专利无效之后如何返还专利许可费、转让费等约定，应当采取约定优先的原则，即可以在双方自愿的前提下，要求专利权人采取类似作出相关未来利益的补偿承诺或声明。最高院借助该案已经表明，专利侵权案件当事人在涉案专利权稳定性存疑或有争议的情况下，基于公平与诚信之考虑，双方当事人均可以自愿作出相关未来利益的补偿承诺或声明，无论法院后续是采取继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉三种处理方式中的哪一种方式，均能够较好且有效平衡双方当事人利益[9]。

七、商标法关于无效决定溯及力的相关规定

作为经营性标记权利的注册商标的专用权（以下简称“商标权”），也是来自于国家商标行政主管部门的授权，故同样存在权利无效的情形，对此，《商标法》对于商标权无效决定追溯力方面采取了与《专利法》极为类似的规定，并同样规定于现行《商标法》第四十七条：

依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

上述规定很好地体现了同为工业产权的商标权与专利权之间的又一处共性。

注释

[1]尹新天．中国专利法详解[M] ．北京：知识产权出版社， 2011: 486.

[2]张浩然 . 专利无效决定溯及力制度检讨与重构——基于最高人民法院适用《专利法》第47条案例群的分析[J] . 《法律适用·司法案例》 . 2020 . 18 :70

[3]中国人大. 中华人民共和国专利法释义(第二部分 释义 第五章 专利权的期限、终止和无效) . 中国人大网. 2001. http://www.npc.gov.cn/npc/c2199/200108/0182167d350148f79f4a44105b092717.shtml . 2022年9月29日访问.

[4]参见最⾼⼈⺠法院（2012）民提字第110号⺠事判决书.

[5]参见最⾼⼈⺠法院（2019）最⾼法知⺠终586号⺠事判决书.

[6]参见最⾼⼈⺠法院（2012）民提字第110号⺠事判决书.

[7]参见最⾼⼈⺠法院（2012）民提字第110号⺠事判决书.

[8]中国人大. 中华人民共和国专利法释义(第二部分 释义 第五章 专利权的期限、终止和无效) . 中国人大网. 2001 . http://www.npc.gov.cn/npc/c2199/200108/0182167d350148f79f4a44105b092717.shtml . 2022年9月29日访问.

[9]原晓爽 郝小娟 . 当事人就专利权稳定性问题自愿作出的未来利益补偿承诺应予鼓励和支持 . 最高人民法院知识产权法庭网站 . 2022 . https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2014.html . 2022年9月29日访问.

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）