NPE：卿本佳人 奈何恶人毁声誉

作者 | LJZ

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NPE（非实施实体）是近年来逐渐走进国内公众视野的一个知识产权概念。

自2016年，国内首个“NPE主动发起的标准必要专利诉讼案——加拿大老牌专利许可公司WiLAN旗下子公司无线未来科技公司，在南京市中级人民法院起诉日本手机厂商索尼移动，索赔800万”一案出现，国内NPE案件由此拉开序幕。

而此前， NPE模式在国外早已“风生水起”后又“偃旗息鼓”。经过数年的发展，业界及学界对于NPE模式仍存有一定的争议。

但如若NPE“修炼成人，姿态婀娜”，也许她会想说一句话——小女子本良家少女，奈何那恶人思我成疾，败我声誉......

NPE由来已久，因起诉广泛、高昂索赔受诟病

多年来，NPE因起诉对象广泛、索赔金额高昂而成为众多企业的“新病旧疾”。

今年3月，美国德克萨斯州一家名为Virtual Immersion Technologies（VIT）的公司起诉了可口可乐（Coca-Cola），理由是可口可乐侵犯了其美国编号6,409,599专利。

在3月1日向特拉华联邦地区法院提交的起诉状中，VIT诉称，可口可乐生产、使用、销售和进口交互式虚拟现实系统的行为，直接侵犯该专利第1、2、8、9项权利要求，并以此获得间接利润增长，还通过向使用虚拟现实系统的可口可乐设备的维护工人和工程师提供服务，诱使他人侵犯了专利权。

而可口可乐并非唯一被VIT起诉的公司。截至2018年9月，VIT已围绕599号专利提起21件专利诉讼，被告涵盖各种规模的企业。

在NPE公司的“围剿”下，“国货之光”小米公司也未能“幸免于难”。

今年2月，IPcom声称，小米多款在英国销售的手机涉嫌侵犯IPCom为3GPP UMTS技术提供的欧洲专利1,841,268。

公开资料显示，IPCom总部位于德国慕尼黑，是一家专利经营机构。2007年，其从博世集团购得一份手机技术专利包，包含大量涉及2G、3G及准4G技术专利，其中的30项专利在美国、欧洲和亚洲被声称为标准必要专利（SEP）。

据不完全统计，IPCom在英、德已发起过9项侵权诉讼，广泛狙击包括诺基亚在内的等各大主流手机厂商。

NPE瓶颈：专利运营能力受肯定 授权条件需完善

那么，NPE制度或NPE机构真的是专利界的一颗“毒瘤”、百害而无一利吗？或许并非如此。

实际上，NPE机构存在多种类型，投机型NPE（也称为诉讼型NPE）是最受诟病的类型，科研型、中介型和转化型NPE则是常见的且被接受的类型。

相较之于拥有专利的普通企业而言，NPE仍有值得借鉴的长处。

金杜律师事务所张谛律师称，NPE拥有较强的专利分析能力，更加了解专利的商业转化价值、稳定性、保护范围。其专利布局和运营能力较好，因主要盈利模式是专利许可或者侵权赔偿，其对于专利价值的敏感性也更高。

从专利市场角度而言，市场是体现专利价值的关键平台，一些NPE合理界定了专利价值，促进了专利交易。另外，还能挖掘部分“休眠专利”。

此外，NPE专利诉讼能力强，许可经验丰富。NPE一般专注于某一族专利，以该专利起诉多个被告，所以通常非常熟悉相关的专利并积累丰富的行业、技术和谈判信息。

北京世宁律师事务所陈文煊律师则指出，NPE更应被界定为一个“中性”的概念。它本身是专利运营的一种模式，NPE的存在和运营是“市场套利”行为的表现形式之一，属于市场行为，是市场规律的一部分。

而有观点称NPE是“专利流氓”，其所指的“专利流氓”并非准确的法律用语，其主要是针对某些编造专利、捏造专利、抄袭专利进行“维权”，或明知不构成侵权而滥用诉讼权利，或盗取、或以其他不正当手段获取他人技术秘密并申请为自己专利等行为。

但这些行为的主体并不限于NPE，或者反过来说，NPE未必实施了这些行为，所以不能将NPE和“专利流氓”划等号。

具体分析而言， NPE对企业的攻击性很强，具有强烈的结果导向，且由于无需顾忌对手的反击，在目标的选择、诉讼的发起方面“狼性”更强。

从市场的角度而言，任何事物都有两面性。一方面，NPE是专利运营的一种手段，可以帮助不熟悉专利运营的权利人（如高校、研究机构、个人发明家等）盘活专利，甚至有许多NPE从大型研发型、生产型企业收购专利，从而充当了这些企业“外包专利运营部门”。

另一方面，也不排除这种模式鼓励了更多的“临界诉讼”，给社会资源的合理配置带来一定的负面影响。

而严格来说，目前国内外针对NPE的专门立法基本罕见，一般都是通过专利授权条件和专利诉讼制度来调节。

国内NPE仍处于“蓝海”市场 ，应避免投机性NPE肆意发展

据2018年1月，知识产权交易公司RPX发布的美国非执业实体（NPE）专利诉讼统计报告显示，2017年，部分NPE公司开始退出专利主张业务，Pendrell于3月份宣布退出，Wi-LAN公司宣布将重心放在工业物联网业务上，Acacia Research自2015年未发起新的诉讼。

部分NPE面临财务困境，自2011年NPE专利诉讼申请量达到峰值后，近几年NPE诉讼量已经下滑。

上述数据表明，国外NPE模式发展引来平稳期和转型期，那么，国内NPE模式又将走向何方？

对此，陈文煊称，相对于国外，国内的NPE发展较晚，国内目前对NPE没有具体规定，也没有排斥这种模式。《科技成果转化法》和地方立法等对专利运营则持鼓励态度。

NPE模式在我国目前处于发展的“蓝海”阶段，原因是其仍处在产业发展周期的快速增长阶段。国内市场吸引NPE的方面包括：专利侵权判赔额持续走高、禁令颁发的概率提升、市场规模大、专利数量庞大、技术交易市场潜力大等。

张谛也称，随着专利法第四次修改的来临与各级人民法院实践中对专利侵权诉讼判赔额的逐年提高，NPE诉讼在未来几年内于我国快速增长是大概率事件。

但NPE诉讼的规模在不同行业大相径庭，由外国投机型NPE主导的通信业与半导体业诉讼数量已经引人瞩目。而国内投机型NPE的手段则呈多样性变化，更为频繁地采用电商平台投诉、专利行政查处等较诉讼成本更加低廉的手段。

放眼全球，NPE诉讼在美国虽已见颓势，但鉴于赔偿额高，仍需警惕；同时，NPE诉讼向欧洲转移逐步加快，也值得关注。为保护产业健康发展，应避免我国成为投机型NPE的下一处饕餮之所。

NPE专利模式访谈实录

NPE模式虽然被许多人诟病，但它实际上以成熟缜密的专利战略布局见长，企业若要成功实施专利运营，避免被NPE公司起诉，应当在专利运营、布局和保护方面采取哪些防御措施？

金杜律师事务所张谛律师：

在专利运营、布局和保护方面企业应当采取一定的预防措施，包括：

（1）重中之重、老生常谈的第一点是企业在立项、研发和上市前应进行不同层次的FTO检索；

（2）密切关注本行业NPE发起诉讼的热点、专利交易的动向，对NPE的专利池进行有针对性地分析，尤其要做好主营业务的专利预警。

（3）“打铁还需自身硬”，企业在做好防御的同时，也要注意提高自身专利实力。通过积极挖掘可专利的技术方案，规范专利申请流程，完善专利布局，适度参与专利交易，获取稳定、严密的专利组合来覆盖和保护自身的产品。

（4）针对NPE的诉讼特点，在展销会、公司网站等场合应更加谨慎地披露产品信息，尤其应避免为宣扬技术效果，对技术特征进行夸大的表述。由于NPE指控的技术方案，通常是可以直接观察到的或者标准必要的，以免除其公证购买样品和进行大量技术比对的负担。因此，企业应注意不要在各类资料中过多或不当地暴露专利产品的信息。

在实践中我们注意到，一般实体企业对于直接竞争对手的专利布局比较关注，但对于NPE防备不足。传统的应对竞争对手的诉讼策略，例如监控对手的专利申请情况并做初事先防御、提起反诉、建立专利池联盟等，在应对NPE时通常无法奏效，随着中国NPE的活跃，也应当予以重视NPE诉讼这颗“定时炸弹”。

当企业被NPE机构起诉时，应如何应对？有哪些经验值得借鉴？

北京世宁律师事务所陈文煊律师：

在诉讼策略上，一方面应尽快提起专利无效程序，争取无效掉相关专利，并且通过检索现有技术，能够获得在侵权诉讼中有利于己方的证据，如接近的现有技术，或者迫使专利权人缩小保护范围，或者使其作出有利于被控侵权人的陈述；另一方面，因为NPE要求诉讼能有利可图且风险可控，因此坚持诉讼到底也有可能迫使NPE和解或撤诉。

同时，近年来，NPE起诉的专利涉及标准必要专利的情况越来越多，企业要善于运用FRAND原则，挑战NPE没有公平、合理、无歧视地进行专利许可，甚至可以考虑提起SEP许可费率纠纷或反垄断诉讼，给NPE施加压力。

企业应当借鉴NPE在专利运营、布局方面的经验，前瞻、高效地构建专利包、组成专利池、组建技术同盟，积极进行技术许可和交易，将集团的专利等轻资产交给专门的实体打理，提升规模效益，将手里的专利盘活，增强企业的IP竞争力。

相较之于前些年，国内外与NPE模式相关的法律有了哪些完善？

北京世宁律师事务所陈文煊律师：

严格来讲，国内外罕见针对NPE的专门立法，一般都是通过专利授权条件和专利诉讼制度来调节。

以美国为例，由于美国之前的专利授权条件宽松，导致大量的软件、商业模式专利获得授权，同时专利诉讼管辖的选择性较大，导致forum shopping盛行，非专利背景的陪审团也能主导几千万美金的诉讼，因此对NPE滥诉情况较为普遍。

在广受抨击之后，美国国会收紧了专利审查标准，并通过判例重新确立了专利诉讼的管辖制度，从而在一定程度上遏制了NPE滥诉的情况。因此在一定程度上可以说，专利法律制度的完善就是对NPE有关制度的完善。

金杜律师事务所张谛律师：

公认地，美国被认为是“专利流氓”的发源地，也是迄今为止受其影响最大的一个国家。相应地，美国也做了许多努力来打击“专利流氓”的行为。美国从2011年颁布《美国发明法案》开始，对“专利流氓”实施了多种限制。

在2015年的《创新法案》(Innovation Act)中修改了部分条文，对NPE专利投机行为做出了如下几方面的规制：（1）要求原告在提起专利侵权诉讼时提供必要的信息，此举有利于督促原告做好诉求准备，限制投机型NPE的模糊起诉行为。（2）将律师费转移规则修改为默认规则, 可进一步通过律师费转移来遏制专利流氓的恶意诉讼行为。（3）《创新法案》重塑了2013年法案关于专利侵权诉讼证据的开示程序，增加了临时动议中止证据开示程序，使被控侵权人避免进行无谓的证据开示。（4）在提交专利侵权时, 《创新法案》要求原告向专利商标局、法院和被告披露诸多信息，在一定程度上可以遏制投机型NPE利用空壳公司进行专利诉讼。

韩国与日本则通过禁止本国高校、科研机构、创新团体向“专利流氓公司”出售、转让专利等方式进行打击。

虽然我国目前没有专门针对NPE的法律和司法解释，但可以从以下多种途径对NPE专利投机行为进行法律规制，如提高专利质量、促进科技成果转化、加强专利交易监管，完善诉讼专利诉讼程序和建立合理的专利侵权赔偿制度等。

中国《专利法》第65条规定了四种侵犯专利权的赔偿数额的方式：专利权人的损失、侵权获益、专利许可使用费的合理倍数、法定赔偿。中国目前为促进专利的利用, 发挥专利对市场的激励作用, 专利侵权赔偿额在逐步提升。但是，较高的专利侵权赔偿额更容易吸引NPE实施专利投机行为, 所以应当注意，在发挥专利对市场的激励作用及压缩投机型NPE的盈利空间之间取得平衡。

资料显示，目前已有部分NPE开始退出专利主张业务，部分NPE甚至面临财务困难，您认为出现这类现象的原因是什么？

金杜律师事务所张谛律师：

如上所述，投机型NPE近年在美国提起专利诉讼需面临更严峻的法律环境，我认为，这是出现这种现象的主要原因。

可以说，这些NPE公司的退出和转型也反映了美国法律政策引导的有效性。从统计数据来看，在美国非NPE的诉讼数量与NPE的诉讼数量的差距已经自2011年显著缩小。另一可能原因是部分NPE将专利诉讼转移至欧洲，有数据称，欧洲近十年的NPE诉讼案件每年增长率在19%左右，并在2014-2016年间呈现快速增长的态势。

北京世宁律师事务所陈文煊律师：

原因是多方面的。一方面，NPE本身在很大程度上受立法和司法环境变化的影响，在美国对专利侵权诉讼制度进行调整和完善的情况下，NPE可图之利减少，NPE的投资者纷纷撤离；

另一方面，NPE也试图洗白人们对NPE的误解和诟病，主要体现为加大投资科研公司、减少诉讼数量、提起诉讼更为慎重等。