《商标法》第十五条第一款对于“李鬼告李逵”类纠纷的适用初探

作者 | 尹腊梅 张遨宇  华东政法大学知识产权学院

编辑 | 玄袂

《商标法》 第十五条 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

近年来，商标抢注人反过来指控被抢注人商标侵权的现象时有发生。“抢注”一词在商标纠纷中，往往泛指任何不符合商标法规定的商标注册，但对应到商标法上的具体规定，却形态各异，不同的“抢注”在构成要件和法律后果上都不尽相同。本文拟就其中一种典型形态的法效果进行探讨，即经销关系中的代理经销商抢注了被代理人的商标，根据其注册商标，反过来起诉被代理人这种情形。比如，某境外品牌方甲与国内经销商乙签订经销协议，约定由经销商乙在国内独家销售品牌方甲制造的原装产品。而后经销商乙未经品牌方甲许可，以自己的名义将所经销产品上的相同或近似商标在同一种商品上进行了商标注册。双方经销关系解除后，经销商不仅不愿意归还抢注的商标，还针对品牌方甲公司在国内授权其他经销商在国内销售载有该商标的行为，以侵犯商标专用权为由诉至法院。

此类由经销代理关系引发的“李鬼告李逵”商标侵权纠纷案件，实践中并不罕见。特别是，有些品牌方未能在商标被抢注后五年内及时提出无效宣告程序，导致陷入困境。在此情况下，经销商作为形式上的注册商标权人，依法行权，看似合理。但从道义上讲，经销商的做法属实鸠占鹊巢，难谓正当。

司法实践中，人民法院在处理广义上的“李鬼告李逵”的案件时，目前仍依赖于民法上的原则性条款。比如，针对代理人或代表人抢注（对应于商标法十五条第一款）、特定关系人抢注（对应于商标法十五条第二款）、恶意抢注他人在先使用有一定影响的未注册商标（对应于商标法第三十二条）、抢注他人未注册的驰名商标（对应于商标法第十三条）以及商标囤积（对应于商标法第四条）等，人民法院在原告权利商标属于恶意取得的情况下，直接适用原则性条款驳回了原告诉请，在近年来已经涌现了不少经典案例。比如2014年“歌力思”案（2014民提字第24号）[1]、2018年“优衣库”案（2018最高法民再396号）[2]、2021年“STAHLWERK”案（2021浙民申4890号）以及2021年“一品石”案（2021最高法民再30号）中，裁判者均是直接适用诚实信用原则与禁止权利滥用原则，对“李鬼”的行为给予了否定性的司法评价。

然而，对于该类案件，除了适用原则性条款，有没有其他方式？换言之，是否存在其他比诚实信用原则更优的法律依据来实现对“李鬼”们的“恶人先告状”不予保护的效果？笔者以为，至少对于经销代理关系引发的这类（狭义的）“李鬼告李逵”商标侵权纠纷，或许可以另辟蹊径，从《商标法》第十五条着手寻找裁判依据。

我国《商标法》第十五条第一款规定，“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”。实践中，《商标法》第十五条第一款的适用实例大多集中在涉及商标异议的行政案件，加上该条款中“提出异议”这样的限定语，导致了该款规定的法效果仅及于商标行政授权确权案件的主观印象。那么，是否能够适用该款规定，对“恶人”不予保护呢？

我们认为，《商标法》第十五条第一款可否直接适用于由经销代理关系引发的“李鬼告李逵”商标侵权民事纠纷案件的问题，可归纳为以下三点：一、该款规定的“提出异议”是否仅限于行政异议；二、该款“禁止使用”的法效果可否直接独立适用；三，“禁止使用”是否可以作为驳回抢注人诉讼请求的法律依据。

关于第一个小问题，《商标法》第十五条第一款规定“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”，这里的“提出异议”，是否一定只能理解为商标注册程序中的“异议”？商标法是一个集公法、私法为一体的法律规范总称，既调整商标的注册，又调整商标的保护。商标的注册条件同时也决定了保护的范围。关于《商标法》第十五条仅仅能适用于商标授权确权程序不适用于民事侵权程序的看法，只不过是基于多年商标授权确权实践形成的惯性思维。2013年以前我国的商标法并没有关于通用名称抗辩条款，但这并不妨碍在司法实践中对属于通用名称的注册商标不予保护的先行实践。这是因为，既然是通用名称，就没有显著性，缺乏显著性的商标，不能作为商标注册，这是商标法十一条明确的规定，所谓的描述性正当使用抗辩，正是对十一条关于商标注册要求具有显著性的规定在民事侵权诉讼中的适用而已。尽管整部《商标法》中“异议”一词多指代行政异议，但单就第十五条第一款中的“提出异议”一词而言，其并未限定具体的异议方式，因而无法推出其语意范围仅限于行政异议。由此看来，被抢注人通过民事救济起诉抢注人，或者在应诉案件中，对抢注人提出抗辩等异议行为亦当属本条“提出异议”之情形。

对于第二个问题，《商标法》第十五条第一款所规定的“禁止使用”的法效果可否直接在“不予注册”的效果之外独立适用？《商标法》第十五条第一款对应的直接法效果为“不予注册并禁止使用”，如何理解“禁止使用”与“不予注册”的关系，对于该款可否适用于民事纠纷极为关键。归纳下来，二者关系无外两种：一是“禁止使用”附带于“不予注册”之上，如若“不予注册”之效果未能实现，则“禁止使用”之效果定然不复存在；二是“禁止使用”独立于“不予注册”之外，无论涉案商标是否被施以“不予注册”之效果，“禁止使用”效果均不受影响。实践中，经销商抢注品牌方商标后，品牌方依据第十五条第一款在异议期内向行政部门提出异议，进而实现“不予注册”的法效果。品牌方提出异议的目的通常仅是阻止代理人抢注其商标，并不希望禁止代理人在不违背品牌方主观意愿的情况下对载有该商标之正品的销售（也是一种使用）行为。若依第一种理解，显然无法实现此目的。此种强行附加于“不予注册”之上的“禁止使用”效果，某种程度上限制了品牌方授权他人使用其商标的自由。若依第二种理解，“禁止使用”的法效果可脱离于“不予注册”独立适用，该问题则迎刃而解。上海市高级人民法院在雅歌布案（2020沪终73民终304号）的判决中也提到，商标法第十五条、第四十五条赋予被代理人或被代表人提起商标无效宣告的权利，但并未限制当事人就相关商标权属纠纷提起民事诉讼。纵观整部《商标法》，“不予注册并禁止使用”的措辞并非第十五条第一款所独有，第十三条第二款也有相同的表述。《商标法》第十三条第二款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”，而相关司法解释表明，该条规定可以作为民事责任的法律依据的：最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第二条规定，“依据商标法第十三条第二款的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任”。显然该条解释中“停止侵害”民事责任的法律依据就是《商标法》第十三条第二款中的“禁止使用”的规定。由此看来，将“禁止使用”效果独立于“不予注册”，直接适用于民事案件已有先例，并非天马行空。因此，当代理人披着“注册商标”的表象，使用抢注的商标时，应当承担“禁止使用”的法效果；未经代理人许可而使用的，应当承担“停止侵害”的民事责任。而且该条中也没有关于在多少年以内禁止使用的限定语，因此哪怕被抢注的商标已经超过了五年争议期，亦在所不论。[3]

对于第三个小问题，“禁止使用”的规定是否能够作为法院判决驳回代理人起诉被代理人侵权指控的法律依据？我们认为，是可以的。理由在于，当抢注人受制于“禁止使用”法效果时，“禁止”意味着无权，无权即“没有商标专用权”。根据诉权不能脱离实体权利单独存在的原理[4]，当实体权利不存在时，附于实体权利之上的诉讼权利亦是无从谈起。因此，当抢注者反过来起诉被抢住者，也就是“李鬼告李逵”的情况下，可适用该“禁止使用”之规定驳回“李鬼”的侵权指控。

如此，当经销商“李鬼”诉品牌方“李逵”商标侵权时，除适用诚实信用原则外，应诉方依据《商标法》第十五条第一款进行抗辩，也应当可以获得法院支持。

综合来看，《商标法》第十五条第一款既可为“矛”，被代理人以此为请求权基础，要求代理人承担民事侵权责任；亦可为“盾”，被代理人以此为抗辩依据，辩称代理人不享有实体权利。

注释：

[1]该案系2017年最高人民法院发布的第82号指导案例。

[2]该案系2018年最高人民法院发布的中国法院10大知识产权案件之一。

[3]当然，如果存在其他情形，比如被抢注人懈怠，则又是另外一种结果了。

[4]参见祝建军：《知识产权诉权以享有实体权利为条件》，载《人民法院报》2014年1月22日。

（制图丨又青）