浅析商标侵权案件中商标性使用与混淆的关系

作者 | 沙仁高娃 杜文静  北京高文律师事务所

一、问题的提出

“商标性使用”是指具有商标法意义上的商标使用行为，即用来指示商品或服务来源的商标使用行为。[1]实务中一般认为“商标性使用”与“商标的使用”实质相同，只是不同的说法。2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）引入“商标的使用”概念。目前商标侵权案件的司法审判中，常将“商标性使用”作为认定是否构成侵权的前提条件，具体审判逻辑是：商标性使用的定义---本案被控侵权行为是什么---本案被控侵权行为是否属于商标性使用---如是，是否构成混淆---是否侵权。该审判逻辑传达的信息是将是否构成混淆视为是商标性使用项下的问题，换言之，如非商标性使用即不再需要探讨是否存在混淆的问题。

那么在商标侵权案中，将商标性使用与是否构成混淆的关系认定为上下位是否合理呢？是否有其他更为合理的认定方式呢？本文将通过梳理现有立法规定，并结合司法判决，浅析商标侵权案件项下商标性使用与混淆的关系。

二、关于商标性使用法律规定梳理

（一）国内立法情况

1.法律

笔者将《商标法》自颁布以来关于“商标性使用”的立法情况梳理如下：

表一：

2.行政法规

笔者将涉及“商标性使用”的行政法规梳理如下：

表二：

3.部门规章及其他

2020年国家知识产权局出台的《商标侵权判断标准》及其配套的理解适用中对“商标性使用”与“侵权认定”的关系进行了明确，即规定“商标性使用”是构成侵权的前提条件。相关内容梳理如下：

表三：

如上表所示，在立法层面上出现一定程度混乱的局面，具体是指，在狭义立法层面上，并未锁定商标性使用与认定商标侵权的关系，但在广义立法层面国家知识产权局出台的《商标侵权判断标准》明确规定“商标的使用是判断商标侵权行为的前提要件”。上述情况本质上是下位法在上位法未明确规定的情况，自行设置了上位法适用要件。

此外，我们注意到关于“商标的使用”的概念在1983年《商标法实施细则》中就已出现，《商标法》层面是在2013年才引入。

（二）域外相关立法情况

1.美国

美国采取“混淆可能性”为侵权认定的唯一要素，在商标侵权认定过程中，也仅需要考虑对商标的使用行为是否会导致消费者的误认。《美国兰哈姆法》（美国商标法）第四十五条中规定“将商标用于商业中”，但并未要求商标使用行为必须是商标法上的商标使用。[2]显然“将商标用于商业中”的内涵与“商标性使用”不同，“将商标用于商业中”是指其行为须是市场行为，相对的是“非市场行为”，而“商标性使用”侧重对具体行为的法律属性予以确认。

2.欧盟及日本

欧盟商标侵权判定的标准与美国有所区别，欧盟实行“相似性+混淆可能性”标准。但在侵权构成中实质性地纳入“商标性使用”条件。《欧盟商标指令》并未对商标的使用进行定义，在商标侵权条款中的表述是“在贸易中使用”“用于商品或服务”，由此产生了“使用”两字是否需要限定为“商标性使用”的问题。德国、法国、英国等国家均曾面临商标侵权中“使用”的解释问题，欧洲法院通过目的解释对商标侵权中的“使用”进行限定，“影响或可能影响商标功能的使用”本质上为“商标性使用”。在欧盟商标法下，商标侵权中“商标性使用”要件也为欧美学者认可。[3]

但同时我们能够看出，欧盟在商标侵权案中讨论的“商标性使用”与我国现有司法审判逻辑尚有明显的差异，具体是指，欧盟把“商标性使用”作为了认定是否构成侵权的实质因素，但其含义和外延大于我国司法审判逻辑项下的“商标性使用”在案件中的意义。如上所述，欧盟“商标性使用”的含义聚焦“影响或可能影响商标功能的使用”，但因我国《商标法》中明确了商标使用的具体含义[4]，换言之排除了未落入法律规定的商标性使用的情形，但仍然导致“消费者混淆”的情况可能构成商标侵权的可能，再具象一点，现有司法判决逻辑人为缩限了导致“混淆”的原因，认为了除去法律规定的情况，再无其他可能。

日本《商标法》第三十七条第一款明确规定侵权构成要件包括“商标的使用”，第二条第三款则对商标的使用进行了形式化的列举。[5]据日本学者田村善之分析，在日本司法实践中，如果一个标志未作为商品的识别机能来使用，则不构成侵权，[6]表明实践中倾向于认可“商标性使用”要件。

综上可知，在立法层面上，美国和欧盟在立法精神上趋于一致，我国司法判决逻辑与日本更为接近。

三、我国实务判决情况

（一）检索概况

为探究“商标性使用”与商标侵权案件的认定在实务中的关系，笔者进行了案例检索，具体如下：笔者采用的数据库是“威科先行”，检索的“案由”为“侵害商标权纠纷”，限定搜索关键词为“裁判理由中含有‘商标的使用’”，检索的审理法院限定最高人民法院、全国高级人民法院及专门法院，审判日期为2013年10月30日至2023年10月30日。 

（二）检索结论

结合“威科先行”数据库依照上述检索条件分析生成的“可视化”数据统计（即下文图一及图二），可以得出如下结论：

1.“商标的使用”认定商标侵权纠纷案件数量较多，近年来成为实务中常见的纠纷类型。仅2013年-2023年共10年期间，商标侵权案件共计1509件，其中最高人民法院此类型案件审理量45件，全国高级人民法院审理量854件，专门法院审理量610件。

图一：不同法院级别的案件审理量所占比例

2.在涉及认定“商标的使用”侵权案件中，判断是否侵权的法条依据一般引用《商标法》第四十八条和第五十七条。其中引用2013年和2019年《商标法》第四十八条“商标的使用”条款的共788件，再结合上文检索案件共计1509件，由此可知在商标侵权案件中，其审判逻辑包含认定是否构成“商标的使用”的案件已超过1/2，在审判认定逻辑中地位突出，居于重要地位。

图二：实体法法条引用情况

四、关于商标性使用与认定商标侵权的关系讨论

目前，在我国学术界，有观点认可商标性使用是判断商标侵权行为的前提要件的正确性。[7]实务中多数法院也采用了此种判决逻辑。

但也有学者对此持否定观点。有学者认为，在解释论下，基于法定主义的立场，“商标性使用”是与“混淆可能性”并列的独立要件，前者对应的是商标侵权的“行为”，后者考察的是商标侵权的“结果”。两者并列，分别把关，有利于对商标侵权认定进行充分论证和全面分析。[8]

也有学者认为，“商标性使用”不是侵权的构成要件，应在正当使用中考虑。在被告能够证明构成商标正当使用的情况下，原告证明商标使用和混淆可能性的存在均变得毫无意义，法院在商标侵权构成的权利产生规范下审查商标使用成为“无用功”。当然，原告仍需证明混淆可能性的存在，否则被告根本就无需证明商标的正当使用。[9]

五、思考

要厘清商标性使用在商标侵权案中的作用、其与混淆的关系，首先要回到根源，即混淆与商标性使用适用的价值核心点以及解决的问题。

（一）立法层面“混淆”与“商标性使用”的关系

笔者按照《商标法》立法情况梳理涉及“混淆”的法律规定如下：

表四：

除《商标法》外，“混淆”在其他法律规定中发展沿革如下：

表五：

通过上述表格，可以得出以下结论：

1.2001年之前的《商标法》中无“混淆”条款。

2.2002年我国引入“混淆”概念。2002年最高人民法院发布了《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，突破了单纯从形式上判断商标近似的做法，增加了对商标近似及类似商品、服务中的“混淆”判断标准。

3.2010年之后“混淆”得到进一步发展。2010年最高人民法院公布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，在第十六条对商标近似做了进一步的明确，第一次明确提出认定商标近似要考虑是否容易导致混淆。

4.2013年《商标法》正式引入“混淆”概念。2013年《商标法》规定在同种或类似商品上使用近似商标，容易导致混淆的，构成侵权。即商标近似加混淆才构成侵权，而且是把混淆和近似作为两个并列的概念予以提出，这也在《商标法》立法上首次明确了混淆可能性的标准。[10]

结合表一、四可知，在立法层面上“混淆”概念出现早于“商标性使用”，由此可知追溯本质，“混淆”是核心价值，在其核心价值具体落实过程中“商标性使用”是路径之一。

（二）实务层面，“混淆”与“商标性使用”的关系

司法实践中，也会出现被控侵权行为并不落入法定的“商标性使用”但仍认定构成侵权的案件，法院的判决逻辑是直接沿用“是否构成混淆”。山东省高级人民法院第(2019)鲁民终2642号在“扑克牌大小王”案即适用了前述逻辑，再审程序中最高院亦予以确认。

该案中，权利人是上海姚记扑克股份有限公司（下称“姚记扑克”），享有多个“小丑”图样的注册商标，后发现被控侵权人山东临沂开元教育设备有限公司（下称“开元公司”）在扑克牌的大小王牌面上亦使用了前述图样，主张其实施了侵犯商标专用权的行为，遂之提起诉讼。

开元公司抗辩称，对“小丑”图案的使用不属于商标法意义上的使用，不会造成相关公众的混淆误认。“小丑”图案只存在于大小王这两张纸牌上，且这两张纸牌均被置于不透明的包装内。大小王纸牌不构成独立的商品，不能单独销售，不会对消费者购买的决定产生任何影响。“小丑”图案的使用不符合《商标法》第四十八条的规定，无法起到标识商标来源和生产者的作用，不能认定为商标法意义上的使用，更不属于使用相同或近似商标的行为。

二审法院没有直接回应被控侵权行为是否属于《商标法》规定的商标性使用行为，转而以“混淆”的视角进行了论述，即“扑克牌商品为特殊商品，五十四张牌中有五十二张牌是完全相同的。基于消费者对扑克牌的使用习惯，扑克牌大小王上的图案相对于文字更具有识别性与可区分性，因此，大小王上的图案具有识别扑克牌商品来源的作用。涉案扑克牌商品系开元公司生产和销售，‘金久’扑克牌大小王上使用的图案与姚记公司的‘姚记’图形注册商标极为近似，消费者在使用时或使用后可能会认为大小王上的图案相同或相似的产品同姚记公司存在一定的关联，容易导致消费者产生误认误购。因此，开元公司在‘金久’扑克牌大小王上使用的图案侵犯了姚记公司的注册商标专用权。”最高院认可上述观点。

综上可知，在司法审判实务也存在直接以“混淆”为标准认定构成侵权的情况。

（三）总结

从我国立法实践及其他国家立法经验来看，“混淆”是认定是否构成侵权的基石，应处于核心地位。“混淆”具有更为广泛的内涵和外延，通过“商标性使用”导致的混淆是其中之一，因此在实践中“混淆”逻辑应该与“商标性使用”审判逻辑并列适用且又交融的状态。

商标法的本质是维护市场竞争秩序，而消费者混淆可能性是商标侵权认定中最本质去判断是否破坏市场竞争秩序的标准。即使存在商标性使用、正当性使用以及涉案商标之间的相似程度的讨论，但消费者的认知仍是商标侵权认定中终极的考量环节。故“混淆”判断应作为终极的评价体系，“商标性使用”作为判断“混淆”的参考因素具有合理性。

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参考文献：

[1] 赵旭：《商标性使用作为商标侵权前提的反思》，载《知识产权》2021年第9期，第56页。

[2] 周正国：《商标性使用：商标侵权认定的先决条件——基于应然与实然角度》，载《湘江青年法学》2020年第1期，第159页。

[3] 吕炳斌：《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》，载《法学家》2020年第2期，第73页。

[4]《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

[5] 日本《商标法》（昭和三十四年法律第一百二十七号；平成三十年法律第八十八号改正）第2条第3款规定：（三）本法中所谓标志的“使用”系指下列行为：（１）在商品或商品包装上附以标志的行为；（２）在商品或商品包装上附以标志而移转或交付，或为了移转或交付而展出或进口的行为；（３）在商品广告、价目表，或交易文件上附以标志并将之展出或散发的行为。

[6] [日]田村善之：《日本知识产权法》（第4版），周超、李雨峰、李希同译，知识产权出版社2011年版，第135-136页。

[7] 孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2014年版，第134-135页；祝建军：《判定商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考》，载《知识产权》2014年第1期，第22-28页。

[8] 吕炳斌：《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》，载《法学家》2020年第2期，第73页。

[9] 王太平：《论商标使用在商标侵权构成中的地位》，载《法学》2017年第8期，第119页。

[10] 赵克：《商标近似的立法技术与司法表达》，载《人民司法（应用）》2015年第11期，第108页。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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