浅析法律尽调与知识产权尽调

作者 | 张乐超 北京允天律师事务所

编辑 | 布鲁斯

企业之间的投融资并购等交易一直是中国经济市场上经久不衰的话题，在上述交易过程中，投资方/购买方往往更加看重法律尽职调查，忽略知识产权尽职调查，这会为后续企业经营发展埋下一些隐患。以大众收购劳斯莱斯为例，1998年，大众汽车花费7亿多美元收购劳斯莱斯，然而在收购过程中并未对劳斯莱斯的知识产权进行尽调，尤其是未确认核心资产劳斯莱斯商标的所有权。尽管顺利完成了收购，但大众公司仍然不能在其新款豪华车上使用“劳斯莱斯”的商标。相反，宝马公司却以6500万美元的价格从劳斯莱斯商标所有人处购买到了劳斯莱斯的商标。企业在技术许可转让、投融资并购等交易过程中，知识产权尽调是一个不容忽视的重要环节。

Part01

法律尽调与知识产权尽调之概念辨析

“尽职调查概念来自英美法。最早是用于对证券市场上投资人(股东)的保护，后来被移植到企业并购等交易中来。根据美国1933年证券法关于尽职调查的规定，如果当事人没有进行尽职调查，则有可能要对第三人(投资者)承担民事损害赔偿责任”。[1]法律尽职调查一般是指“在收购中，买方对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律状况以及目标公司面临的机会和存在的风险进行的调查”。[2]然而，知识产权尽职调查更多是“指基于特定的商事需求，委托第三方专业机构或人员对目标公司的知识产权进行全面性调查及系统性梳理，为委托方或预期投资者提供目标公司可能影响预期商业计划或其他关键因素的知识产权信息，最终形成专业性综述报告的非诉讼法律服务活动”。[3]

基于上述概念分析可知，法律尽职调查主要包括公司资产及负债情况、公司业务及治理情况、公司诉讼情况等。法律尽职调查过程中，一般仅对知识产权进行常规性的核查，往往核查被尽调公司专利、商标、网站、域名的数量和有效性，针对公司的核心技术和研发情况的核查，更多从研发项目的数量及研发投入占比进行核查。法律尽职调查过程中知识产权部分核查结果一般体现在尽职调查报告的“目标公司的主要资产”及“目标公司业务与技术”部分，上述核查方式，无法对公司的核心技术及知识产权的真正价值做有效性评价。

基于市场的需求，弥补法律尽职调查的缺陷，知识产权尽职调查逐渐从法律尽职调查中独立出来，成为一项专门的非诉讼法律服务活动。重点对拟投资公司的知识产权事项，进行全面的调查和梳理，形成知识产权的尽职调查报告，进而解决投资方/购买方的信息差问题，提示相关风险，为投资方/购买方的投资决策作参考。当前“知识产权尽职调查的内容，包括但不限于：专利、商标、著作权、商业秘密、集成电路布图设计专有权、植物新品种权及其他相关的衍生/延伸权利。通常的知识产权尽职调查主要针对专利、商标、著作权和商业秘密”。[4]

图一 法律尽职调查与知识产权尽职调查演变趋势

Part02

法律尽调与知识产权尽调之尽调目的辨析

从尽职调查的底层逻辑出发，法律尽调与知识产权尽调根本目的是解决信息不对称的问题。在技术许可转让、投融资并购等交易活动中，被投资方/出售方与投资方/购买方掌握的信息是不同的。基于双方信息差，在被尽调公司价值判断上往往会产生较大的鸿沟，尤其是投资方/购买方，并未实际控制过被投资方/出售方的公司或拟购买的技术，往往处于劣势地位。通过尽职调查可以有效地弥补信息差，从而使投资方/购买方在交易活动中掌握更加主动的地位。

法律尽职调查往往更加侧重“全面性”，对被尽调公司的各个方面进行全面的“体检”，包括公司基本情况调查、管理人员调查、业务与技术情况调查、工业竞争与关联交易调查、公司财务状况及涉诉情况调查等。法律尽职调目的主要在于对被尽调公司进行全面性调查和系统性梳理，以发现被尽调公司存在问题，为本次交易活动设计交易方案，明确交易双方权利义务，降低交易风险。

知识产权尽职调查，顾名思义，其更具有“针对性”，主要针对被尽调公司的知识产权事项进行调查。其更像一场“脑科”手术，对被尽调公司知识产权状况及存在风险进行深度的挖掘与梳理，包括但不限于权利内容、权利归属、权利来源、权利负担、权利价值、实施风险、交易风险等。知识产权尽职调查目的在于对知识产权价值和风险做出准确判断，为投资方/购买方客观评估被尽调公司知识产权的价值提供强有力的依据

另外，在人员匹配方面，法律尽职调查一般是由专职律师组成项目团队，对被尽调公司进行核查，其更多从法律合规的视角进行风险分析。然而，知识产权尽调除具有法律背景的专业律师参与外，还需要具有一定专业技术知识、了解行业技术背景的代理人参与，其从技术的视角对被尽调公司的知识产权做出专业性的判断。如果专职律师具有法律背景同时具有技术背景则是最好的选择，其不仅对法律的专业知识有深入的了解，同时对行业领域、技术路线等事项有所了解，可充分利用自身的工作经验、专业能力、技术背景等对被尽调公司知识产权情况做出客观、准确的判断。

Part03

法律尽调与知识产权尽调之尽调事项辨析

知识产权尽调之所以能够从法律尽调中独立出来，更多基于知识产权的专业性，其是一个集合法律、技术、管理、经济等知识的综合性领域，对专业性的要求比较高。基于上述分析可知，知识产权尽调细分领域相对广泛，涉及专利、商标、著作权和商业秘密等，下面通过知识产权尽调中的专利尽调来说明法律尽职调查与知识产权尽调的区别，具体如下：

基于上表分析可知，在专利数量及法律状态、专利权的权属情况、已有专利纠纷等非技术方面的尽调，法律尽调和知识产权尽调都可以达到投资方/收购方的目的，但在法律尽调过程中，知识产权仅是其中很小的一部分，在没有明显瑕疵的情况下，法律尽调往往不会做更多深入核查。在知识产权尽调过程中，由于尽调范围相对明确，也会对上述非技术方面尽调做深入的核查，包括专利审查历史，权属变更过程等。然而，在技术方面的尽调，法律尽调可能“爱莫能助”，法律尽调一般会通过访谈形式对核心技术来源进行询问。但对被尽调专利法律状态稳定性、专利技术路线及核心专利分析、专利的价值分析等技术方面可能不会做过多关注。以中国专利申请为例，法律尽调更多关注是该专利是否为有效的专利，专利权是否属于被尽调公司。但对该专利的专利权的保护范围有多大、专利是否具有稳定性，是否容易被第三方进行无效，审查历史是否影响专利权保护范围不作过多的关注。

虽然知识产权尽调期初是法律尽职调查一部分，但基于其领域的专业性，已经完全独立于法律尽职调查，尤其是在专利技术路线及核心专利分析、专利的价值分析等方面，需要具有一定专业技术背景人员才能完成。专利尽职调查重点在于通过专利技术评估、专利稳定性分析、产品自由实施（FTO）等方式对被尽调的专利技术进行客观性评价，为投资方的交易决策提供参考依据。因此，知识产权尽调往往立足于技术本身，对被尽调公司的知识产权做出客观的专业判断。

Part04

知识产权尽调其他注意事项

知识产权尽调相对于法律尽职调查有很多特殊性，已经属于相对独立完善的业务领域，在一些具体尽调事项中存在一定的差异性。下面通过涉及知识产权反垄断审查、海外投资并购的知识产权尽调加以说明。

在涉及知识产权反垄断审查方面，随着我国市场的不断完善与发展，相关政府部门先后出台了《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》等规定，对经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为做进一步的细化与完善。在知识产权尽职调查过程中，应对技术许可转让或投融资并购过程中是否涉及可能排除、限制竞争的知识产权协议、涉及知识产权的滥用市场支配地位行为、涉及知识产权的经营者集中行为进行审慎性核查。例如，在进行知识产权转让或许可时，是否构成经营者集中，需重点考虑知识产权是否构成独立业务、知识产权在上一会计年度是否产生了独立且可计算的营业额、知识产权许可的方式和期限等因素。因此，在知识产权尽调过程中，是否涉及反垄断审查也是知识产权尽调关注的事项。

在海外投资并购事项上，法律尽调在跨国并购中同样面临不同国家法律制度的差异性，但在跨国并购的知识产权尽调过程中应当尤为注意。就职务发明而言，基于法域及各个国家知识产权的定位不同，在知识产权行为认定上存在差异。“从世界范围来看，职务发明专利权归属有两大类。一是采取‘雇主优先’的原则，职务发明专利归雇主所有，职务发明人具有分享知识产权报酬的权利。例如，法国的专利法规定，员工依雇佣和委托合同获得相应报酬。二是采取‘发明人优先’的原则，职务发明专利的原始权利归职务发明人，雇主享有专利实施权。如日本和德国采取这种原则。”[5]因各国法律制度对知识产权规定并不完全一致，在跨国并购过程中，如何客观准确地对相关知识产权做出判断，成为知识产权尽调工作的难点，尤其涉及跨国的知识产权转移、国家安全审查等方面。在知识产权尽调过程中，尽调律师应关注交易双方所在国家有无禁止相关知识产权交易的相关规定，消除交易双方对知识产权认知和使用的分歧，也是知识产权尽调的主要工作之一。

注释

[1]胡宏雁.知识产权跨国并购法律问题研究[D].吉林：吉林大学，2022：51.

[2] 转引程利民著.抢滩海外 中国企业海外投资操作技巧与风险管控[M].2014：186

[3] 中华全国律师协会知识产权尽职调查操作指引（2017）

[4] 律师办理创业投资企业知识产权尽职调查的操作指引（试行2024）

[5]袁娟，宋鱼水等著.知识产权人才管理与开发[M]. 2008：168

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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