上游行为不侵权，下游行为责任免？

作者 | 刘良勇 方春晖 宋献涛  北京德和衡律师事务所

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专利法第十一条中的使用、许诺销售、销售行为是专利产品[1]的制造行为的延续，即：制造行为处于上游，而使用、许诺销售、销售等行为处于下游，对于同一件产品而言，其上下游行为的发生有时间先后之别。当上游的制造行为因欠缺时间条件而不构成专利侵权时，那么，在专利保护期内（包括专利法第十三条规定的发明专利临时保护期及第三十九条和第四十条规定的专利权生效期）实施的使用、许诺销售、销售等下游行为是否也相应免责呢？对于这个问题，仅从专利法第十一条本身进行分析是不够的。本文基于(2015)民申字第1070号再审案就此问题展开探讨。

一、案情回顾

最高人民法院(2015)民申字第1070号再审案涉及刘鸿彬（“专利权人”）与北京京联发数控科技有限公司（“京联发公司”）、天威四川硅业有限责任公司（“天威公司”）侵害实用新型专利权纠纷（“本案”）。专利权人在2008年12月31日申请了名称为“硅棒锥度或外圆数控磨床”的实用新型专利（“涉案专利”），并于2009年10月21日被授予专利权。天威公司于2009年3月对外发布《3000t／a多晶硅生产线建设项目硅加工设备询价书》对包括涉案产品“硅心磨锥机”在内的设备进行招标，并于2009年4月10日与京联发公司签订了向其购买涉案产品的《购销合同》，京联发公司在2009年10月16日之前已向天威公司交付涉案产品。

对于本案，一审法院经审理认定京联发公司和天威公司的侵权行为成立。但二审法院认为，京联发公司生产、销售涉案产品的日期在涉案专利的授权公告日之前，因此无论涉案产品的技术特征是否落入涉案专利的保护范围，京联发公司的行为均不构成侵权。同时，二审法院还认为，由于京联发公司的行为均不构成侵权，故天威公司通过合法购买并使用涉案产品的行为亦不构成侵权。[2] 

此后，专利权人不服二审判决，向最高人民法院提出再审请求。最高人民法院经审理后认为，销售行为的认定一般应以销售合同成立为标准，由此认定京联发公司的销售行为在涉案专利的授权日之前已经完成，京联发公司的生产和销售涉案产品的行为不构成侵权。同时，最高人民法院还进一步认为，对于实用新型专利授权公告日前已经售出的产品的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，应该得到允许，并由此认定天威公司使用涉案产品的行为不构成侵权。最终，最高人民法院维持二审法院的判决，驳回再审请求。[3]

二、问题的提出和拓展

专利有其独特的生命周期，始于提交申请，中间经历公布或公告、授权，最后终止或期满，在不同的时期享有不同力度的保护。专利法第四十二条规定，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。但值得注意的是，专利权期限并不等于专利生效期。根据专利法第三十九条和第四十条的规定，发明、实用新型和外观设计三种专利权均自授权公告日起生效。因此，对于发生在申请日和授权公告日之间的行为，不能给人乱扣专利侵权的帽子，虽然专利法第十三条针对发明将公开日和授权日之间的地带规定为临时保护期，但权利人只是在专利授权后可以要求实施者支付适当的费用，其在性质上并非侵权行为。

一件工业产品，其在不同的时期可能面临着不同的专利实施行为。专利法第十一条规定了发明和实用新型专利的五种侵权行为，以及外观设计专利的四种侵权行为，这些行为中，有的处于上游，有的处于下游，它们在时间上有先后之别。例如，产品的制造行为发生在实用新型专利申请日与授权公告日期间或发明专利申请日与公开日期间，依据专利法第十一条的规定，因欠缺时间条件而不构成专利侵权，但是，该产品在专利授权日后就满足了时间条件，若进行许诺销售、销售或使用，是否构成专利侵权？仅从专利法第十一条的字面含义来看，似乎构成专利侵权，但我们从情理上却难以接受，因为其意味着制造行为不构成侵权的这些产品只能一辈子呆在仓库中，无法投入市场，也无法发挥其应有的技术功能和市场价值，造成资源浪费。

在(2015)民申字第1070号再审案件中，最高法院仅认定在实用新型专利授权公告日前已经售出的产品的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，应该得到允许，不构成专利侵权，但仍然没有明确地界定授权公告日之前制造的产品在授权公告日之后的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，是否也应该得到允许，是否也不构成专利侵权。再拓展一下，对于实用新型专利申请日之前或者申请日与授权公告日之间制造的产品，其在授权公告日之后发生的后续行为，以及对于发明专利申请日之前或者申请日与公开日之间制造的产品，其在授权公告日之后发生的后续行为，如何进行侵权判定？这些问题值得研究。

由此，笔者认为，对于不同时间段发生的上游行为及其下游行为，专利法第十一条的适用亟待精细化。

三、专利法第十一条之精细化适用

对于不同的专利实施行为，专利法编织了一个疏密有致的保护网。专利法第十一条赋予了发明和实用新型专利权人对五种侵权行为的禁止权，赋予了外观设计专利权人对四种侵权行为的禁止权，但专利法第十一条的适用并不是绝对的，专利法第六十九条规定了很多例外情形[4]，专利法第七十条和司法解释二第十八条对于下游的使用、许诺销售、销售规定了宽恕处理。

由此可见，对于使用、许诺销售、销售这样的下游行为，专利法第十一条的适用是附条件的，而不能一言九鼎。按照第1070号再审案的判决精神，实用新型专利授权公告日（或发明专利公开日）之前制造专利产品的行为不构成侵权，该产品的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，也不构成侵权；至于临时保护期间制造专利产品的行为，可以按照专利法第十三条和司法解释二第十八条进行判断；对于授权公告日后制造专利产品的行为及其后续行为应当构成侵权，除了专利法第十一条，还要看是否属于第六十九条、第七十条、司法解释二第二十五条所规定的情形。

可见，对各种侵权行为适用专利法第十一条，有很大的精细化操作空间。

（一）上游的制造和进口行为

1、发生在专利权生效期间的上游制造行为

专利法对作为侵权源头的制造行为实行严格保护，不管制造者的主观意图为何，只要发生在专利权生效期间，即构成专利侵权。除了专利法第六十九条第二、四、五款规定的之外，专利法和司法解释对专利权生效期间的制造行为没有其他例外或宽恕的规定。

专利法和专利权都有地域性的说法，因此，即使存在一项中国专利权，中国法院对中国之外区域实施该专利的行为也没有管辖权。实务中，有的企业在国外制造专利侵权产品，然后进口到中国进行销售并投入使用，这自然会伤害专利权人的利益。中国专利法虽然对国外的制造行为望洋兴叹，却将进口行为作为国内的侵权源头加以规制。对于进口行为，除了专利法第六十九条第一款规定之外，中国专利法和司法解释对进口行为没有任何例外或宽恕的规定，即，只要进口行为发生在专利权生效期间，就构成专利侵权。对于发明专利临时保护期间发生的进口行为，进口者同样负有支付适当费用的义务[5]。

2、发生在专利权生效期间之外的上游制造行为

（1）申请日之前的上游制造行为

如果产品的制造行为发生在申请日前，即不发生在专利权的期限内，该上游的制造行为自然不会构成专利侵权。不但如此，在申请日之前已经进行制造行为的，在专利授权日之后仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权[6]。即，申请日之前的制造行为不仅不侵犯专利权，而且在专利授权日之后还享有先用权。

（2）发明专利临时保护期间的上游制造行为

如果该产品的制造行为发生在发明专利临时保护期间，此制造行为在性质上不构成侵权，但是需要支付适当的费用[7]。

（3）发明专利申请日和公开日之间的上游制造行为

对于发生在发明专利申请日和公开日之间的上游制造行为，现行专利法和司法解释没有明确规定其应承担的法律责任。但是，笔者认为，发生在发明专利申请日和公开日之间的上游制造行为应该不构成侵犯专利权，也无需支付适当的费用，具体理由如下：

首先，如上分析，对于申请日之前的制造行为，其不但不侵权而且还享有先用权，对于发明专利临时保护期间的制造行为，其在性质上不构成侵权但需要支付适当的费用。从法律逻辑上看，根据专利申请日、公开日、授权日等的时间顺序，专利法对提供的保护力度随着时间的推移有一个递增的过程（请见下图）[8]。

由此，发生在发明专利申请日和公开日之间的制造行为，其责任应该重于申请日之前的产品制造行为，即不侵权但不享有先用权，但应该轻于发明专利临时保护期间的产品制造行为，即不侵权也不需支付适当的费用。

其次，以“公开换取保护”是现代专利制度的核心内容。在发明专利申请日至公开日期间，技术信息还没有向公众公开，不应给予专利权的保护，既使是临时保护也不应给予。

（二）下游的许诺销售、销售或使用行为

专利法第七十条为专利侵权产品的使用者、许诺销售者、销售者提供了合法来源抗辩的机会，如果这些下游的行为人能够证明产品的合法来源，则不承担赔偿责任，司法解释二第二十五条对使用者做出了进一步的宽恕规定，即，如果侵权产品的使用者证明已经支付合理对价，还可免除停止侵权的责任。

举重以明轻，既然专利侵权产品的后续实施行为都可以得到如此宽恕，那么，对于专利权生效期间之外（例如，临时保护期间）制造或进口的产品，其后续实施行为应得到进一步的宽恕。

因此，对于产品许诺销售、销售或使用行为的侵权判定和责任认定，不仅要看该行为自身的发生时间点，还要看该产品的上游行为的合法性，具体如下：

1、许诺销售、销售或使用行为发生在专利权生效期间

（1）虽然发生在申请日之前或者发生在发明专利申请日和公开日之间的上游制造行为不构成侵权，但是在专利授权后使用、许诺销售和销售等下游行为是否侵权，专利法并没有明确规定。笔者认为其应该不构成侵权，具体理由如下：

首先，按照第1070号再审案的判决精神，如果上游行为合法，则下游行为也免责，应该不构成侵权。

其次，从维护公众利益角度来看，如果在专利权授权之后禁止专利申请日之前或者发生在发明专利申请日和公开日之间的已经制造产品的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，则会不适当地扩大专利法授予专利权人的权利范围，损害社会公众应有的利益。

再次，从维护正常的市场交易秩序角度来看，对不侵犯专利权的情况下所制造的专利产品的后续许诺销售、销售和使用加以控制，这势必会阻碍产品的市场流通和应用，严重影响正常的市场经济秩序，违背促进经济社会发展的宗旨。

（2）虽然发明专利临时保护期间的制造行为在性质上不构成侵权但是并不是无条件的免责，即需要支付适当的费用。因此，对发明专利临时保护期间制造行为的下游行为，也不是当然免责。

根据司法解释二第十八条第三款的规定，如果上游行为已支付或者承诺支付适当的费用，则下游行为已经完全漂白，既不构成侵权，也不必再支付任何费用。如果上游行为没有支付费用，那么下游行为需要承担何种责任？笔者以下从承担停止侵权责任和赔偿责任两方面进行分析。

对于承担停止侵权责任方面，如果上游行为的行为人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，人民法院对于权利人关于下游行为侵犯专利权的主张不予支持，反言之，如果上游行为的行为人拒绝支付专利法第十三条规定的适当费用，人民法院对于权利人关于下游行为侵犯专利权的主张应当予以支持，即下游行为人应当承担停止侵权责任。

对于承担赔偿责任方面，如果下游行为人和上游行为人为同一人，当然需要承担赔偿责任；如果下游行为与上游行为不为同一人且侵权产品的下游行为人能够提供合法来源，其不应承担赔偿责任[9]；虽然下游行为与上游行为不为同一人但下游行为人不能够提供合法来源的情况下，其应该承担赔偿责任。

（3）如果该产品的制造行为发生在专利权生效期间，那么，由于上游制造行为构成侵权，所以下游行为也构成侵权，但下游行为人可以根据专利法第七十条提出合法来源抗辩，免除赔偿责任，使用者更可进一步依据司法解释二提出合理对价抗辩，免除停止侵权责任。

当然，实务中还可能存在以下情形：专利许可协议期间制造或进口的专利产品，在专利许可协议终止后是否可以继续使用、许诺销售、销售？是否适用专利权用尽？笔者认为答案是肯定的，理由如下：

从专利权用尽的立法宗旨来看，其是为了防止专利权人滥用权利、重复受益。对于专利许可协议期间制造的专利产品，专利权人基于专利许可协议已经行使了其权利，获得了利益。如果在专利许可协议终止后禁止继续使用、许诺销售、销售专利许可协议期间制造的专利产品，则违背了专利权用尽的立法宗旨。另外，如果在专利许可协议终止后禁止继续使用、许诺销售、销售专利许可协议期间制造的专利产品，这势必会阻碍专利产品的市场流通和应用，严重影响正常的市场经济秩序，违背专利权用尽原则的价值目标。

由此可见，在专利许可协议终止后应该允许继续使用、许诺销售、销售专利许可协议期间制造的专利产品，其符合专利权用尽所要达到的维持正常市场经济秩序以及平衡专利权人与经营者和一般消费者之间的利益的价值目标，也符合专利法的基本价值取向。

2、许诺销售、销售或使用行为发生在发明专利临时保护期间

（1）对于上游制造行为发生在申请日前或在申请日和发明专利申请公开日之间而许诺销售、销售或使用等下游行为发生在发明专利临时保护期间的情况，由于上游行为并不被法律禁止，所以下游行为也不应被法律禁止。并且，按照第1070号再审案的判决精神，如果上游行为合法，则下游行为也免责，既不侵权，也无需支付任何费用。

（2）如果该产品的上游行为发生在发明专利临时保护期间，由于上游行为不侵权，所以下游行为也不侵权。至于费用的支付，笔者认为，如果下游行为人和上游行为人为同一人，当然需要承担支付适当费用的责任；如果下游行为与上游行为不为同一人且侵权产品的下游行为人能够提供合法来源，其不应承担支付适当费用的责任；虽然下游行为与上游行为不为同一人但下游行为人不能够提供合法来源的情况下，其应该承当支付适当费用的责任。

四、小结和建议

概言之，使用、许诺销售、销售等下游行为是否构成侵权和是否免责，不能仅看其自身的时间点，还需要弄清楚其上游行为发生的时间点和定性。对于申请日之前的制造行为、发明专利申请日至公开日或实用新型/外观设计专利申请日至授权公告日之间的制造行为、专利许可协议期间的制造行为，笔者倾向于认为其下游行为（使用、许诺销售、销售等行为）应当免责。但是，对于发明专利临时保护期间的制造行为，其下游行为（使用、许诺销售、销售等行为）在符合一定条件下方可免责。因此，权利人在维权时需要针对不同的实施行为做好更细致和充分的准备，以免伤及无辜。

此外，需要提醒国内大多数申请人的是，在提交专利申请后仍需要对该专利申请技术做好保密措施，比如严格控制允许发明人发表文章、参加学术研讨会等，以免使得该专利申请技术在该专利申请被国家知识产权局公开或公告之前向外公开，从而可能让他人在该专利申请被国家知识产权局公开或公告之前了解并实施该专利技术，在获知该技术至申请公开日之前大量生产产品，囤积的产品即使在专利授权之后继续销售也仍然合法，最终导致权利人利益的受损。最高人民法院所公布的(2015)民申字第1070号再审案件给专利申请人敲响了警钟，警示专利申请人在专利申请被国家知识产权局公开或公告之前仍然要对该专利申请技术做好保密工作。

注释：

[1] 本文所说的专利产品是指落入专利权保护范围的产品。

[2] 四川省高级人民法院（2014）川知民终字第29号民事判决书。

[3] 最高人民法院(2015)民申字第1070号民事判决书。

[4] 如专利权利用尽、先用权、临时过境、专为科研和实验以及为提供行政审批等例外情况。

[5] 司法解释二第十八条第三款。

[6] 专利法第六十九条第二项。

[7] 专利法第十三条规定，对于发明专利公开日和授权日之间的他人专利实施行为，申请人可以要求其支付适当的费用。

[8] 尹新天：《专利权的保护》，知识产权出版社，2005年（第2版），第60页。

[9]专利法第七十条。