对专利功能性特征的法律适用问题——认定、解释与保护

作者 | 郭舸源  北京市中闻（上海）律师事务所

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一、成因与类型

(一)   “功能性特征”的成因及其存在的问题

相较于权利要求中普遍存在以结构、组分、步骤、条件或其之间的关系来表述技术特征的主流方式，对于一部分领域（如计算机软件、通信等）的发明及实用新型而言，存在无法用上述的结特征表述或者用功能或效果特征来限定技术特征反而更为恰当的情况，这就促成了“功能性特征”这一特殊的表述形式。功能性特征并不是我国《专利法》层面所涉及的概念，而是由《专利审查指南》引入我国专利制度中的，该概念的特殊之处在于，当我国《专利法》已经明确规定对发明或者实用新型专利权的保护以其权利要求的内容为准后[1]，《专利审查指南（2010）》关于功能性特征应当被理解为“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”自然而然就成了其应有之义，由此使得功能性特征表述的技术内容相较于同一结构性表述反而天然取得了上位概念的优势，一旦采用了功能性特征的表述方式，相关技术特征内容就容易被理解为覆盖了其他替代方式甚至本身无效的具体实施方式，这当然造成了一个不合理的结果——专利权人仅凭说明书及附图中仅提供的少量具体实施方式，就可以将其在申请日前未曾设想到、申请日后不能预见到的具体实施方式也划入其专利的保护范围，由此导致其获得的保护范围超出其所作的技术贡献，这显然与我国《专利法》注重平衡专利权与公众利益的基本原则严重相悖。

为了克服这一问题，最高院通过借鉴域外经验，相继通过多部司法解释形成了对功能性特征技术内容的特殊解释规则、适用于功能性特征的“等同特征”规则等一系列专门制度措施，以使功能性特征在限缩解释的背景下获得与其技术贡献相匹配的保护程度。

(二)   常见类型与除外情形

按照技术特征中除功能性表述外是否还包含一定的结构、组分、步骤、条件等技术内容，大致分为下述两种常见类型：

1.  典型的功能性特征类型

权利要求书中仅仅表述了该技术特征所具备的功能/效果，并结合类似“组件”、“结构”、“部件”等这样含糊的概念，而不能提供任何关于具体结构、组分、步骤、条件等的技术内容，如果脱离说明书及附图所记载的具体实施方式，本领域技术人员将无法明了申请人意图通过哪些技术手段以实现其所主张的功能/效果，对于该类技术特征需要被认定为功能性特征并适用特殊规则予以解释、保护，进一步地，如果连说明书及附图中也未清楚记载相应具体实施方式，则属于纯功能性特征，因无法得到说明书支持而不被允许授权。

该类型中还存在一种例外情形，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（下称《专利纠纷司法解释二》）第八条第一款关于“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外”的规定可知，如果对技术特征采用的功能/效果性表述属于本领域中已约定俗成且具有有普遍共识的概念，比如“显示器”、“放大镜”、“发动机”等技术术语，由于这些技术术语在技术特征、具体实施方式方面都较为成熟、稳定，在申请文件中相关功能性概念与其通常理解不存在冲突的前提下，即便说明书及附图所记载的具体实施方式未能做到穷举，也并不妨碍所属领域的技术人员能够明了相关功能\效果可以采用说明书中未提及的其他替代方式来完成，进而能够明了该技术特征表述的功能或者效果将如何实现，对于这种功能/效果性表述的技术特征就应径直按照对其的通常理解确定其技术内容即可，而无需界定是否属于功能性特征[2]。反之，如果权利要求书中的相关功能性概念与通常理解不一致或概念本身存在多种不固定的释义，又或者属于未形成行业普遍共识的申请人自我归纳的概念，则应将其认定为功能性特征，例如，“组件”是专利申请中涉及不同技术领域都会高频引用的一个术语，但其具体含义在同一技术领域也不尽相同，比如在“电学领域”往往将其理解为组成电子元件的各个部分，在“计算机编程领域”可以将其理解为会在显示过程中存在缓冲显示的程序指令的执行对象[3]，而在别的领域还会存在其他不同的理解，因此，要正确理解某一具体专利权利要求中“组件”的具体含义，就应当以本领域技术人员的角度，依据包括说明书及附图等内容在内的专利文件本身，综合理解技术内容后确定所述“组件”的具体含义，在此情况下，本领域技术人员通过阅读权利要求并不能直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式。

2.  借助功能/效果表述对技术特征予以合理概括的类型

这一类型的权利要求除功能/效果表述外，还通过结构、组分、步骤、条件或其之间的关系对前者进行了必要限定，且二者之间具有一定的技术关联关系，比如该功能或者效果系该结构、组分、步骤、条件等所必然带来的结果，以及只有该结构、组分、步骤、条件等与其功能或者效果联系起来，才能确定其结构、组分、步骤、条件或者关系等的具体内容[4]。前者表现为功能执行主体的技术术语具有一定程度的结构含义/一定的具体实施方式信息，技术术语的结构/步骤含义足以实现所要实现的功能/效果；后者见于对功能执行主体的限定直接描述了的具体实施方式，即功能限定特征采用的方式是“功能性或效果性语言＋相应的结构、材料、步骤等特征”，已知描述的结构、材料、步骤足以实现所要实现的功能/效果[5]。该类型的技术特征虽也具有功能性表述，但由于其并非意图涵盖任何实现其所描述的功能或者效果的所有手段，所以通常亦不会出现其字面涵盖范围超出其技术贡献的可能性，故一般不被认定为法律意义上的功能性特征[6]。

二、对功能性特征的认定及其解释/侵权比对规则

如上所述，为功能性特征提供与其技术贡献程度相匹配的合理保护，我国司法机关对包含功能性特征表述的权利要求对应的技术内容及其保护范围采取了必要的限缩解释，即基于其权利要求保护范围与申请人的技术贡献相一致原则，对其字面范围和等同范围均进行限缩[7]，势必要求抛开对功能性特征作为上位概念本身的字面理解，采取《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《专利纠纷司法解释》）第四条规定的“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”的方式。此外，《专利纠纷司法解释二》第八条第二款还规定“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。因此，根据上述规定并结合司法实践可知，在有关功能性特征问题的专利诉讼中的审理要点涉及了对功能性特征的认定、对其具体实施方式及等同实施方式的认定，以及采用特殊解释规则确定其具体技术内容这三个方面的问题，下文内容将围绕该三个方面的问题展开。

总体而言，由于司法机关通过认定说明书及附图中记载的具体实施方式及其等同方式，替代在权利要求书中本该由申请人自行予以归纳概括形成的技术特征内容，一方面可以确保对专利技术内容的解释不会脱离专利文本，另一方面业不会超出本领域技术人员对其通常认知的范畴，在此情形下退一步而言，即便据此认定保护范围发生不当限缩，也是由于专利权人自主选择对技术特征采取功能性表述这一结果所造成的，理应要由专利权人自承其弊。

(一)   司法实践中对功能性特征的若干认定规则

1.并非具体实施方式的任意内容都应理解对技术特征的限定，只有存在于说明书中对实现相关功能/效果“不可缺少”的技术特征才具有对权利要求的限定作用。

为尽量避免侵权行为人对侵权技术方案略加改动就绕过专利权的情况，《专利纠纷司法解释二》第八条第二款规定了功能性特征应为“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”，因此在确定功能性特征的内容时，需将功能性特征限定为说明书及附图中所对应的为实现所述功能、效果不可缺少的结构、步骤特征[8]，而不考虑说明书及附图记载的对所述功能或者效果而言非必要的技术内容，更不应直接对具体实施方式直接整体适用“全面覆盖原则”予以侵权比对，而需要先行识别、去除相关具体实施方式中不属于实现相关功能而言“不可缺少”的技术内容，即不得据此对功能性特征加以限缩解释，需要明确的是，有关这一待证事项的举证责任仍在于当事人，其应当证明涉案专利中哪些才是对实现功能/效果不可缺少的技术特征具体。

2.当事人并不必须承担提出对功能性特征予以认定的义务

在艾弗芮公司上诉东莞一马公司侵害发明专利权纠纷一案中，最高院认为，在我国专利司法审判中，对案涉专利中功能性特征的识别属于法院对技术事实查明的事项，而并非纯粹是当事人的义务，故确认某项技术特征是否为功能性技术特征，本身属于对涉案专利权利要求保护范围进行解释的范畴，即使双方当事人在案件审理中均未提出对功能性特征的认定，法院亦可依职权予以认定[9]，并根据对上述事实查明后的结论进一步决定是否适用功能性特征的解释规则。

3.对能够直接在权利要求中确认相关功能或者效果的具体实施方式的情形，需采用内部证据标准，即仅限于权利要求自身而不包括专利文件的其他内容。

《专利侵权司法解释二》第八条规定了“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”不属于功能性特征，显然对此类技术特征的判断采取的是（相关权利要求自身的）内部证据标准，而不能借助说明书及附图的相关技术内容，如果权利要求本身不能对其具体实施方式表述清楚，则仍属于功能性特征。如在丁香公司与复禹公司侵害发明专利权纠纷案中，原审法院认为案涉专利权利要求1中的“活动件”概念未限定具体的结构内容，且该名词非标准组件名称，通过阅读权利要求，本领域普通技术人员无法直接、明确地确定实现板体结构功能的具体实施方式[10]。对此，二审法院的立场则截然相反，其认为对于“活动件”而言，虽然“活动”系一种功能或者效果描述，而“件”也并未给出相关结构等实质性技术信息，但是本领域技术人员根据权利要求1的整体技术方案还可以获知该“活动件”与其他技术特征之间的位置、步骤、连接及配合关系。例如，本领域技术人员从“活动件沿所述轨道移动”“板体结构通过所述活动件沿所述轨道移动”“板体结构与所述活动件同轴旋转连接”，调整状态下“板体结构能够通过相对所述活动件的自转调整自身的旋转位置”等权利要求1所记载的其他内容可以获知，“活动件”在“板体结构”与“轨道”位置之间，“活动件的自转调整”“活动件沿所述轨道移动”，通过“活动件”与“板体结构”“轨道”之间存在连接关系，实现“板体结构”与“轨道”之间的活动配合。因此，涉案专利权利要求1中的“活动件”不属于功能性特征[11]。从上述认定过程不难看出，由于争议功能性特征所在的权利要求内容已经限定了较多结构性特征，二审法院通过对其内部结构连接关系进行仔细分析后，认可其本身存在具体实施方式，进而否定了对其按照功能性特征予以认定。

4.采用通用概念对技术特征的描述并不构成功能性表述

如上所述，类似“显示器”、“放大镜”、“发动机”等技术术语，因普遍具有较为固定的技术含义并形成较为稳定、公知的技术边界，易被排除于功能性特征，这种概念比较容易理解，但对于不为本领域技术人员所普遍知晓的现有技术而言，则需要从本领域技术人员对其是否应当熟知、功能性表述的概括是否合理、对应技术特征的保护范围是否清楚等方面进一步予以个案认定。如在健睡宝公司与和也公司实用新型专利侵权纠纷一案中[12]，在“被诉侵权产品中的磁颗粒与涉案专利中的强磁颗粒是否构成相同或等同问题”的争议焦点上，被告主张涉案专利“强磁颗粒”构成了功能性特征，从表面上看，该特征可以拆解为“强磁”+“颗粒”的表述，类似于“功能性或效果性语言＋相应的结构、材料、步骤等特征”的表述，如果“强磁”与“颗粒”之间并不存在必要的技术关联，则属于较为典型的功能性表述方式。对此，原告提交了《磁与磁疗》一书用以解释“强磁颗粒”表磁强度的分级，以证明磁石表面磁场强度超过200mT或者0.2T（即2000Gs）时即为强磁场。综合上述相关事实，法院最终认定“强磁”是一个通用的概念，强磁颗粒中“强磁”不属于使用功能性、效果性的描述，而至于“颗粒”，根据涉案专利的权利要求1所述“所述加强定位卡放孔（2）内置放有强磁颗粒（3）”的内容，则本领域技术人员可以明了“颗粒”是为了将其置于加强定位卡放孔内而对该内置物形状和尺寸进行限定的描述，故强磁颗粒属于本领域（磁性保健器材领域）技术人员已普遍知晓的技术术语，而不属于功能性技术特征。该案例全面地反映排除功能性特征的法定理由：（1）以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语，或以功能或效果性语言表述且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征；（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征[13]。

(二)   对功能性特征的解释规则及其侵权比对

1.对功能性特征一般遵循“实施例+等同”的解释规则

由于仅凭其权利要求中的相关功能性表述无法有效界定其技术特征，故相关司法解释对其具体技术特征采取了下述解释/概括规则：

1)结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该权利要求中的功能性特征的内容；

2)上述经过合理推定的功能性特征内容不能超出说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征的范围。

至于其中的关键概念——具体实施方式而言，结合《专利法实施细则》、《专利审查指南（2010）》的相关规定可知，具体实施方式是指说明书中实现发明或者实用新型的优选方式，即对于产品的发明或者实用新型，实施方式或者实施例应当描述产品的机械构成、电路构成或者化学成分，说明组成产品的各部分之间的相互关系。对于可动作的产品，只描述其构成不能使所属技术领域的技术人员理解和实现发明或者实用新型时，还应当说明其动作过程或者操作步骤。对于方法的发明，应当写明其步骤，包括可以用不同的参数或者参数范围表示的工艺条件[14]。至于实施例，则系对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明。

因此，在司法实践中，虽然对功能性特征技术内容的解释规则经常被简单概括为“实施例+等同”，但如果追溯到《专利审查指南（2010）》对对应规定，具体实施方式>实施例，另外，“等同”也要明确为“等同的实施方式”，所以，对于功能性特征技术内容更恰当的概括应该是“具体实施方式+等同的实施方式”。

2.功能性特征的侵权比对步骤

如果根据《专利法》对于被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围的一般判断规则，显然应将权利要求记载的技术特征与被诉侵权技术特征做出比对。不过，对于涉及包含功能性特征的权利要求的专利侵权比对过程而言，由于其技术特征并非明确记载于权利要求中，而是通过“具体实施方式+等同的实施方式”概括而来的，因而在对功能性特征进行侵权比对时，从实际操作上看，技术特征往往不必先予确定，法官通常会选择将说明书中公开的具体实施方式与被控侵权的技术特征直接进行比对（是否构成相同或等同），而不必先根据具体实施方式确定等同的实施方式，再将等同的实施方式与被控侵权实施方式进行比对[15]。

(三)   对功能性特征的等同实施方式的认定

1.司法解释对功能性特征的等同特征采用了更为严格的认定标准。

“等同原则”是涉及专利保护范围/专利侵权判定中一项非常重要的概念，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）》（下称《专利纠纷若干规定》）第十三条的规定，需按照“三个基本相同（手段、效果、功能）+一个无需创造性劳动”进行判断[16]。不过，对于功能性特征而言，对其等同实施方式的判定要求则与前者既有联系又有区别，根据《专利侵权司法解释（二）》第八条第二款关于功能性特征“等同的具体实施方式”的规定，需要按照“一个基本相同（手段）+两个相同（功能、效果）+一个无需创造性劳动”的方式予以判断，两个判断公式的相同之处在于都可以采用“基本相同的手段”，不同之处在于司法解释对于功能性特征的功能与效果的类比程度要求不是“基本相同”而是“相同”，这显然反映了司法解释对功能性特征采用更加严格的认定标准，对功能性特征的等同方式的认定标准几乎被限缩解释为对其相同方式的认定难度（除了认定时间上的差异）。

除了上述相关司法解释对功能性特征执行限缩解释的本身倾向外，上述规定或许还有这样一种考虑：如果从技术功能/效果与技术手段之间的关系观察，对于采用结构性表述的技术特征而言，技术手段是技术特征本身的内容，而功能和效果是技术特征的外部特性，技术特征的功能和效果取决于该技术特征的手段[17]，这就往往需要本领域技术人员根据技术手段对技术功能/效果予以归纳、概括，但在功能性特征之中，既然已经将功能/效果在权利要求中明明白白地作了既定表述，当然也不需要本领域技术人员根据技术手段的再对技术功能/效果予以归纳、概括（除非专利权人对二者的表述之间存在明显技术上的矛盾），在功能/效果已经得到清楚界定的前提下，若再对其适用“基本相同”的类比程度要求，则这种类比要求中存在的误差容易导致功能/效果方面出现实质性差异，最高院对此就认为，根据《专利侵权司法解释（二）》第八条的规定，要认定被控侵权技术方案落入功能性特征限定的保护范围，构成要件之一为被控侵权技术方案的相应技术特征实现与功能性特征相同的功能，达到相同的效果。如果功能性特征限定的功能包括多个方面，而被控侵权技术方案中的相应技术特征仅能实现其中的一部分，不能实现该功能性特征限定的全部功能的，则二者的功能存在实质性差异[18]，这也就意味着，如果被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用（功能）的，不予考虑[19]，反之则应予以考虑，显然类似于对技术特征“全面覆盖原则”的认定逻辑。

不过上述认定理由似乎仍有不足之处，如本文第一部分列举的借助功能性表述却不属于法律意义上的功能性特征的类型，即“借助功能/效果表述对技术特征予以合理概括”的方式，按照司法解释的规定，既然不属于功能性特征，则是需要按照“三个基本相同”进行等同认定的，不过由于这类技术特征也同样在权利要求中是写明相关功能/效果的，虽然还有结构性的技术手段内容对其加以限定，但在技术手段也按照“基本相同”认定的情况下，加之对这类功能性特征的识别本身还存在误差的可能，假设该功能性表述同样也包括多个方面的情况下，适用“基本相同的功能”这一等同标准的话，则也会出现因被控侵权技术方案的相应技术特征技能仅能实现其中的一部分而不能实现该功能性特征限定的全部功能的，进一步则也会造成二者的功能发生实质性差异。

2.对于认定等同特征的时间要求

对于无论是否属于功能性特征，最高院相关司法解释规定对适用等同原则判定的时间都是规定为侵权行为发生时[20]，表明司法解释允许将申请日后因新技术（专利申请日后至侵权行为发生时）启发而采取的合理等同替换手段纳入到功能性特征的等同特征认定范围内，这也显示了司法解释对上述限缩解释的一定克制态度。

综上，结合相关司法解释与各级法院地不断摸索，司法实践中已经很大程度上提高了涉及功能性特征的审理标准的统一与规范，不过由于相关规则的实操性仍有一定模糊之处，较依赖相关审理人员的具体理解与适用，故在同一专利侵权诉讼中仍然会出现两审法院之间对同一个功能性特征的事实问题认定并不一致的情况，为了尽量消除相关不必要的差异，仍有赖于各方对功能性特征相关问题的持续重视与研究。

注释

[1] 《专利法》（2020年修订）第六十四条第一款：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容 .

[2] 参见(2009)民监字第567号民事裁定书.

[3] 国家知识产权局: 以案说法-专利复审、无效典型案例指引 . 知识产权出版社 . 2018：252.

[4] 朱理，廖继博:“’瓦莱奥清洗系统公司诉厦门卢卡斯汽车配件有限公司等侵害发明专利权纠纷案’的理解与参照——功能性特征的认定标准以及部分判决与临时禁令的制度衔接”. 人民司法 卷35：13

[5] 参见（2019）最高法知民终369号案件民事判决书.

[6] 同④.

[7] 同⑥

[8] 北京高院《专利侵权判定指南（2017）》第19条.

[9] 参见（2019）最高法知民终561号民事判决书.

[10] 参见（2019）沪73知民初61号民事判决书.

[11] 参见（2020）最高法知民终642号民事判决书.

[12] 参见（2018）苏01民初3394号民事判决书.

[13] 见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第18条.

[14] 《专利审查指南（2010）》 . 国家知识产权局 . 页137-138.

[15] 刘军华 .“功能性技术特征的识别与保护范围的界定——最高人民法院法释[2009]21号司法解释第4条的适用与完善” . 《科技与法律》 /CSSCI[2021-2022]扩展版/AMI综合扩展 2014年第4期 第732页 .

[16] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条第二款：等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征.

[17] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第45条第三款：在是否构成等同特征的判断中，手段是技术特征本身的技术内容，功能和效果是技术特征的外部特性，技术特征的功能和效果取决于该技术特征的手段.

[18] 参见（2019）最高法民申5466号民事裁定书.

[19] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第47条：基本相同的功能，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所起的作用基本相同。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用的，不予考虑。

[20] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）》第十三条第二款、《专利侵权司法解释（二）》第八条第二款.

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