贸促专商 | 美国专利实践中的重复授权

作者 | 罗亚男  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

本文详细介绍了美国专利实践中的重复授权问题，包括其定义、类型、法定重复授权的审查标准以及非法定重复授权的审查标准。当一项专利所授予的排他权因另一项或多项专利的授予而被不合理地延长，就产生了重复授权。文章区分了法定重复授权和非法定重复授权，详细讨论了法定重复授权的审查标准以及如何克服法定重复授权驳回，分析了如何克服非法定重复授权驳回，包括修改权利要求、提交期末放弃声明等策略。文章还针对USPTO提议的关于期末放弃声明的新规则，提出了专利申请人或专利权人应如何调整策略以应对潜在风险的建议。

一、定义、类型

（一）什么是美国专利实践中的重复授权

专利是政府针对发明授予申请人的具有有限期限的排他权。美国专利制度中，禁止重复授权旨在防止专利排他权在专利期限之外的不合理延长。禁止重复授权背后的公共政策是：

“公众应当…… 能够基于这样的假设行事，即在专利到期后，不仅可以自由使用专利中所要求保护的发明，还可以使用在发明做出之时对于本领域普通技术人员而言显而易见的修改或变体，同时考虑到本领域的技术水平和除已授权专利中所要求保护的发明之外的现有技术。”

即，在专利到期之后，公众应当能够自由使用：

（1）专利所要求保护的发明以及

（2）该发明的显而易见的变体。

当一项专利所授予的排他权因另一项或多项专利的授予而被不合理地延长时，就会产生重复授权。如下图1所示。假设同一申请人或受让人就相同的发明或就发明和其显而易见的变体在不同的日期提交了两个专利申请（图中示为第一申请和第二申请）并分别获得授权，由于两个申请的递交日期不同，因此两项专利的到期日期也不同，这会使得该申请人或受让人不合理地延长专利期限，从而损害公众利益。

图1

在美国专利实践中，重复授权可能在审查过程中由审查员指出，也可能在诉讼过程中被第三方或被诉侵权方作为提起无效的理由。

（二）美国专利实践中重复授权的类型

在美国专利实践中，重复授权分析的前提是两个或多个专利或申请之间必须在发明权或所有权上具有一定的共性。具体地，在审申请和参考专利或参考申请之间必须满足以下条件中的至少一个：

• 具有至少一个共同的发明人；

• 具有至少一个共同的申请人；

• 具有共同受让人/所有人；或

• 声明发明是按照联合研发协议做出的，该联合研发协议在在审申请所要求保护的发明的实际申请日之前有效。

由于重复授权制度旨在避免以公众利益为代价不合理地延长专利权，因此重复授权分析的重点在于所涉及的多个专利或专利申请中的权利要求。具体地，通过判断在审申请的权利要求与参考专利或参考申请的权利要求是否构成可专利性区别（patentably distinct）来进行重复授权分析。

一般有两种类型的重复授权驳回：法定重复授权（Statutory Double Patenting）驳回和非法定重复授权（Non-Statutory Double Patenting）驳回。

法定重复授权（Statutory Double Patenting）驳回基于35 U.S.C. 101，该法条规定：

任何人发明或发现任何新的且有用的方法、机器、制品或物质组成，或对其任何新的且有用的改进，……均可对此获得一项专利。

换言之，对于同一发明（“Same Invention”），只能授予一项专利。这里同一发明是指完全相同的主题（Subject Matter）。因此，法定重复授权驳回也称为“同一发明”型重复授权驳回。

非法定重复授权驳回基于司法创立的原则和公共政策。非法定重复授权驳回旨在使得发明人不能通过获得第二项专利来延长第一项专利的有效期，其中第二项专利的权利要求是第一项专利所要求保护的发明的显而易见的变体。另一方面，非法定重复授权驳回还旨在防止不同的专利受让人针对同一发明的显而易见的变体来对被控侵权方提起多次诉讼。

非法定重复授权驳回往往基于预见性分析（Anticipation Analysis，类似新颖性分析）和/或显而易见性分析（Obviousness Analysis，类似创造性分析），因此也被称为“显而易见”型重复授权驳回。

不论是法定重复授权驳回还是非法定重复授权驳回，一般，重复授权分析在在审申请和已经颁发的专利之间进行。但是重复授权分析也可以在在审申请和另一在审申请之间进行，这种情况下的重复授权驳回通常称为临时重复授权驳回。

二、法定重复授权审查标准及应对策略

（一）法定重复授权的审查标准

在判断法定重复授权时，需要确定在审申请和参考专利（或参考申请）是否具有相同权利要求（或实质相同的权利要求）。

美国专利审查程序手册MPEP对于如何判断法定重复授权，提供了两种测试方式。

一种是字面侵权测试，即，判断是否在审申请中的权利要求被字面侵权而不对参考专利（或参考申请）中的相应权利要求字面侵权（Literally Infringement）。如果得到肯定的判断结果，则不存在法定的重复授权。

例如，假设在审权利要求（称为权利要求A）要求保护“使用具有特定视角的单个灯，通过将单个灯的输出投射到物体的至少一部分上来照亮物体”，参考专利（或参考申请）的权利要求（称为权利要求B）要求保护“使用多个灯来照亮物体，多个灯中的每个灯都具有特定视角，通过将多个灯的输出投射到物体的至少一部分上来照亮物体”，则使用单灯单视角的布置会字面侵犯权利要求 A，但不会字面侵犯权利要求B。因此，不构成法定重复授权。

另一种是基于实施例的测试，即，判断是否存在一个发明的实施例，它在一项权利要求的范围内，但不在另一项权利要求的范围内？如果存在这样的实施例，那么这两项权利要求就没有定义相同的主题，法定的重复授权就不存在。

例如，一项权利要求要求保护具有 “卤素” 取代基的化合物，另一项权利要求要求保护相同化合物但用 “氯” 取代基代替卤素，这两项权利要求不属于同一发明，因为 “卤素” 的范围比 “氯” 更广泛。

此外，权利要求的表述可能不同，但仍可能定义了相同的发明。

例如，如果一项权利要求要求保护具有 “36 英寸” 长度的小部件，而另一项权利要求要求保护具有 “3 英尺” 长度的相同小部件，虽然权利要求表述不同，但两项权利要求构成同一发明。

（二）如何克服法定重复授权驳回

法定重复授权驳回可以通过修改或删除权利要求来克服。

法定重复授权驳回可以通过修改冲突的权利要求，使它们在范围上不重叠来避免。如果冲突的权利要求在一个或多个在审申请和一个专利中，也可以通过删除所有在审申请中的冲突权利要求来避免基于法定重复授权的驳回。如果冲突的权利要求在两个或更多申请中，通过删除一个申请之外的所有在审申请中的冲突权利要求，也可以避免基于法定重复授权的临时驳回。

不能通过提交期末放弃声明（Terminal Disclaimer，TD）来克服法定重复授权。

三、非法定重复授权审查标准及应对策略

与法定重复授权侧重于权利要求是否相同不同，非法定重复授权关注权利要求是否显而易见。本部分分析了如何克服非法定重复授权驳回，包括修改权利要求、提交期末放弃声明等策略。最后，针对USPTO提议的关于期末放弃声明的新规则，文章提出了专利申请人或专利权人应如何调整策略以应对潜在风险的建议。

（一）美国专利实践中非法定重复授权的审查标准

在美国专利实践中，非法定重复授权原则禁止申请人（或受让人）在针对一项发明已经获得一项专利的情况下，针对该发明的显而易见的变体再获得一项专利（除非满足一些特定条件）。

当在审申请的权利要求与参考专利（或参考申请）的权利要求不相同，并且至少一个在审权利要求被一个或多个参考权利要求所预见和/或是一个或多个参考权利要求所要求保护的发明的显而易见的变体因而与这一个或多个参考权利要求相比不具有可专利性区别时，可能构成非法定重复授权。

非法定重复授权的审查标准与根据35 U.S.C. 103 的非显而易见性分析类似，但不尽相同。

在确定是否存在非法定重复授权时，首先要问的问题是：在审申请中所要求保护的任何发明是否被参考专利（或参考申请）中所要求保护的发明所预见，或者是否是参考专利（或参考申请）中所要求保护的发明的显而易见的变体？为了回答上述问题，需要首先准确理解在审申请和参考专利（或参考申请）的权利要求，以确定它们之间的差异。然后，使用预见性分析和/或显而易见性分析来确定这些差异是否使在审权利要求具有可专利性区别。

在根据35 U.S.C. 103 的显而易见性分析中，“现有技术”符合35 U.S.C. 102的定义，即，是新颖性和/或创造性判定中所定义的现有技术。而在非法定重复授权的显而易见性分析中，现有技术是指参考专利（或参考申请）的权利要求。参考专利（或参考申请）的权利要求只能单独使用或者与符合35 U.S.C. 102的现有技术一起使用。参考专利（或参考申请）不需要满足35 U.S.C. 102的日期要求也可用于非法定重复授权显而易见性分析。

在非法定重复授权的显而易见性分析中，参考专利（或参考申请）主要用于理解参考权利要求。一般情况下禁止使用参考专利（或参考申请）的说明书来进行显而易见性分析。但是，可以将参考专利（或参考申请）的说明书作为理解参考权利要求的术语的含义的词典。此外，可以考虑参考专利（或参考申请）的说明书中为参考权利要求提供依据的部分，即记载落入参考权利要求的保护范围内的主题的部分，来帮助正确地理解参考权利要求。

例如，假设在审权利要求为：“一种诱捕装置，包括主体和具有第一和第二诱捕门的诱饵舱，以及用于打开诱捕门的红外传感器”，参考权利要求为“一种诱捕装置，包括主体和具有第一和第二诱捕门的诱饵舱，以及用于打开诱捕门的传感器”。那么即使在参考专利（或参考申请）中公开了传感器可以是红外传感器，也不能仅基于参考权利要求限定了“传感器”就认为在审权利要求（其限定了“红外传感器”）构成非法定重复授权。在该情况下，审查员需要论证传感器是红外传感器是显而易见的，而不能直接从参考专利（或参考申请）的公开中得到教导。

对参考权利要求的正确解释并不能完成非法定重复授权的分析。它仅仅是为了在做出非法定重复授权驳回时理解早期发布的权利要求。要进行全面分析以确定是否应做出非法定重复授权驳回，必须进行以下所述的“预见性分析”和“显而易见性分析”。在极个别的情况下，可能还考虑“基于公平原则的非法定重复授权驳回”。

• 预见性分析

在美国专利实践中，当在审权利要求比参考专利（或参考申请）的参考权利要求上位（即更宽）时，可以确定在审权利要求被参考权利要求所预见。

在这种情况下，不需要进行进一步的“显而易见性分析”。

• 显而易见性分析

显而易见性分析包括单向（One Way）显而易见性分析和双向（Two Way）显而易见性分析。

单向显而易见性分析仅判断在审权利要求是否相对于参考权利要求显而易见。

双向显而易见性分析则既需要判断在审权利要求是否相对参考权利要求显而易见，也需要判断参考权利要求是否相对在审权利要求显而易见。仅在双向判断结果均为显而易见的情况下，才认定构成非法定重复授权。

仅在以下三个条件都满足的情况下才进行双向显而易见性分析：

（1）在审申请的有效美国申请日在参考专利的有效美国申请日之前；

（2）有充分证据证明权利要求无法在同一个申请中提交；

（3）有充分证据证明在审申请存在由于专利局单方引起的行政延迟。

专利审查程序手册MPEP指明了进行非法定重复授权的显而易见性分析的具体步骤包括：

• 确定“现有技术”的范围和内容，其中，“现有技术”指参考专利（或参考申请）的权利要求；

• 确定“现有技术”权利要求与在审权利要求之间的差异；

• 确定本领域普通技术人员的水平；

• 查找并应用辅助教导和/或理论，并评估非显而易见的客观指标。

MPEP要求，审查员在基于显而易见性分析做出非法定重复授权驳回时应指明：

（1）在审申请中的权利要求与参考专利（或参考申请）中的权利要求之间的差异，以及

（2）为何能够得出在审申请中的权利要求中所定义的发明是参考专利（或参考申请）中的权利要求所定义的发明的显而易见的变体这一结论。

• 基于公平原则的非法定重复授权驳回

在极个别的情况下，非法定重复授权还包括基于公平原则的驳回，反对允许不合理的专利权利在时间上的延长。

例如在In re Schneller 案中，做出重复授权驳回并不是基于预见性分析和显而易见性分析，而是基于公平原则（In re Schneller, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968)）。

• 基于35 U.S.C. 121对非法定重复授权驳回的禁止

35 U.S.C. 121为某些情形下的重复授权驳回提供了避风港条款。35 U.S.C. 121规定：

如果在一份申请中主张了两项或多项独立且不同（Independent and Distinct）的发明，局长可以要求将该申请仅限于其中一项发明。如果将另一项发明作为分案申请的主题，且该分案申请符合第 120 条的要求，则其有权享有原始申请的申请日的利益。对根据本条要求被限制的申请所颁发的专利，或者对因该要求而提交的申请所颁发的专利，在专利商标局或法院中均不得用作针对分案申请、原始申请或基于它们中任何一个所颁发的专利的参考，如果分案申请是在另一申请的专利颁发之前提交的。

即，在申请人应审查员发出的限制要求通知而提交分案申请这种情况下，审查员不得在做出显而易见性重复授权驳回时将针对原始申请颁发的专利或针对分案申请颁发的专利用作针对原始申请或分案申请或基于它们任何一个颁发的专利的参考。

但以下情形不适用基于35 U.S.C. 121对非法定重复授权的禁止：

（A）申请人自愿提交了两份或多份申请，而审查员未提出限制要求。要获得基于35 U.S.C. 121的利益，在以分案申请提交权利要求之前，这些权利要求必须是在原始申请中正式进入、在原始申请中被限制，并且从原始申请中移除的。并不是原始申请对在继续申请或部分继续申请中首次进入的权利要求提供依据即可。

（B）在审申请的权利要求和其他申请/专利的权利要求由于与审查员提出限制要求时的权利要求相比已经有了关键不同，因而与审查员提出限制要求时不一致了。例如，提交的分案申请包含了与原始申请中受限制的权利要求在范围上不一致的额外权利要求。为了保持一致，必须维持审查员在限制要求中确定的独立且不同发明之间的分界线。

（C）限制要求被撤回，因为该要求的表述方式明确向申请人表明，该要求是在上位或其他关联权利要求未授权的情况下提出的，而此类上位或关联权利要求随后获得了授权。

（D）限制要求仅由国际检索机构或国际初步审查机构在国际申请中提出。针对非法定重复授权驳回的禁止适用的是国家阶段申请中的限制要求。

（E）在专利颁发之前，审查员完全或部分撤回了限制要求。随着限制要求的撤回，未被选中的权利要求将接受审查。

（F）第二申请的权利要求与第一申请或专利涉及 “同一发明”。35 U.S.C. 121中针对某些非法定重复授权驳回的禁止不适用于根据35 U.S.C. 101针对 “同一发明” 的权利要求的法定重复授权驳回。

（G）由于产品未授权而做出了产品、制造该产品的方法和使用该产品的方法之间的限制要求，并且该产品之后被授权。在该情况下，如果方法被重新加入，则在所选择的产品和任何重新加入的方法之间的限制要求应当撤回。

（H）第二申请是包括在原始申请中被限制的权利要求的部分继续申请，35 U.S.C. 121仅针对分案申请和原始申请，并不为部分继续申请提供保护。 

（二）如何克服非法定重复授权驳回

可以通过以下方式来克服非法定重复授权驳回：

• 修改权利要求；

• 删除权利要求；

• 基于35 U.S.C. § 253(a)提交法定放弃声明；

• 提交争辩和/或证明文档（例如132声明）；或

• 提交期末放弃声明（Terminal Disclaimer，TD）等。

由于非法定重复授权本质上涉及在审权利要求相对于参考权利要求是否具有新颖性/创造性，因此，克服新颖性/创造性问题的常规方式，例如，修改/删除权利要求和争辩，都可以用于应对非法定重复授权驳回。

通过提交TD来克服非法定重复授权也是一种常规方式。TD允许申请人通过提交一份声明来放弃在审申请的专利超出参考专利的完整期限的期末部分。许多申请人通常考虑到降低成本和加快审查等因素，会倾向于提交TD。使用TD来克服非法定重复授权驳回也符合公共利益，因为它促进了额外开发的公开、申请的提前提交以及专利早到期，从而使涵盖的发明能够更早地被公众免费使用。

需要注意的是，TD可以在参考专利到期之前的任何时间提交，但如果参考专利已经到期，那么在此之后提交的TD将无法克服非法定重复授权。提交TD需要对在审专利和参考专利具有共同所有权。通过TD链接的专利需要共同转让才能实施。TD放弃的是在审申请的全部权利要求的整个期限的一部分。TD不能够针对在审申请的个别的或部分的权利要求来放弃个别的或部分的权利要求的整个期限的一部分。此外，TD一旦提交，不可撤销，例如不会因为未支付所要求的费用而被撤销。因此，在提交TD之前，应当对相关申请/专利的权利要求进行仔细的评估和考虑。

如果重复授权驳回仅针对在审申请的部分权利要求，提交TD会限制在审申请的所有权利要求的期限而不仅仅是构成重复授权的权利要求，相比而言，成功的重复授权驳回仅仅无效不具有可专利性区别的那些权利要求，其余权利要求仍然可以保留其完整期限（包括专利期限调整）。因此，如果在参考专利颁发之后提出重复授权问题，需要考虑是否值得提交TD来缩短在审申请的所有权利要求的期限以及对后续的专利转让灵活性形成限制。申请人可以考虑修改或删除重复授权驳回所针对的权利要求，或根据35 USC § 253(a)来声明放弃任何权利要求（该放弃不需要放弃专利的期末部分），或者争辩可专利性等。

此外，USPTO于2024年5月9日还提议了针对TD的新要求（尽管目前尚未实施），即，专利权人需要同意，仅当专利没有绑定并且从来没有通过一个或多个TD直接或间接绑定到如下参考专利时具有该TD的专利才能够实施，在该参考专利中（1）有任何权利要求已经在联邦法院民事诉讼中或被USPTO最终判定为根据35 U.S.C. 102或103不可获得专利权或无效，并且所有上诉权利已经用尽，或（2）在对一权利要求做出基于35 U.S.C. 102或103的挑战之后，提交了该权利要求的法定放弃声明。

换言之，在该提议的新要求下，如果通过TD绑定的参考专利中的任何权利要求不可专利或被无效，将导致主体专利不可实施。

目前，尽管两个专利通过TD绑定会同时到期，但是专利权人可以选择其中一个专利来对侵权方提起诉讼，而被诉侵权方或第三方要无效TD所涉及的权利要求时，必须分别无效每个专利。然而，根据该新提议，被诉侵权方或第三方有可能通过成功无效单个权利要求就能无效多项专利。

该新提议如果被实施，专利权人可能需要更谨慎地决定是否简单地通过提交TD来克服非法定重复授权问题，以及更谨慎地选择如何提交继续申请。专利权人可能考虑到重复授权问题而更倾向于提交具有覆盖多个不同范围的更多权利要求的单个申请，或在新申请撰写时意图使所撰写的权利要求能够在后续审查过程中引发限制要求，以及在面临重复授权挑战时可能更倾向于修改权利要求和/或进行争辩。

以上介绍了美国专利实践中的重复授权的定义、类型以及法定和非法定重复授权的审查标准及其驳回的应对策略，并介绍了USPTO关于TD新提议的规则，希望能够帮助申请人、专利权人等更好地了解与重复授权有关的规则，更好地制定专利申请和布局策略，规避可能的风险。

参考文献（上下滑动查看）

1. United States Patent and Trademark Office. (2023, February 16). Restriction in Applications Filed Under 35 U.S.C. 111; Double Patenting. MPEP. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0800.html. Accessed September 7, 2024.

2. United States Patent and Trademark Office. (2024, May 9). Proposed changes to terminal disclaimer practice to promote innovation and competition. USPTO. https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/proposed-changes-terminal-disclaimer-practice-promote-innovation-and. Accessed September 7, 2024.

3. United States Patent and Trademark Office, Department of Commerce. (2024, May 10). Terminal Disclaimer Practice To Obviate Nonstatutory Double Patenting. Federal Register. https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/10/2024-10166/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting. Accessed September 7, 2024.

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