浙知析法|“变造商标”同他人商标近似构成商标侵权

——评析原告绍兴市酒乡红酒业有限公司诉被告绍兴市市场监督管理局、浙江省工商行政管理局，第三人绍兴太太乐食品有限公司、雀巢产品有限公司行政处罚纠纷案

作者| 李红萍 潘素哲  浙江省杭州市西湖区人民法院

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（本文4537字，阅读约需9分钟）

【裁判要旨】

注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。被诉侵权人在实际使用时擅自改变核准注册的商标标志的形态，使该标志的显著特征发生改变，与权利人注册在相同或类似商品上的商标构成相同或近似，导致相关公众混淆误认的，应当认定其侵害了权利人的商标权。

【案例索引】

一审：（2016）浙0106行初86号（2016年12月12日）

二审：（2017）浙01行终1号（2017年5月31日）

【基本案情】

西湖区人民法院经审理查明：2015年10月21日，被告绍兴市监管局作出绍市监袍案字〔2015〕56号行政处罚决定书，认为：原告酒乡红公司在加工生产的太太乐系列料酒上使用商标与第三人雀巢公司在第30类调味品上的、注册商标中的显著识别文字“太太乐”相同；且料酒与味精、鸡精调味料等其他调味品同属于国家标准—调味品分类，同时太太乐系列料酒与第三人雀巢公司的鸡精等调味品在商品的功能用途、销售渠道、消费群体等方面有着较强的关联性，属于类似商品。第三人雀巢公司注册并使用在“鸡精（调味品）”商品上的“太太乐”商标在2009年4月被商标局认定为驰名商标，为相关公众广为知晓并具有较高的声誉。原告酒乡红公司在加工生产的太太乐系列料酒上使用商标，易使消费者对该商标与第三人雀巢公司的、注册商标以及太太乐系列料酒的来源产生混淆或误认，应当认定为构成近似商标。原告酒乡红公司在未有第三人雀巢公司授权许可的情况下，在类似商品料酒上使用近似商标商标的行为，属于《国商标法》第五十七条第（二）项规定的侵权行为。原告酒乡红公司销售用于加工生产前述太太乐系列料酒的包装辅料的行为，属于《商标法》第五十七条第（三）项规定的侵权行为。根据《商标法》第六十条第二款“工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款……”的规定，被告绍兴市监管局经研究决定责令原告酒乡红公司立即停止侵权行为，并决定对原告酒乡红公司处以罚款90万元。原告酒乡红公司不服上述行政处罚决定，申请行政复议，被告浙江省工商局决定予以维持。

第三人太太乐公司系第3198511号“太太乐及图””注册商标的注册人，核定使用商品（第33类）：薄荷酒；开胃酒；葡萄酒；黄酒；含酒精液体；果酒（含酒精）；烧酒；米酒；料酒；酒精饮料（啤酒除外）（截止），注册有效期限至2023年6月20日。2014年1月1日，第三人太太乐公司出具《授权书》，授权原告酒乡红公司加工生产“太太乐”系列料酒产品，授权期限为2014年1月1日至2015年12月30日。 

注册号第1506180号注册商标系第三人雀巢公司所有，核定使用商品为第30类佐料（调味品），调味品，酱油，醋，味精，花椒粉，蒜汁，方便面，米，面粉，注册有效期限至2021年1月13日。注册号第843154号注册商标系第三人雀巢公司所有，核定使用商品为第30类芥末，味精，沙司，酱等调味品，注册有效期限至2016年5月27日。

第三人太太乐公司曾于2010年11月8日就商标提出注册申请，类别为第33类。商标评审委员会异议复审认为商标与、注册商标构成类似商品上的近似商标裁定该商标不予核准注册。

原告酒乡红公司诉称：一、原告酒乡红公司加工生产的料酒商品上使用的“太太乐”标志系第3198511号商标“太太乐及图”的显著部分，其使用“太太乐”商标的行为未改变该商标的显著部分，应当视为是第3198511号商标的使用。二、原告酒乡红公司经第三人太太乐公司许可使用，未超出第3198511号商标专用权保护范围。三、第三人太太乐公司合法注册第3198511号商标，该行为本身就是一种划定权利边界的行为，第三人雀巢公司多年来对这样的权利划分从未有任何异议。四、原告酒乡红公司接受第三人太太乐公司委托加工料酒，赚取的利润只是加工费，不是真正的生产者、销售者，未实施商标法意义上的商标使用行为。

被告绍兴市监管局辩称，一、原告酒乡红公司的商标侵权事实清楚、适用法律正确。二、涉案行政处罚程序合法、量罚得当。

第三人太太乐公司述称，其注册了第3198511号“太太乐及图”商标,商标只是突出使用了该注册商标的文字部分，是第3198511号注册商标的延续使用。况且与第三人雀巢公司的注册商标在图形、颜色上都有不同。

第三人雀巢公司述称，“太太乐”系列商标已成为中国驰名商标。原告酒乡红公司突出使用“太太乐”文字表明其具有搭第三人雀巢公司太太乐系列商标知名度之便车，获取不正当利益的主观恶意。原告酒乡红公司作为生产加工方，其所生产的全部商品均在中国境内市场上销售，其商品上的“太太乐”标识已经起到了识别商品来源的作用，发挥了商标的功能，已构成商标法意义上的使用。

西湖区人民法院判决：驳回原告绍兴市酒乡红酒业有限公司的诉讼请求。酒乡红不服一审判决，提起上诉。杭州市中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

【裁判理由】

本案争议焦点在于：一、原告酒乡红公司使用涉诉商标的行为是否构成侵犯注册商标专用权；二、如果侵权成立，对原告酒乡红公司处以罚款90万元是否得当。

关于焦点一，原告酒乡红公司在其加工生产的太太乐系列料酒上使用了商标，与第三人雀巢公司、注册商标比对，两者显著部分均为中文文字，虽字体有所差异，但文字的音、形、义一致。再从整体视觉上感受，以相关公众的一般注意力，主要的识别来源于“太太乐”文字，而其在构图、形状大小上并无太大差异，且权利商标具有较高的知名度，因此，足以认定为近似商标。由于涉诉商标使用在料酒商品上，其与第三人雀巢公司注册商标核定使用的佐料、调味品商品，均属日常烹饪、调味使用，在销售渠道、消费对象等方面相同，且容易混淆，应认定为类似商品。故原告酒乡红公司，未经商标权人许可，在类似商品上使用近似商标，容易造成相关公众对商品来源的混淆和误认，其行为已构成侵犯注册商标专用权。至于原告酒乡红公司认为，商标系其对第三人太太乐公司授权的注册商标（“太太乐及图”）的合理使用问题。首先，从商标的使用方式来看，原告酒乡红公司在其加工生产的系列料酒商品上存在既使用“太太乐及图”注册商标，又使用商标的情形，如此使用并不符合商业惯例，原告酒乡红公司亦无在料酒商品上除使用“太太乐及图”注册商标外，再使用商标必要性的合理解释。况且，商标使用在涉诉商品的显著位置，突出使用了“太太乐”文字，而“太太乐及图”注册商标却置于整个标贴（构图）的边角，视觉不明显。其次，第三人雀巢公司、注册商标在使用中已积累了较高的知名度。基于上述事实，该院有理由判定使用商标的行为，存在不正当性。商标的本质特征是标示商品及服务的来源， 商标的使用，足以造成混淆，原告酒乡红公司的行为已构成侵权。

关于焦点二，经查，原告酒乡红公司的违法经营额为377752元，被告绍兴市监管局对原告酒乡红公司处以罚款90万元，符合“违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款”规定的量罚幅度。原告酒乡红公司被查实的违法经营额大大超过五万元，而罚款金额约为其违法经营额的2.38倍，处罚的倍数居中略偏下，并非偏高倍数；并且，虽然原告酒乡红公司系受第三人太太乐公司委托加工生产侵权商品，但原告酒乡红公司作为生产者的身份明确，其即是侵权商标的直接使用者，应当依法承担相应法律责任。因此，被告绍兴市监管局在行政处罚自由裁量权范围内，综合考量侵权行为人的违法经营数额、商标权人注册商标的知名度、涉案侵权情节等因素，对原告酒乡红公司处以罚款90万元，应属妥当。被告浙江省工商局受理原告酒乡红公司的行政复议申请后进行了调查，在法定期限内作出行政复议决定予以维持，当属合法正确。

【法官评析】

本案系知识产权行政案件，在知识产权“三合一”审判模式下一、二审均由知识产权审判庭审理。本案值得探讨的问题是：一、原告酒乡红公司在其商品上使用其注册商标的文字部分商标是否正当，此问题涉及注册商标的权利边界。二、委托加工关系中，委托人和受托人的侵权责任如何承担。

一、 注册商标的权利边界

我国采取商标注册制，注册程序建立了商标的公示制度，注册商标公示商标权的存在并明确了权利的边界和范围。我国《商标法》第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。该条规定明确限定我国注册商标专用权的保护范围，一是商标所有人仅可在核定使用的商品上使用或许可他人使用核准注册的商标，在核定使用范围之外，商标注册人对商标不享有专用权；二是可在核定使用商品之外的一定范围内排斥他人使用相同或近似的核准注册商标。

在实际使用时，不少企业在经营中自行改变核准商标，如分别注册商标合并使用，拆分商标分别使用等，导致使用商标不规范。注册商标作改变使用往往存在非法目的，使改变后的标识与他人知名商标产生混淆性认知，从而误导消费者选择侵权商品。实际使用的商标与获得注册的商标不一致的，属于变造商标。我国《商标法》第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。同时，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条规定，实际使用的商标与核准注册的商标虽有区别，但未改变其显著特征的，可视为注册商标的使用。因此，商标获得注册后，应严格按照注册时的完整标识或者未改变显著特征进行使用，否则将破坏商标作为识别符号的本质属性。本案中，原告酒乡红公司的注册商标（太太乐及图），一个女性形象在整体布局约占绝大部分面积，“太太乐”文字呈纵向排列，位于右上角，约占八分之一。显然， （太太乐及图）注册商标的显著部分为女性形象，而非“太太乐”文字。因此，原告酒乡红公司使用文字部分的行为，属于变造商标，不受我国商标法的保护。

二、委托加工关系下的侵权责任

本案原告酒乡红公司系受第三人太太乐公司的委托生产加工侵权商标和商品，双方之间形成了承揽合同关系。《侵权责任法》第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。此处的“共同”理解为二人以上明知或应知，且意欲协力导致损害结果的发生。换言之，数个行为人在实施侵害他人权益的过程中，应具有共同追求的目标，相互意识到彼此的存在，且客观上为达到此目的而协力，付出了共同的努力，各自承担了有一定的数量的、相互之间有一定联系的行为部分。本案中，原告酒乡红公司接受第三人太太乐公司委托加工生产被诉侵权标识和料酒产品，但对太太乐公司是否享有相应的商标权未尽到基本的审查注意义务，在主观上具有侵权的共同意思，客观上相互配合、利用，构成共同侵权行为，应承担连带责任。

本案系行政案件，原告酒乡红公司接受第三人太太乐公司委托加工生产侵权商品，是侵权商标的直接使用者，其作为生产者的身份明确，应当依法承担相应法律责任。被告绍兴市监管局对其作出行政处罚并无不妥。