法庭上一问一答，六亿美元没有了

——美国历史上赔偿额最高的专利侵权案件

作者 | 董红海  广东广和律师事务所合伙人、知识产权业务委员会主任，律师&专利代理师

　　   林　森  广东广和律师事务所律师&专利代理师

编辑 | 布鲁斯

2023年12月4日，美国联邦巡回上诉法院对VLSI Technology LLC v. Intel Corporation, No. 2022-1906 (Fed. Cir. Dec. 4, 2023)做出了判决，结论是：部分维持，部分推翻，部分撤销，发回重审。最直接的结果是，被告英特尔公司(Intel)暂时不用向原告超大规模集成电路技术有限责任公司(VLSI)支付高达21.8亿美元的专利侵权赔偿款了。

2019年4月11日，超大规模集成电路公司（接收了摩托罗拉的大部分专利）在德克萨斯西区联邦地区法院(Western District of Texas)起诉英特尔侵权了其两项专利，分别是 No. 7,523,373和No. 7,725,759，专利名称分别是“最小存储器工作电压技术”和“管理电子设备中的时钟速度的系统和方法”。

一审中，美国地区法院否定了英特尔的审前动议（pre-trial motion），该动议旨在为案件增加许可证辩护；因为在一审进行中，英特尔抗辩说获得了案外人Finjan公司的专利许可。

2022年4月22日，德州西区联邦法院做出了一审判决。判决英特尔公司侵犯了两个涉案专利，373专利是字面侵权，759专利是等同侵权；同时，给出了令人惊讶的赔偿额：英特尔侵犯373专利要赔偿15亿美元，侵犯759专利要赔偿6.75亿美元；两项赔偿合计21亿美元。判决一出，顿时举世瞩目，成为美国历史上专利侵权案件赔偿额最高的案件。

判决一出，英特尔立即上诉至美国联邦巡回上诉法院（CAFC）。

二审判决维持了373专利字面侵权的结论，但赔偿因为涉及许可协议而被推翻发回重审。

二审最引人关注的是CAFC对等同侵权的观点和拿捏尺度。

二审中，针对759专利等同侵权，英特尔提出了两个抗辩理由：1）审查历史不支持VLSI公司的等同侵权诉讼请求；2）VLSI公司等同侵权的证据不充分。

为此，在判决书书中，CAFC就是否构成等同侵权进行了在先案例分析、理论阐述和本案说理。

针对等同原则论述的第一句，CAFC就认为，

“The doctrine of equivalents provides a limited exception to the principle that claim meaning defines the scope of the exclusivity right in our patent system”

“等同原则提供了原则外的一种有限例外，该原则是权利要求的含义（claim meaning）限定了专利体现的专属范围”

显然，这第一句话就表明了CAFC看待等同原则的全部观点。为了证明自己的观点与在先判例等是一脉相承的，判决在引用其他在先案例的情况下，继续阐述道：

Applied more broadly, the doctrine [of equivalents] would conflict with the primacy of the claims in defining the scope of a patentee’s exclusive rights

“如果适用地更广，等同原则将与限定专利权人的专属权利范围的权利要求的主旨相矛盾”

（Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc., 126 F.3d 1420, 1424 (Fed. Cir. 1997)等）

“The limits reflect a familiar balance among the importance of preserving the public’s ability to rely on claims’ meaning to define patent scope, the ability of patentees to protect their inventions through their claim drafting, and (yet) the occasional need to recognize some non-literal scope of protection to avoid undermining the exclusivity rights authorized by Congress to incentivize certain innovations”

“这些限制反映了一种常见、多种因素间的平衡，保护公众依赖限定专利范围的权利要求含义的重要性，专利权人通过权利要求撰写来保护其发明创造的能力，和认可非字面保护范围的偶尔需要，且此种需要避免了国会旨在激励创新而授予的对专属权利的损害”

（Mahn v. Harwood, 112 U.S. 354, 361 (1884)）

“[w]e have emphasized . . . that the doctrine of equivalents is the exception, however, not the rule”

“我们已经强调……等同原则是例外，不是原则。”

（Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320,1330 (Fed. Cir. 2019)）

综上所述，在引用在先案例的基础上，CAFC重审了对等同原则的观点，归纳如下：

1) 等同原则存在的基础是权利要求的文义（claim meaning）不能完全涵盖权利要求的全部含义

2) 等同原则是必须的，是平衡的产物；否定等同原则会削弱对创新的激励

3) 等同原则是例外，不是原则

基于在先案例分析，在充分阐述等同原则后，就如何适用等同原则，CAFC在本案中给出了相互紧密联系的三个标准或要求。

第一个标准：等同物证据必须是权利要求特定的技术特征，而不能聚焦于将权利要求作为一个整体进行考虑，尽管在确认等同物技术特征时要考虑权利要求中每个技术特征在上下文中的作用。

第二个标准：为了确定替代性技术特征是否与权利要求技术特征的区别是非实质性的并构成等同物，需要考虑权利要求技术特征的功能-方式-结果（function-way-result）；即三一致原则。

第三个标准：专利权人必须提供证词和相关论点，证明等同技术特征与权利要求中的技术特征之间的区别是非实质性的。这点对等同原则的适用至关重要。即，等同侵权的举证责任应该完全由专利权人承担，如果举证不能，如不能给出具体的、全面的证据和论述，就要面临举证不能的后果。因为，CAFC多次强调，是否构成侵权、等同侵权是事实认定问题，不是法律认定问题。

CAFC认为原告VLSI的证据不足以满足上面的三个标准，所以认定等同侵权不成立，撤销一审该判项发回重审。

具体是如何认定原告VLSI举证不能的，判决书引用了原告在一审举证环节的下面问答——原告律师（MR. HEINRICH）与原告专家（DR. CONTE）之间的问答，具体摘录如下：

问：你如何描述这两者之间的区别？

答：这只是工程师画数据线的区别

问：是一种设计选择？

答：是设计选择

问：其结果是什么？

答：结果是提供了一个请求

问：每种情况下的结果相同？

……

答：哦，我明白了，我误解了你的问题。是的，和权利要求要求的结果是一样的。

上面是原告律师和原告专家对等同技术特征（等同物）的问答。从上面的问答可以看出，本案最关键的等同判断完全没有涉及具体的技术特征和及其论述、比对等。简言之，没有满足对三一致的具体、全面的论述。

因此，CAFC完全不认可原告的证据，为此写道：

“那个证词是不充分的。没有充分解释为什么（被告）做出要求的方式与权利要求中描述的内容构成实质性相同……没有说清楚，不同的功能-位置设置方式是一种设计选择”。

最后，由于原告证据不足，CAFC推翻了一审等同侵权的判决，认为被告英特尔不侵犯759专利。

小  结

原告对等同侵权原则的理解不深，导致整个论证过程过于粗略、简单，没有满足具体、全面的论证要求。6.75亿美元就随着这种粗略和简单而随风飘散。

美国对专利等同侵权的判断标准与我国最高法院的司法解释几乎如出一辙。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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