新商标法引入禁止商标重复注册规则？看看国外怎么做

原题 | 禁止商标重复注册之中外法律制度对比

作者 | 杜燕霞  北京允天律师事务所

编辑 | 布鲁斯

我国《商标法》正在经历第五次修改。由国家知识产权局公布的《商标法修订草案（征求意见稿）》（下文简称《修订草案》），对现行《商标法》提出了诸多修改，例如打击恶意申请、强化商标使用义务、优化商标授权确权程序等。其中，禁止重复注册的规定引发了广泛热议。《修订草案》拟引入禁止重复注册的规则，目的是为了强化商标的识别作用、避免各类型的“接力式申请”，从而降低在先权力人的维权难度、节约审查资源、并维护商标注册秩序。

禁止重复注册规则的引入，具有很强的现实意义。若规则设置合理，将会有效避免各类“接力式申请”，提升权利人在授权、确权、维权等程序中的效能。然而，该规则如何适用，仍需要科学、合理的制度保障，需要厘清边界、精准界定，并形成行之有效的操作规则。

除我国外，目前世界上有二十多个国家/地区存在禁止重复注册的规则。各国家/地区对禁止重复注册的具体适用都采用了不同的标准。本文将从位阶、规则设立等角度，通过比较和分析中国、美国、日本、韩国对禁止重复注册的规则，以期为我国的禁止重复规则的具体适用，提供参考和借鉴。

首先，关于禁止重复注册规则的位阶问题，各国有不同的立法例。其中，美国在其商标法，即《兰汉姆法案》中有明确的规定“美国专利商标局不会颁发两个完全相同的注册证”[i]，且在商标审理指南中明确了哪些情况为重复注册。与美不同的是，日本和韩国商标法律中，并没有明确的禁止性规定，而是在审查实践中规定重复注册为禁止行为。日本的禁止重复注册是在《商标审查指南》第十八条规定的，而该条是基于日本《商标法》第三条做出的。日本《商标法》第三条[ii]是对商标绝对理由进行的规范，并不涉及重复注册的内容。类似的，韩国禁止重复注册是《商标审查标准》第五部分的内容，该部分是对韩国《商标法》第三十八条的规定的进一步解读。韩国《商标法》第三十八条的规定是“申请商标注册的，应当对每件商标提出申请，并指定一个类别的商品。”，即“一商标、一申请”原则。根据韩国《商标审查标准》，该原则有两个解读，其一是禁止同一人就同一商标重复申请两次以上；其二是禁止两个以上（包含近似）商标作为一个商标申请提出。其中，第一种解读方式，无疑超过了商标法文义的解释，《商标审查标准》也提到，该原则不是商标注册的实质性要求，而是为了便于申请/注册的管理和提升审查效率等程序性便利而做出的。

采用不同的位阶，将对规则的权威性、稳定性产生直接影响。通过《商标法》规定，无疑是最权威和最稳定的。然而，是否符合我国的实践、是否有利于法律稳定，值得商榷。如果禁止“接力式申请”、商标权人维权困难是阶段性的产物，那么禁止重复注册可以作为审查实践规则进行引入，而无需法律规定。待今后恶意申请得到有效控制、商标申请人与真正商标权人脱节的问题得到解决后，禁止重复注册无疑将掣肘于权利人灵活、有效的进行商标保护。在《商标法实施细则》或者是《审查审理指南》中规定禁止重复注册，则届时可以灵活的解决这个困局。

此外，关于禁止重复注册的适用规则，不同法域有不同的规定。我国《修订草案》中第十四条规定了禁止重复注册的静态条件，第二十一条规定了禁止重复注册的动态条件。其中，静态条件是指禁止同一申请人、就相同商标在相同商品和服务上进行重复申请，顾名思义禁止“三同”。动态条件是指，禁止重复注册的在先商标失效时间不能超过一年。若是超过一年的，则将不视为重复注册。

关于禁止重复注册的静态条件要求，即“三同”判定，需要厘清以下问题。首先，同一申请人的界定是较为容易做出的，各国都采用严格标准，即要求是同一法律主体。若仅是关联公司或者共同申请人中有任一主体不同的，并不判断为重复注册。然而，其余“两同”的判定，则将可能出现较大的争议。

相同商标，按照目前国内《商标审查审理指南》的规定，是指两商标在视觉效果上或者声音商标在听觉感知上完全相同或者基本无差别。所谓基本无差别，是指两商标虽有个别次要部分不完全相同，但主要部分完全相同或者在整体上几乎没有差别，以至于在一般注意力下，相关公众或者普通消费者很难在视觉或听觉上将两者区分开来。根据这一规则，相同商标包含两种情形，一种是完全相同，一种是基本无差别的相同。其中，基本无差别的相同商标，从严格意义上讲是不同的，只是在发挥商标区分商品来源的作用时，消费者难以区分，因此为避免需要进行混淆误认可能性的讨论，将两件并非完全相同的商标，判定为相同商标。这此意义上，对相同商标的判断，更大程度上是一种法律判断，而非物理判断。如果在禁止重复注册规则中，对于相同商标的判断也采取相同标准，则将与《修改草案》第二十一条规定的不属于重复注册情形中“因生产经营的需要，在已实际使用的在先商标基础上做细微改进，申请人能够说明区别的”相冲突。从这条立法来看，在禁止重复注册中的相同商标的判断，应主要是进行物理属性的判断。如此，将可能导致相同商标判断标准的混乱。

关于相同商品和服务界定，根据国内《商标审查审理指南》，同一种商品是指名称相同的商品，或者名称不同但在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同一事物的商品。同一种服务是指名称相同的服务，或者名称不同但在服务的目的、内容、方式、对象、场所等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同一方式的服务。换言之，相同商品和服务，除了名称相同外，还有相关公众认为的相同。然而，判定商品和服务相同，除了比较名称、概念外，还有重要的判断标准，就是商品和服务的范围，因为商品和服务本质上是一个集合的概念。对于集合而言，除了重合外，还有包含、交叉等情形。如果完全重合可以定义为相同的话，那么交叉、包含是否要进行部分相同的判断呢？对于完全重合的界定，是按照语义逻辑还是按照商品编号来判断呢？举例而言，第41类编号均为410017号的“培训”、“教育”、“教学”、“讲课”四个服务项目，是否可以被判定为相同服务？

在美国，如何界定重复注册，在审理指南中进行了明确的规定。由于美国与我国注册实践有诸多不同，例如提交基础、主/副簿注册等，因此在这些领域的做法对我国没有实际参考意义。然而，对于商标、商品/服务的判断标准，仍值得我们参考。对于商标而言，普通字体商标和设计字体商标不视为为重复注册。对于商品/服务而言，若申请时归属的类别不同（由于分类表发生的类别归属的变化），则不视为重复注册。此外，若指定商品/服务为交叉关系（有部分商品不同的），不视为重复注册。相反，若指定商品/服务存在完全相同或者是包含关系的，则视为重复注册。对于马德里国际注册指定美国的注册申请，若基础号不同的，不视为重复注册。

在日本，禁止重复注册的具体规定是，“商标权人就与注册商标相同的商标，指定相同的商品或者服务提出商标注册申请的，予以驳回”。其中，相同商标，包括仅大小不同的商标。指定商品/服务相同，包含两种情形：第一种是完全相同，第二种是包含关系，即在后申请指定商品/服务被在先申请/注册商标的商品/服务所包含。关于第二种情形的判断标准，是若放弃在后申请，那么在先申请/注册商标亦可以对申请人的商标进行有效的保护，取得同样的保护结果。此外，若在后申请指定商品/服务与在先申请/注册指定的商品/服务是交叉关系的，则不视为重复注册。

在韩国，禁止重复注册的规则判断主要是从申请人、商标、商品/服务三个维度做出的。首先，申请人（包括注册权人）必须为同一人。若申请人不同的，不属于禁止情形。商标标志必须相同。因此，相似商标不属于禁止情形。此外，商品/服务需要相同，但并非所有指定产品都需要相同。即使只是部分相同，也是违反了重复注册的规定。然而，对于部分商品相同的界定，排除了复合商品和单一商品判定为重复注册的情形，例如具有拍照功能的手机和相机并非部分相同的商品。

除静态比较外，我国《修订草案》对禁止重复注册还提出了动态的要求，即在先商标如果失效时间已经超过一年的，则可以再次申请。这一要求在美国、日本、韩国的法律和审查实践中均没有相关规定。这一动态要求，无疑增加了禁止重复注册适用条件的复杂化。

为了合理化动态比较的要求，《修订草案》中拟规定，若失效时间未超过一年，但失效理由非申请人造成或者其他客观原因的，可以不适用这一规则。非申请人原因或者其他客观原因包括：

“（二）因不可归责于申请人的原因，导致在先商标未能续展的；

（三）因未及时提交商标使用说明，导致在先注册商标被注销，但该在先商标已实际使用的；

（四）因不可归责于申请人的原因，导致在先商标因未能在连续三年不使用撤销程序中提供使用证据而被撤销，但该在先商标已经实际使用的；

（五）在先商标因与他人在先权利或者权益相冲突而被宣告无效，但该在先权利或者权益已不复存在的。”

是否存在这些免责情形的，需要申请人提供证据。如此，无疑为申请人增加了举证负担。此外，对于哪些情形满足免责条件的，在审查实践中，除了增加审查负担外，也为统一审查标准、降低审查不确定性带来难题。

在《修订草案》中，不少制度设置的一个前提背景是商标申请人和商标权利人脱节。而这一现状，是我国法律法规不健全、以及行业规范不完善的表现，一定会随着法治的发展和完善而退出历史舞台。因此，禁止重复注册的规则，是选择引入《商标法》，还是仅在审查实践中适用，值得思考。

注释

[i] 《兰汉姆法典》第§2.48条“Office does not issue duplicate registrations”。该条款于2008年11月17日修订，2009年1月16日生效。

[ii] 日本《商标法》第三条为“在与自己经营有关的商品或者服务上使用的商标，可以作为商标注册，但下列商标除外：(1) 仅由以常用方式表示商品或服务的通用名称的标记组成的商标；(2) 商品或服务常用的商标；（3）产品的产地、销售地、质量、原料、功效、用途、形状；（4）仅由表示通用名称或常用方式名称的标记组成的商标；（5）仅由极其简单、普通的标志构成的商标；(6) 除前款所列商标外，消费者不能将其识别为与某人经营有关的商品或服务的商标。即使商标属于前款第(3)项至第(5)项的情形，只要消费者能够通过使用该商标而识别出该商标是与某人的业务相关的商品或服务，则该商标同样虽有第一项规定，仍可取得商标注册”。

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