《2022年保护美国知识产权法案》的基本情况与应对建议

作者 | 张鹏 牟雨菲 中伦律师事务所

编辑 | Moker

2023年1月5日，美国总统签署《2022年保护美国知识产权法案》（Protecting American Intellectual Property Act of 2022, 以下简称“PAIPA”）。该法案力图拓展现有的民事诉讼程序、刑事程序、特别301调查以及337调查等知识产权保护措施，并进一步拓展政府部门行政监管与行政执法的权力，授权政府部门认定外国民事主体的窃取商业秘密行为并对该外国民事主体实施制裁措施，从而实现其所谓的“建立有效措施制裁任何被视为危害美国国家安全、外交政策、经济健康或者金融稳定，窃取知识产权的‘重大威胁’肇事者”[1]。该法案显然对我国企业进入美国市场的海外知识产权合规提出了更高要求，同时实施近3个月，目前诸多实务问题尚未明朗，其未来实施对我国企业的影响尚需进一步观察。有观点指出，《2022年保护美国知识产权法案》如何与美国现存商业秘密保护法案、特别措施以及各个州的商业秘密法案，美国法典中的著作权法等加以衔接，还需要进一步讨论，特别是，现存相关法案都需要符合正当程序原则，《2022年保护美国知识产权法案》是否将满足正当程序原则的相关程序性规范将有待进一步考量[2]。

为此，本文对《2022年保护美国知识产权法案》的基本内容与实施情况加以分析，并在此基础上提出应对建议。

01

法案基本内容介绍

简单来说，可以从《2022年保护美国知识产权法案》的针对哪些对象、采取哪些制裁措施加以概括。整体而言，《2022年保护美国知识产权法案》可以概括为，4种针对对象、12种针对相关主体的制裁措施和2种针对个人的制裁措施。下面从《2022年保护美国知识产权法案》的基础定义出发，重点分析上述法案的针对对象和制裁措施。

1.PAIPA的基础定义

《2022年保护美国知识产权法案》的定义宽泛性决定了其适用对象可以作出宽泛解释。《2022年保护美国知识产权法案》延续了美国近年立法所采用的定义方式，即针对关键性的名词或描述采用可以作出宽泛解释的定义，甚至完全不包含任何定义。

一方面，对于《2022年保护美国知识产权法案》第二条中描述制裁对象所描述的“显著威胁”、“经济稳定”、“实质性促成”、“知晓的情况下” 等表述，法案本身没有给出任何进一步的定义。由于上述定义的宽泛性以及可以作出宽泛的解释，该法案的实施，特别是是否将某一主体或个人列入报告清单，将完全取决于美国政府相关行政部门的判断。

另一方面，《2022年保护美国知识产权法案》通过对“商业秘密”的具有广泛解释的定义方式，涵盖所有信息所有者采取了合理措施维护并具有实际或潜在独立经济价值的商业信息。《2022年保护美国知识产权法案》中的“商业秘密”的定义，沿用了美国刑法典第18条第1839节中关于“商业秘密”的定义，即包括所有形式和种类的金融、商业、科学、技术、经济、或工程信息，包括模式、计划、汇编、程序设备、公式、设计、原型、方法、技术、过程、程序或代码，无论其为有形或无形的，也无论其是否或如何以物理的、电子的、以图像表示地、用照片形式地、或书面形式地存储、编译、或记录，如果（1）其所有者已采取合理措施对此类信息保密，且（2）该等信息因不被大众所普遍知悉，或大众无法轻易通过合理方式知悉而产生独立经济价值，无论该等价值为实际经济价值还是潜在经济价值。[3] 由此，该法案几乎没有为“商业秘密”提供有效定义，而是将全部的自由裁量权交由为总统编撰报告清单的编辑者，即美国行政部门与执政党权，美国实务界与学术界也表达了相应的担忧[4]。

2.PAIPA的针对对象

《2022年保护美国知识产权法案》的针对对象并不仅包括受控盗取商业秘密的主体或个人，还涵盖了与该争议行为、争议技术或受控主体本身所关联的相关主体及个人，包括其子公司、间接从该行为中获利或对该行为提供帮助和支持的主体或个人。经由总统判断，任何“有合理的可能性将导致或实质性促成”对美国国家安全，外交政策，经济健康或经济稳定造成“显著威胁”的盗窃行为以及上述所有涉及该行为的主体和个人，将会且必须依照该法案受到制裁。

根据《2022年保护美国知识产权法案》要求，总统需在签署生效后180天内向国会报告，列举实施了窃取美国商业秘密行为并落入PAIPA范围的外国实体及个人清单，并描述其中每项所涉及的商业秘密行为性质、目标、后果等，此后，总统将以年为单位更新该清单。根据《2022年保护美国知识产权法案》第2节(a)(1)(A)款的规定，落入该法案制裁范围的实体及个人包含：

1)在明知的情况下开展重大窃取美国主体商业秘密的行为，或从该等行为中获益。只要该等重大窃取商业秘密的行为发生在《2022年保护美国知识产权法案》生效日之后，且有合理的可能该等行为会导致或实质性促成对美国国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定的显著威胁;

2)对前述窃取商业秘密行为提供显著的经济、物质或技术支持，或提供货物或服务用以支持该等窃取商业秘密行为或从中显著获益；

3)由前述1)或2)所述外国实体所持有或控制的实体，或直接或间接代表相关实体行事或意图代表相关实体行事的实体；

4)前述1)或2)所述外国实体的首席执行官或董事会成员。

3.PAIPA的制裁措施

《2022年保护美国知识产权法案》列举了12项针对相关主体的制裁措施。对于外国实体，总统须对其采取下列12项中至少5种制裁措施：1）根据国际紧急经济权利法案（International Emergency Economic Powers Act，以下简称“IEEPA”），冻结其位于美国的资产及禁止与之相关的交易；2）列入出口管理条例 Export Administration Regulations EAR下的实体清单；3）禁止美国进出口银行为该实体出口任何货物或服务而提供担保，保险，信贷延期等；4）禁止任何美国金融机构在一年内向该实体提供超过1000万美元的贷款，除非被用于减轻人类痛苦等活动；5）要求美国派驻在国际金融机构的代表反对该机构为实该体提供任何有利于该实体的带宽下项目；6）针对金融机构的相关实体：禁止该实体担任美国政府债务工具的初级市场交易商，或禁止该实体充当美国政府的代理机构或资金储备机构；7）禁止美国政府从该实体采购商品服务；8）禁止该实体开展涉及美国法域管辖的外汇交易；9）禁止该实体涉及美国法域管辖的银行交易；10）禁止美国人投资或购买相关实体的大额股权或债权；11）禁止相关实体中有控股权的公司高管，负责人，股东入境美国；12）总统可以对实体的高管人员施加上述制裁。

《2022年保护美国知识产权法案》列举了2项针对个人的制裁措施。对于相关自然人，总统必须对其采取以下制裁措施：1）根据IEEPA冻结相关自然人在美国的资产及禁止与之相关的交易；2）签证禁令，即禁止授予其签证或撤销已有签证。

另外，该法案规定了豁免情形，总统可依照“国家利益”对相关实体或个人进行制裁豁免。法案中的报告义务和制裁措施等规定不适用于根据《1947国家安全法案》（National Security Act of 1947）所开展的活动以及美国政府经授权的情报活动。该法案中的制裁不适用于美国授权执法行为，或为遵守美国在国际条约项下的义务许可外国人入境的情形，不适用于对进口除技术数据以外的货物施加制裁的权利和要求。

4.PAIPA的主要特点

一是规避司法与特别调查程序的干预。PAIPA下制裁措施的实施不以司法认定为前提，一旦认定相关行及行为实施主体或个人落入PAIPA的制裁范围，则相关主体或个人将受到本法案下的制裁。美国政府对知识产权保护制裁措施可追溯至2018年美国贸易代表罗伯特·莱特希泽推行的特别301调查，根据《1930年关税法》，申请人可发起或由美国国际贸易委员会（USITC）依职权自行发起对涉嫌侵犯美国企业商业秘密等导致美国产业受损的相关贸易货物进行特别调查。除此之外，企业可向联邦法院提起商业秘密侵权民事诉讼，对于侵犯美国企业商业秘密涉嫌经济间谍罪的主体和个人，司法部可依据《1996年经济间谍法》对其进行刑事调查。由此可见，在PAIPA颁布前，现有的商业秘密保护制度均受司法以及特别调查程序的限制，其调查程序耗时冗长，结果也取决于商业秘密侵权的司法认定结果或特别程序的调查结论。例如，在诸多对抗中国的案件中，即使美国司法部对窃取知识产权行为都进行了重罪指控，但多因证据不足等问题，美国政府的指控在法院难以成立。[5]区别于现有的商业秘密保护措施，PAIPA授予了美国政府不受司法调查程序影响的决策自由。

二是救济途径非常有限。该法案中也未包含任何可能使得制裁得到解除的情形以及任何救济途径，包括如美国法院认定相关行为不构成侵权，或无法依法确定相关商业秘密的成立。[6]该法案可能标志着美国原有商业秘密保护体系的重塑，[7]即几乎完全排除了司法和调查程序对其所授予实施的制裁措施的影响和干预。

三是更强力的制裁措施。依照301调查，USTR可对相关贸易行为施加特别关税或进口限制等惩罚性措施，337调查同样提供禁止令与排除令的限制措施，禁止相关货物进入美国以及在美国境内销售。而经由民事及行使诉讼程序认定的商业秘密侵权行为，侵权人将面临禁止令，监禁，以及承担损害赔偿责任，以500万美元惩罚性赔偿或被侵害商业秘密价值的三倍之高者计算。相对而言，PAIPA的制裁范围包含了除美国境外的一切主体及个人，无论其是否在美国经营或设立，并全面扩张了制裁手段的范围，尤其是切断金融结算的相关制裁。

另外，受PAIPA制裁的对象不再限于被控侵权的主体，而涵盖了从被控盗取行为中间接获利，或对其提供帮助和支持的主体及个人，例如，该被控侵权行为个人的雇主，与被控侵权主体保有合作研发、技术许可、技术转让等合作关系的主体，为被控主体提供贷款或补助的个人及主体，以及任何被控侵权主体的子公司及高管个人都将面临被制裁的风险。[8]该法案旨在完全切断受制裁主体与美国的资金链，进一步实现相关国家同美国科技产业与知识产权的彻底脱钩。

02

法案对中国企业的影响

美国政府对于实施制裁的自由裁量权，规避司法监管的政治工具，PAIPA也许应被视为美国政府切断中国与其科技企业与关键技术链接的政策版图工具中的一环。[9]一旦中国主体被认定可能损害美国利益，或涉及关键行业或美国知名企业，则无论是涉事中国主体，或与之存在合作或贷款关系的中国企业，都可能难以通过妥善的企业合规管理有效规避依照PAIPA受到制裁的风险。

1.被列入实体清单

依照PAIPA，相关主体可能被列入美国商务部工业安全局管理的制裁实体清单（Entity List）。这一制裁将导致其获得受美国出口管理条例（Export Administration Regulations，EAR）管控的物项难度增加，因此面临相关企业的涉美供应链断裂。

2.面临资产冻结

依照PAIPA，相关实体或个人可能被列入特别指定国民和禁止人员名单（Specially Designated Nationals And Blocked Persons List, SND List），而将因此无法接入美元金融系统和开展美元结算，美国自然人和企业也无法与之交易，其涉美产业链以及生产经营可能因此遭受重创。

3.个人人身风险

在现有的经济制裁措施基础上，PAIPA所提供的制裁措施将穿透公司屏障，延伸追究至个人部分的责任。受控主体以及对受控主体侵权行为提供帮助或资助的主体的高管将面临人身安全以及资金安全的不利风险，相关个人出入美国以及其他与美国签订了引渡协议的国家将受到限制，并且可能面临刑事执法的风险。

03

中国企业应对建议

众所周知，中国企业是美国商业秘密保护执法重点关注的对象。为有效应对国际贸易中PAIPA的影响，提出如下建议：

近期：高度关注知识产权合规的立法执法新动态

建立专门的工作机制，全面管控跨境技术合作、跨境投资、跨境并购、产品进出口等过程中的知识产权风险。PAIPA刚刚运行两个多月，具体操作细节尚需高度关注与实时追踪。同时，PAIPA的颁布实施也体现出，诸多国家不断提高知识产权合规要求。通常而言，跨境技术合作、跨境投资、跨境并购、产品进出口等过程存在着知识产权风险，并且上述知识产权风险会对企业的生产经营产生较大影响。同时，这些过程涉及到知识产权合规、贸易合规等的交叉衔接，需要考虑知识产权法律制度与技术进出口管制、CFIUS管制等方面的衔接。因此，我们建议，关注海外市场相关国家的知识产权合规新动态，建设完善和实时更新知识产权合规风险库，对海外经营活动可能涉及的知识产权合规风险提前识别并构建应对机制。

中期：不断强化企业知识产权合规体系建设

一方面，建议对照《企业知识产权合规管理体系》建立企业合规风险识别机制。《合规管理体系指南》（GB/T 35770-2017）提出，“合规风险评估构成了合规管理体系实施的基础，是有计划地分配适当和充足资源给已识别合规风险进行管理的基础。”通常而言，企业知识产权合规体系的运行机制是，“合规风险识别——合规风险预警——合规风险分析评价——合规风险应对——合规风险监测——合规持续改进”的逻辑上升。建议考虑将事件库法、合规义务识别法、流程分析法、利益相关者分析法等方法综合运用，保障知识产权合规风险识别的全面性与重点性，为知识产权合规管理打下基础。

另一方面，建议以关键环节的工作流程优化为切入点建构企业知识产权合规管理体系。建议以《企业知识产权合规管理体系》为指引，针对企业项目立项、研究开发、对外采购、生产与提供服务、销售与售后服务等关键环节，建立工作流程、明确工作节点、确定工作关键成果物，将知识产权合规管理纳入企业生产经营的全流程，并且在全流程的企业知识产权合规管理中全面管控上述第一个方面通过事件库法、合规义务识别法、流程分析法、利益相关者分析法等确定的知识产权合规风险。

长期：前瞻开展知识产权规划布局

一方面，建立立体化、系统化、国际化的知识产权规划布局工作机制。加强企业知识产权规划布局工作机制建设，实现立体化、系统化、国际化，处理好知识产权数量与质量的关系，完善以企业为主体、市场为导向的高质量创造机制，加快培育高质量、高价值、高效益的知识产权组合。[10]在企业研发活动中，充分运用中外专利信息和科技情报信息开展专利导航，全面了解所属技术领域的现有技术状况和竞争对手研发动态，深入分析所属技术领域的技术发展路线图、技术空白点，加强对研发成果申请专利的挖掘和布局。

另一方面，充分发挥知识产权在创新技术策源地建设中的作用，以知识产权为纽带，建立以知识产权为核心的利益分享机制，促进协同创新。我们需要充分发挥知识产权的利益分享机制作用，有效组合知识产权的所有权、使用权、收益权、处分权等权能权项，促进产业的上下游构建产业创新生态，形成产业创新合力。

注释：

[1]https://technical.ly/civic-news/protecting-american-intellectual-property-act-analysis/ 

[2]https://www.jdsupra.com/legalnews/president-biden-signs-protecting-6916353/

[3]详见：https://law.justia.com/codes/us/2015/title-18/part-i/chapter-90/sec.-1839/#:~:text=%C2%A71839.%20Definitions%20As%20used%20in%20this%20chapter%E2%80%94%20%281%29,commanded%2C%20managed%2C%20or%20dominated%20by%20a%20foreign%20government%3B

[4]ibid. [1]

[5]例如麻省理工教授陈刚案，详见：https://www.nytimes.com/2022/01/20/science/gang-chen-mit-china-initiative.html；在美国司法部对TikTok的指控中，法院支持了TikTok的主张，阻止了禁令的生效，详见：https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.222257/gov.uscourts.dcd.222257.30.0_3.pdf；同样，在2020年司法部对华为的指控中，法院同样未能认定商业秘密侵权的发生。

[6]https://www.morganlewis.com/pubs/2023/01/new-act-authorizes-sanctions-for-trade-secret-theft

[7]http://www.cnlawweb.net/news/overseas/2023011340227.html

[8]ibid. [5]

[9] ibid. [1]

[10]张鹏：《知识产权强国建设思想形成、理论构成与实践证成研究》，载《知识产权》2021年第10期。

（图片来源 | 网络）