诚实信用原则在专利无效程序中的法律适用初探——读新专利法实施细则第十一条有感

作者 | 邵伟  北京市永新智财律师事务所

编辑 | 布鲁斯

2023年12月21日颁布的新专利法实施细则中增加了第十一条，即“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”此外，新细则还分别在第五十条初步审查的要求中、第五十九条实质审查的要求中以及第六十九条的无效理由中，明确此项规定为初步审查、实质审查和专利无效的具体法律依据。上述这些规定首次将诚实信用原则的具体要求引入专利授权和确权程序中，彰显了我国政府打击专利申请中违反诚实信用行为的决心。此外，对于违反新细则第十一条的行政责任，新细则第一百条规定，“申请人或者专利权人违反本细则第十一条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款。”由此可见，对于违反细则第十一条的专利申请行为，申请人不但无法取得专利权，即使取得了专利权也会被无效，而且还可能被处于最高达10万元人民币的罚款。

尽管新细则第十一条中将诚实信用原则具体细化为“真实发明创造活动为基础并且不得弄虚作假”，但是仍然不够具体。因此在同一天公布的部门规章《规范申请专利行为的规定》第三条中，国家知识产权局明确规定下列具体行为为违反新细则第十一条的表现形式：

（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；

（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；

（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；

（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；

（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；

（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；

（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；

（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。

同时，在同一天公布的新《审查指南》的初审、实审部分，直接引用了上述规章作为审查依据。由于无效程序中的法律适用除非有特别规定外均适用于初审与实审中的规定，因此上述八种行为也将成为国家知识产权局在无效程序中认定违反新细则第十一条导致专利无效的具体事实和理由。

从上述规章所列的八种行为来看，无论是到第（一）种行为中的“明显”相同，“简单”组合，还是第（二）种行为中的伪造、抄袭、拼凑行为，或者第（六）种行为中的“恶意”分散，都是一种主观状态的判断，由于主观判断的模糊性，相信所有的无效请求人在2024年1月20日之后都会将新细则第十一条作为无效理由，而国家知识产权局也不得不对这一无效理由进行审查，从而导致新的工作量压力。

特别需要注意的是，根据新《审查指南》第四部分第三章的规定，“专利权的取得明显违背诚实信用原则的，合议组可以引入专利法实施细则第十一条的无效宣告理由进行审查。”这一条规定使得细则十一条的内容成为国家知识产权局依职权审查的一部分。也就是说，在一个无效程序中，即使无效请求人不以新细则第十一条作为无效请求的理由，国家知识产权局也可以依职权引入这一法律规定，并且依此做出专利权无效的决定。还需要注意的是，对于启动国家知识产权局依职权审查程序，新审查指南有一个特别的要求，这个要求就是，必须是”明显“违反新细则十一条的规定。需要指出的是，在启动这一理由的依职权审查时，是否”明显“显然属于主观判断的范畴，考虑到新细则第一百条的处罚规定，对于国家知识产权局来说，恐怕不会轻易启动针对新细则第十一条的依职权审查程序。

此外，关于无效程序中基于第十一条作为无效理由的举证责任分配上，新审查指南并没有做出详细的规定。如上面所提及的，由于新细则第十一条的适用中需要大量对主观状态的判断，因此举证责任的分配对于结果的做出，将会产生较大的影响。这有待于2024年1月20日新审查指南正式生效后，通过上述新规定的实施才能有更多的了解。

还需要特别注意的是，尽管2021年6月1日生效的专利法第二十条首先引入了诚实信用原则，即“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”的规定，但是上述法条并不是专利授权和确权程序中的具体法律依据，与之对应的新细则第十一条才是专利授权、确权的具体法律依据。特别指出的是，新细则第十一条强调的是在“专利申请阶段”发生的违反诚实信用行为要特别得到禁止。因此对于一项专利权来说，只有该专利申请之前以及该专利申请过程中的违反诚实信用行为，才可能导致该项专利权无效，而对于该项专利授权后的违反诚实信用的实施行为，并不违反新细则第十一条的规定，因此无法通过国家知识产权局的专利无效程序宣告该项专利权无效。

新细则生效的时间是2024年1月20日。根据2023年12月21日公布的《关于实施修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》第1条和9条的规定，“自2024年1月20日起，请求人以不符合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由，对国务院专利行政部门公告授予的专利权提出无效宣告请求的，国务院专利行政部门适用修改后的专利法实施细则第六十九条的规定进行审查。”因此，自2024年1月20日开始，无效请求人可以针对所有专利权依据细则第十一条提出无效请求，无论该专利权是何时授予的。

总之，新专利法第二十条对专利申请过程和专利实施过程中的违反诚实信用行为敲响了警钟，而新细则第十一条则为新专利法第二十条安上了牙齿。但是，由于违反诚实信用原则的判断中具有诸多难以量化的因素，可以预见国家知识产权局在专利无效阶段对于新细则第十一条的适用将会非常谨慎。无论如何，希望通过新实施细则和新审查指南的实施，能够更加有效地制止专利申请过程中的失信行为，为提高我国的专利保护水平、提升专利质量提供更有力、更公平的机制。

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