品牌出海中设计创新的策略化保护之初探

作者 | 徐建生  福建世礼律师事务所律师

　　   秦彦苏  福建世礼律师事务所实习律师

编辑 | 布鲁斯

“品牌出海”这个名词近几年非常火爆，究其原因可能存在两方面的因素。第一，与我国的经济转型和全球供应链重塑相关。在过去，我国更多地是扮演“世界代工厂”的角色，生产的是他人的设计和创造，通过贴牌等方式实现产品的出海销售。而如今，随着“Made in China”向“Created in China”的转变，并迫于全球化重塑的时代形势，品牌出海的概念自然而然诞生，而中国企业或主动借势或被动迎战，意图通过品牌出海对产能过剩的供给侧进行彻底改造，并构建、强化中国制造与消费者的直接联系。第二，与跨境电商的生态相关。亚马逊等跨境平台鼓励甚至要求入驻的商家拥有自己的品牌，而独立站运营者由于自身直接面对市场的推广需要，必须去打造自有品牌。因此，品牌逐渐成为中国企业出海的标配。

有些观念认为，只要带着品牌的商标在海外售卖，就是品牌出海的行为，这种理解显然是有所偏颇的。品牌出海是一项宏大的工程，并不是简单地注册几个海外商标、申请几个域外专利，企业品牌就算成功出海。品牌需要持续经营，才能延续生命力、产生价值甚至成为独立的资产。因此，产品本身及其包装、标牌、品类等的设计，都应当围绕产品历程、企业渊源乃至文化等来对品牌进行展现，通过设计体现品牌故事，通过设计创新不断夯实并迭代品牌，最终服务于品牌的价值，完成品牌的沉淀和提升。由此可见设计创新在品牌出海中的重要性。

在传统贸易下的产品出海中，国内企业往往作为代工方，只要保证产品质量、优化供应链就能做大做好，很少需要直接面对国外市场端，这部分风险通常是由海外品牌方或进口商解决，存在中间的缓冲地带。但随着品牌出海的日益火热，企业过去在产品出海中针对产品质量、供应链等方面积累的能力，其适用性已经产生了局限，因为如今品牌出海的企业需要在市场端直接面临竞争对手和消费者，一旦产生知识产权纠纷、消费者权益纠纷、合规等各类风险，企业都需要直接应对并承担相应的法律责任。

中国品牌的机电类产品如消费电子产品等的出口早已形成较大的规模，对于那些分布更广、更有利于解决传统产业绝对过剩产能和大量就业的数量众多的中低端消费品、轻工业品制造者来说，其品牌出海也正在蓬勃发展中。无论是更具科技性的机电类产品，还是传统的消费品/轻工业品，这些企业的产品（下文统称“消费类产品”）与其消费者间都具有复杂的交互关系，而这些企业也都是品牌出海的主力军。这类消费类产品的出海企业有两个特点，一方面，它们在设计方面的创新空间是最大的，这类中国企业在设计创新方面往往已具备强大的能力（且不少已领先于世界），并且对自身原创设计有很强的认同感和保护意愿，更认识到创新投入与品牌迭代的相互成就，具有保护设计创新、打造自身品牌的强烈意识；另一方面，企业的产品品类、规模、经营模式、历史沿革等因素决定了其在国际市场中抗风险能力较弱，普遍缺乏对域外知识产权制度的深刻了解，难以自如应对出海过程中的各类纠纷，而它们最擅长的设计创新恰恰又最容易被快速模仿、抄袭，以致严重影响企业出海的竞争力。

因此，在品牌出海过程中面临海外各类风险的冲击和自身保护创新意识觉醒的双重因素下，相关企业已经认识到，不仅需要投入更多资源在设计创新上，更要加强并落实对设计创新的保护。那么，对于这类想要创建自身品牌、保护自有设计创新的出海企业，就需要有的放矢地做到高效保护和成本控制，即形成对创新设计的策略化保护。而国际上的知识产权体系为创新设计的策略化保护提供了往往被企业所忽视的便利和条件，此便是本文想要抛砖引玉，进行探索和讨论的内容。

一、本文对设计的定义

设计创新，最主要的是工业设计——又称工业品外观设计（Industrial Design）——的创新。在法律维度上，工业设计是指产品的装饰性或富有美感的特点[1]，它“可以是立体特征如物品的形状，也可以是平面特征如图案、线条或颜色”[2]。而在产业维度上，工业设计是“一个战略性的问题解决过程，通过创新的产品、系统、服务和体验来驱动创新、建立商业成功并带来更好的生活质量。工业设计在现实与可能之间建立了桥梁。这是一个跨学科的职业，利用创造力来解决问题并共同创造解决方案，目的在于让产品、系统、服务、体验或业务变得更好。就其核心而言，工业设计通过将问题重塑为机遇，提供了一种更乐观的看待未来的方式。通过链接创新、技术、研究、商业和客户，在经济、社会和环境领域提供新的价值和竞争优势”[3]。可见“工业设计”一词在法律上和产业上具有不同的内涵。

此外，设计创新还涉及商业外观（Trade Dress）的概念。商业外观最早起源于美国，通常是指产品完整的形象或者整体外貌，包括大小、材质、形状、颜色、颜色搭配、构造、图形等，也包含餐饮等服务行业的经营场所的装修、服务人员的服装等整体形象，甚至还会包含独有的广告或者市场推广方式[4]。抛开其在某些司法管辖区中可能是法律赋予的一种权利，商业外观首先就是一种设计。

由此可见，不同的人关注设计的不同方面，不同的语境或视角均可能产生“设计”一词的不同内涵和外延。由于企业在品牌出海中创造出来的“设计”无法仅仅以工业品外观设计和商业外观予以概括，本文有意关注的是由企业创造并服务于其品牌的“设计”，是相比“工业设计”或“商业外观”更为广义和上位的概念，其包括了工业设计、商业外观及其他类型的设计，如平面设计、视觉传达设计、界面（UI）设计、装潢设计、工艺品设计、服装与服饰设计等，且涵盖法律范畴和商业范畴。

如前文所述，设计创新在品牌出海中具有重要地位，对于想要品牌出海的企业而言，设计创新是最具有保护意义、最值得投入的对象。设计创新能够通过各种法律制度进行保护，而与此同时，各国对于相关制度的规定又有所不同。在企业面临品牌出海的情况下，应当适当了解域外各种制度的异同，以便制定恰当的保护策略。本文第二部分将着重介绍保护设计创新的法律制度，而对于设计创新的策略化保护将在本文第三部分中详述。

二、保护设计创新的法律制度介绍

好的设计一般兼具实用价值和美学价值，实用价值是指设计能够实际应用，美学价值则是指设计能够表达设计者的思想和情感，能够为消费者带来美的感受。此外，设计相对于普遍意义上的技术方案而言，还具备直接的商誉价值，商誉价值主要体现在：出众的设计公开后可以为企业带来直接的商业收益并逐渐积累品牌商誉，设计的美感将直接吸引消费者，而部分设计在长期使用后还可能产生识别商品或服务来源的效果。设计的实用价值、美学价值和商誉价值相结合的特点，使得其能够通过外观设计、著作权（版权）[5]、商标/商业外观和反不正当竞争三个体系进行保护。对这三个体系的利用并非单独割裂、各自为政，而可以是相互融合交叉，形成一个完整的保护网。此外，在少数案例中，设计创新还可以构成技术方案并可能通过发明或实用新型进行保护。

各个国家和地区对设计创新的保护制度存在异同。其中，中国国家知识产权局（CNIPA）、欧盟知识产权局（EUIPO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）和美国专利商标局（USPTO）共同建立了外观设计五局合作（ID5）和商标五局合作（TM5）（下文统称“五局”），以分别围绕外观设计、商标的保护开展合作。五局所代表的司法管辖区是目前知识产权制度最发达、最具有全球经济代表性的国家或地区，已经建立了外观设计、著作权、商标/商业外观和反不正当竞争等多种知识产权保护制度，为保护设计创新提供了良好的环境。而五局所在地中除中国之外，其他四局所在的四个关境区欧盟、美国、日本、韩国也常年位居中国货物出口市场前列[6]。因此，本文以五局所代表的国家或地区的相关知识产权法律与制度为主要研究对象，围绕设计创新的实用价值、美学价值和商誉价值的构建与保护，分析各司法管辖区知识产权保护体系的差异化和关联性，并就中国企业如何利用该等差异化和关联性来策略化地保护其设计创新展开论述。

（一）对设计的实用价值的保护

知识产权体系中，工业产权中的外观设计虽然涉及的是产品富有美感或装饰性的外观[7]，但这种外观是依托产品而存在的。本文所讨论的由企业创造并服务于品牌的具有商业意义的设计的实用价值，是指设计能够实际应用，能够体现在具体的产品上并通过销售、宣传等途径为企业创造收益，而不能是华而不实、无法落地的。这与外观设计保护体系的特点相互匹配。因此，外观设计也就成为了可以用于保护设计创新的主要知识产权制度之一。在大多数国家或地区，外观设计必须经过注册或审查才能获得保护，少数国家或地区则不需要注册也可获得一定程度的保护。本文将五局所代表国家或地区的外观设计相关制度的主要规定展示如表1：

表1  五局的外观设计制度主要规定对比

五局所代表的国家或地区的外观设计相关制度还有一些较为特殊的规定，它们之间相互联系又各有特点。例如：

欧盟的外观设计分为未注册共同体外观设计（Unregistered Community Design，UCD）和注册共同体外观设计（Registered Community Design，RCD）两种类型。UCD无需注册就可以自动获取保护；RCD需要经过形式审查和部分实质审查，审查速度快，在文件符合要求的情况下最快数天就可以获得RCD。但UCD和RCD的保护期限不同（见表1），保护效力也有所区别，UCD的保护只能阻止他人故意抄袭外观设计，不能阻止他人使用独立创作完成的相似的外观设计；而RCD的保护是一种排他性权利，即对RCD的保护无需考虑侵权人是否带有主观恶意，且其保护范围及于相似设计。总体来说，欧盟外观设计的获权相对容易且注册快速，这与欧洲传统经济构成中发达的设计（如时尚）产业的保护需求不无关系。

无独有偶，韩国的外观设计也具有实质审查（Substantive Examination System，SES）和部分实质审查（Partial-Substantive Examination System，PSES）两种类型。实质审查需要对申请注册的外观设计的新颖性、创造性、工业实用性、扩大的先申请原则等授权要件进行全部审查，审查周期较长。而部分实质审查仅针对形式问题、工业实用性以及其他不可授权理由（如是否扰乱公共秩序或破坏社会公德等）进行审查，审查周期较短，但仅适用于洛迦诺分类表中第1、2、3、5、9、11、19类的外观设计[11]。不论是经过实质审查还是经过部分实质审查获得的韩国外观设计权，其效力都是相同的。

可见，欧盟与韩国的外观设计制度相比，都存在一种相对容易获得保护的类型（即欧盟UCD和韩国部分实质审查）和一种获得保护难度相对较大的类型（即欧盟RCD和韩国实质审查）；但不同的是，欧盟的UCD和RCD在保护期限和保护效力上存在区别，而韩国经过实质审查或部分实质审查获得的外观设计权的保护期限和保护效力是相同的。这种相似性和差异性，既体现了知识产权制度在核心保护原则上的一致，又在一定程度上体现了各个国家或地区自身法律变迁的历史沿革和因地制宜的特点。

此外，欧盟的RCD适用延期公开（Deferment of Publication）制度，申请人可以申请在注册后延期30个月再公开。日本、韩国的外观设计申请人也均可以指定自注册日起最长不超过三年的保密期。这些国家或地区的相似制度可以延长外观设计的保密时间。有趣的是，专利通常是“以公开换保护”，中国、美国这些将外观设计作为其专利体系中的一种权利对待的国家，亦即因此没有延长外观设计保密期的制度。而欧盟、日本和韩国这些将外观设计独立于专利体系之外的国家或地区，又恰好设置了可以延长外观设计保密期的制度，一定程度上突破了“以公开换保护”的规定。

设计创新通常不是一蹴而就，也不是一劳永逸，随着不断地改进可能先后出现一系列相似的设计。针对这类设计创新，日本外观设计的申请人可以在一个外观设计提交申请后的10年内将该外观设计指定为“本外观设计（本意匠）”并提交与该本外观设计相近似的“关联外观设计（関連意匠）”，还可以提交与该关联外观设计相近似而与本外观设计不近似的“进一步的关联外观设计”，即日本允许“多级关联”。而在一海之邻的韩国，外观设计申请人在一个外观设计提交申请后的1年内[12]可以将该外观设计指定为“基本外观设计”并提交与该基本外观设计相近似的“关联外观设计”，但仅与关联外观设计相近似而与基本外观设计不近似的进一步的关联外观设计则不能获得注册，即韩国不允许“多级关联”。日本和韩国的这类关联外观设计制度相对而言对设计者较为友好，它更尊重设计创作行业的特性，为设计创新的保护提供了更多的便利，也有利于在多个关联外观设计之间形成一个保护网络，而不再是一个个点的保护[13]。

（二）对设计的美学价值的保护

一项设计，除了实用价值之外，往往还蕴含着设计者独特的自我风格，是设计者思想和情感的体现，是品牌故事的叙述，是企业文化的传播，而这些美学的表达也是设计创新能够吸引消费者的重要因素。这类兼有实用价值和美学价值的设计，接近于知识产权法律体系中“实用艺术品”的概念，因此，除了外观设计制度之外，它们也可以通过著作权制度进行保护。当然，也有些设计创新（例如纯手工打造的、不适于工业应用的工艺品）在一些司法管辖区虽无法获得外观设计权，却可能具有可著作权性；另外，企业也可能选择将原本有望形成、转化或赋能产品的设计仅仅作为单纯的美术作品并寻求保护，而此类保护不乏在关键时刻成为他人产品侵权时有效的维权工具。

中国现行《中华人民共和国著作权法》并无明文规定对实用艺术品进行法律保护。在中国的司法实践中，通常是将实用艺术品的艺术性和实用性进行拆分，将实用艺术品中的艺术成分视为美术作品，利用著作权进行保护[14]。而在美国、欧盟、日本等国家或地区，为了避免对实用艺术品的著作权保护延及实用功能，冲击工业产权体系，立法/司法均在不同程度上对实用艺术品的著作权保护要件进行了限制。这些限制主要分为三类：一类是以美国为首的实用性与艺术性的分离判断，发展出了物理分离和观念分离两种分离标准；第二类是以欧盟为主的较高独创性标准，欧盟虽然不要求实用艺术作品的著作权保护具有特殊的艺术价值，但认同通过提高独创性标准来减少著作权与专利权的竞合；最后一类是包括英国、日本在内的较高艺术性标准，即受著作权法保护的实用艺术作品应当具有较高的艺术价值和质量[15]。但不论各国有何规定或限制，就本文所讨论的设计创新而言，其均有通过著作权体系进行保护的可能性。

相对而言，著作权是最容易获取的知识产权，因为作品创作完成之后即自动取得著作权，不需要办理任何手续，但进行著作权登记更有利于确权和保护工作的开展。著作权的登记手续通常而言较为便利，大部分为形式审查后即可获得，《伯尔尼公约》也要求各成员国不能针对著作权的保护设置手续等障碍。另一方面，著作权的保护期限较长，《伯尔尼公约》要求各成员国对实用艺术品的保护期限为25年，各国家或地区在此基础上通常都有所延长，例如美国的实用艺术品如果是自然人的作品，版权的保护期限为作者终生及去世后70年。中国的美术作品[16]的著作权的保护期为作者终生及去世后50年。日本的美术作品、韩国的艺术作品的著作权保护期也基本为作者终生及去世后70年。

需要注意的是，对于美国作品[17]而言，版权登记是提起侵权诉讼的先决条件[18]，也是主张法定赔偿和律师费的必要条件。同时，作品的登记还对美国版权的许可和转让有影响。但对于非美国作品而言，版权登记不是提起侵权诉讼的前提[19]。而在日本，除了计算机程序作品外的其他作品，仅仅是创作出来并不能够登记，只有作品已经发表或者转让等才可以进行登记[20]。

（三）对设计的商誉价值的保护

作为企业创造并最终为品牌服务的设计，在实用价值、美学价值之外，其商誉价值具有举足轻重的地位。设计创新至少要能够吸引消费者，理想状态下设计创新还应帮助品牌从众多竞争对手中脱颖而出，获得消费者的认可乃至形成消费者的黏性，这是设计创新的商誉价值的体现和追求。

在特定设计创新使其赋能的品牌从众多竞争对手中脱颖而出的基础上，如果它本身还天生具有或后天形成了识别和区分商品或服务来源的作用，那么该设计自然而然也就具备了通过商标进行保护的可能。早在古代就有工匠将经过设计的家族徽记或特殊图案标识于商品上的行为，经过多年演变，逐渐形成如今的商标。目前，五局所代表国家和地区都已建立了较为完备的商标制度，本文将主要规定展示如表2：

表2  五局的商标制度主要规定对比

由表2可知，美国是以“使用在先”为原则，即商标权利归属于最先使用商标者而非最先注册商标者，而五局的其余司法管辖区的商标均以“申请在先”为原则。而且，美国的商标每次续展均需提交使用声明和使用证据。可见美国的商标制度对于使用的要求总体来说更为严格。美国在商标权利的确立和维持上之所以坚持使用原则，有一个很重要的原因是，美国国会制定商标法的立法依据是美国宪法中的贸易条款，不在（州际）贸易中实际使用的商标则不在国会的立法范围之内[22]。

另外，美国联邦商标注册还有特别的主辅簿注册制度，即商标注册可以在主注册簿（Principal Register）或辅助注册簿（Supplemental Register）中进行，其注册分别称为主簿注册和副簿注册。主簿注册是商标所有人商标注册的首选，它可以为商标所有人提供更广泛的保护和优先权。根据《兰哈姆法案》[23]的规定，只有具有显著性的标志和已通过广泛使用获得商标的“第二含义”的标志才可以在主注册簿中注册。辅助注册簿是指一些尚未被认定为商标的标识（例如描述性词语）的列表。副簿注册是商标所有人商标注册的备选，主要适用于无法在主簿中注册的商标。副簿注册商标可以获得一定的商标权利保护，如阻却他人相似商标的注册申请或禁止他人未经许可的使用，但相对于主簿注册商标来说其权利有限，如辅簿注册商标不能在海关备案以监控和防止侵权商品进口，不能提交“不可争议性（Incontestability）”声明等。而五局的其他国家或地区目前暂无类似规定。副簿注册制度其实也反映了美国的商标保护逻辑更加注重“使用”的决定性作用，其是商标权利基于使用原则在注册制度中的具体体现之一，也因此为起初缺乏显著性的商标提供了更为广泛和灵活的保护可能。

虽然商标法能够为符合条件的设计创新提供理论上无限期的保护，但商标权的获取并不容易，在五局都需要经过形式审查和实质审查后才能获得注册。所幸的是，对来源识别性元素的保护随着知识产权理论体系的发展而越来越多得到各国立法和司法的重视，各国或以其商标法、外观设计法、著作权法等知识产权特别法，或通过用以规制公平竞争行为的法律，对该类元素提供保护。如表2中加粗加下划线的部分便是五局对来源识别性元素的保护在商标法中的部分体现，只是用词有所差异。除此之外，本文的表3对五局涉及来源识别性元素保护的情况进行了举例说明：

表3  五局保护的部分来源识别性元素

这些非商标的商业来源识别性元素中，就包括了所谓的“商业外观”，而本文探讨的设计创新因其特性恰恰有望成为商业外观保护法律所保护的客体。其中，美国不仅通过商标主副簿扩展了能够获得商标权利保护的对象，其关于商业外观的规定目前也是各国家或地区中最为明确和完善的。在美国，如果商业外观具有与商标相同的来源识别功能、不具有功能性且具有固有显著性或因“第二含义”而具有后天显著性时，可以进行注册保护。但商业外观即使未经注册也可以受到美国法典第15编中“禁止伪造原产地名称、虚假描述和淡化”规定的保护[24]。

在其他国家或地区，则主要是通过反不正当竞争体系从与商业外观类似的角度对设计创新提供保护。在中国，如果设计创新具有一定的市场知名度并具有区别商品来源的显著性特征，可以援引《反不正当竞争法》进行保护[25]。日本《不正競争防止法》（“Unfair Competition Prevention Act”）通过混淆行为、禁止原样模仿行为、明确产品形状的保护期限等规定，对商品和标识进行了法律保护[26]。韩国的《防止不正当竞争与商业秘密保护法》（“Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act”）规定了商品主体混淆行为、商品形态模仿行为等不正当竞争行为。其中，商品主体混淆行为是指“‘使用在（韩国）国内广为人知的他人的姓名、商号、商标、商品的容器、包装、与标示为他人的商品的标志相同或近似的标志’，造成与他人的商品相混淆的行为”；商品形态模仿行为则是指“‘转让、出租模仿他人制作的商品的形态的商品等行为’……该规定旨在禁止那些没有投入资金和努力的模仿者对先行者投入资金和努力实现商品化的成果进行原样复制，获取不公平的利益”[27]。

可以看出，反不正当竞争体系所涵盖的内容非常广阔，也可以认为反不正当竞争体系为日益多样化的设计创新提供了兜底保护。

三、设计创新的策略化保护

（一）树立广义IP保护理念

笔者一直以来倡导品牌企业对其设计创新的保护应予以策略化，这是基于一种底层认知，即在任何历史节点人类的发明创造活动所产生的成果，其外延都远大于当下适用的知识产权法律制度所能保护的客体，AI时代更将给知识产权保护体系带来前所未有的挑战。法律的滞后性固然无法回避，但产业界对创新的保护意识和意愿早已深入人心，而设计创新天然的跨领域属性及其极高的可延展性更为企业及其知识产权/法律顾问有效保护创新并使其最终服务于品牌价值的沉淀提供了独特的条件，当然这项使命也是个巨大的挑战。有人称如今是“全民IP时代”，实不为过。IP由创新而来，但所谓IP对不同角色主体的含义并不完全一致，艺术家眼中的IP主要是艺术作品，半导体从业者口中的IP则指向为便利设计、制造集成电路芯片向外采购的成熟电路模块和子系统，如今商家为增益其产品或推广其品牌而花巨资与之联名的IP更是五花八门，而这些IP显然与法律人士最熟悉的版权、专利权、商标权等本质属性为排他权的IP有很大的区别。法律人士可能更多地是基于职业本能，习惯将IP的内涵限定为上述法律意义上的排他权，而没有太多地去关注各类产业界人士在其所属产业中或特有语境下所称的IP。

笔者的本职首先是律师，但我们认为至少商事律师的主要任务是服务于产业界，而知识产权律师除了在法律维度理解IP之外，还应该在更为广阔的商业维度上思考IP的价值与保护逻辑，并擅长利用各类知识产权制度为企业的竞争力赋能。因此，IP一词在本文中不仅涵盖了法律层面的知识产权（Intellectual Property Right），也可能涉及商业层面的知识财产（Intellectual Property）。相应地，广义IP保护的范畴也就大于法律赋予的权利的范畴。在广义IP保护理念下，没有法律赋权并不代表创新者就不能保护其创新，有法律赋权也不代表企业就可以高枕无忧，拥有的权利多并不当然意味着能够取得商业成功。虽然权利是绝对的，但其带来的优势是相对的。因此，在广义IP保护理念下，是否能够获得法律赋予的权利，是否能成为法律意义上的权利概念，并不是唯一诉求，只要能够给企业带来竞争力的创新设计，即使不一定能获得法律赋权，也仍然可能值得进行策略化保护。

企业树立了广义IP保护的理念，在律师的协助下实施策略化保护也就更具有发挥的空间，而在本文品牌出海大背景下的设计创新之策略化保护，其核心探索显然还是如何充分有效利用中国企业普遍不甚熟悉的域外知识产权保护制度和最佳实践，毕竟法律保护仍然是最直接有效并可执行的保护途径。如前所述，本文讨论的设计创新能够通过外观设计、版权、商标/商业外观和反不正当竞争三个体系进行保护，且这三个体系可以相互融合交叉形成一个完整的保护网，为广义IP保护提供了便利。知识产权立法与实践的不断发展本质上也是广义IP保护理念的体现。

本文的第二部分已经详细介绍了五局等主要司法管辖区的知识产权保护体系的差异化和关联性，那么如何充分运用相关保护体系来策略化地保护设计创新，可以从IP创造层面和IP权利获取层面来分别看待。基于相关赋权而在必要时进行的“维权”则不是本文探讨的重点，虽然维权的策略化同样是一个重要的命题。

（二）IP创造层面的策略化保护

1．“起好名，扮美装，建体系，防老化，免退化”

为了服务于品牌，无论是品牌设计本身还是品牌名下产品的设计创新，都应当尽可能考虑围绕提升品牌知名度和长久性的目的，做到起好名、扮美装、建体系、防老化、免退化。这些保护策略虽然与商标的关系更为直接，但其蕴藏的逻辑在更广泛的设计创新的保护中同样适用，况且如前所述有些IP（包括本文关键词之“设计创新”）天生或后天就可以“跨界”保护。因此，可以从这五个角度尽可能地去创造IP。

 起好名：  名称是品牌最常用、最直白的标识，好的名称对于品牌的形成和流传至关重要。如托福和雅思就是做得比较好的例子。“托福”和“雅思”虽然分别是两种英语测试的首字母缩写词“TOEFL”和“IELTS”的音译，但这两个音译都朗朗上口，而“托福”又承载了中国人对美好未来的期许，“雅思”则富有中国传统文化的韵味，因此很快就广为流传并给大众留下了深刻的印象，两个源自外国的考试服务在中国的巨大成功离不开其各自取了中文“好名”。而曾经的国货之光白象电池，出海之初直接将“白象”意译为“White Elephant”作为其英文品牌，然而这个词语在英语中常用于指代“昂贵而无用之物”，并因此产品在英语国家市场久销不动，后不得不改英文名为“Silver Elephant”。可见在品牌出海过程中，由于各个国家和地区的语言、文化、历史、宗教等因素各不相同，在起名时必须充分考虑到不同文化环境中可能产生的不同含义。

 扮美装：  既可以理解为对品牌名称或标识的美化和个性化，又可以是优美精良的工业设计。例如新媒体36氪就既做到了起好名也做到了扮美装。“36氪”的发音非常顺口；氪恰好是元素周期表中第36号元素Kr，氪星又是DC漫画公司作品里超人的故乡，“氪”字可能隐含了超能力等含义，侧面体现企业的实力；而当“36氪”借鉴元素周期表的式样并以此形成图1所示的图形标志（见图1），则该标志作为商标就令人耳目一新、过目不忘。

图1[28]

 建体系：  建体系兼有时间和空间的双重概念，指的是品牌及其设计创新应当随着时间发展延续，并在不同的空间一脉相承。如Apple公司的iPod、iPhone、iPad等产品，虽然是在不同时间先后推出的产品，但其在设计美学上具有高度的一致性，且在各产品系列的命名上形成内在的逻辑联系，因此这些系列产品及其设计作为一个整体能够共同强化大众对Apple品牌的认知。又如可口可乐的标识，在各个国家虽然采用了不同的语言文字，但其美术表达形式仍然具有鲜明的统一特色（见图2），这正是可口可乐公司建体系在空间上的体现。

图2[29]

 防老化：  指的是品牌的设计应当与时俱进。仍以可口可乐为例，可乐瓶子的形状设计就进行了多次的更新换代（见图3）。丰田汽车的标识也经历了文字为主→文字图形混合→图形的变迁（见图4）。这都是随着时代发展和大众审美观的变化而对设计创新作出的适时调整，在保持品牌特色的同时更新和提升了消费者的印象。

图3[30]

图4

 免退化：  退化指的是逐渐通用化的过程，当一个品牌的名称或标识逐渐通用化之后，大众可能只会对产品有印象，而不会再对该品牌本身留有太多印象，这对于品牌而言无疑是致命的打击。典型的通用化例子如Aspirin（止痛消炎药）、Zipper（拉链）、Thermos（热水瓶）、优盘（小型便携存储设备）等。经典的免退化措施就不得不提到施乐（Xerox）。随着Xerox品牌打印机、复印机系列产品的大规模销售使用，英文国家大众甚至会将“复印”的动作表述为“Xerox”，长此以往，可能大众就会将“Xerox”指代所有的打印机、复印机产品，而逐渐忘却Xerox是一个品牌。Xerox公司为了避免发生这种通用化的结果采取了多种措施，其中就包括发布的广告语“There are two R’s in XEROX”。这是一个非常巧妙的语句，“XEROX”中本来只有一个字母R，广告语却说有两个字母R，另一个R指代的就是注册商标符号®，体现出Xerox是一个独立的品牌。这种广告语服务于品牌，它本身就是一个IP，其实也体现了本文所倡导的广义IP保护理念。而在设计标识时，同样要尽量避免采用那些容易指代产品的元素，例如运动相关品牌尽量避免采用人形运动符号，电脑相关品牌尽量避免采用显示器图形，网络相关品牌尽量避免采用带有地球形象的元素等。

2．权利寻求导向的IP创造

传统的观念往往是完成某个设计创新之后，再研究有哪些途径可以为该设计创新提供保护。但笔者认为，应当在设计IP创造的过程中即对照、聚焦或挖掘潜在设计成果可能的知识产权保护类型，利用不同的保护制度来指导、调整设计创新思路。即通过法律保护途径引领设计创新，或者称其为权利寻求导向的IP创造。例如，可商标要素包括颜色或其组合、三维标志、声音、气味乃至触觉，在了解了可商标要素之后，在设计创新过程中便可以有意识地利用这些要素，创造出有机会获得商标权的IP。利用外观设计中的关联外观设计、局部外观设计等规定，可以引导形成相互关联的多个创新成果或多重创新点。另外，还应尽量从多维保护的方向探索对设计创新的改进。在了解了本文第二部分所讨论的三大保护体系后，就可以针对性地利用三种保护体系的不同侧重点，创造出能够交叉获取多重保护的IP。

权利寻求导向的IP创造策略还可以体现在企业日常经营管理的IP管理维度中。鉴于企业知识产权部门往往对各类、各国知识产权法律制度更为熟悉，那么知识产权部门就可以介入IP创造过程，从保护的角度对设计创新进行适当的指导，在设计过程中就主动甄别和挖掘可能获得的权利，甚至规划权利保护的强度。在各行各业商业竞争白热化的态势下，笔者不建议知识产权部门仅仅被动接受已经完成的设计创新，再去寻求可能的保护方向，这种传统的内部职能分工模式其实是人为割裂了优质设计创新与增强保护之间本应有的内在联系。在重大的设计创新项目中，企业甚至可以考虑由设计、知识产权、市场、销售等更多部门进行协作，在清晰的品牌规划下从设计、法律、合规、客户、市场等多个角度闭环完成设计创新。当然，要实施这些策略，企业需要相应地在管理制度和流程设置上提供必要的支持和协作空间。

3．充分利用特殊制度

在权利寻求导向的IP创造过程中，还可以充分考虑和利用各类特殊的知识产权制度来指导设计创新。例如，随着越来越多的国家或地区对局部外观设计提供保护，且局部外观设计的保护相对整体外观设计的保护更为灵活，那么在设计创新过程中就可以对产品局部的特定设计要点进行精细化处理，必要时再配合利用多个局部外观设计组合形成保护网的思路，在设计创新时对多个设计要点进行组合式的处理，以便获取总体权利范围更广的外观设计的保护。另外，商业外观是对相关权利人非常友好的一种权利，尤其是在美国，例如Apple商店的店面装修就是商业外观，Levi’s牛仔裤口袋的式样也是商业外观，而且商业外观无需注册也可以获得普通法意义上的保护。那么在设计创新时，就可以策略化考虑商业外观的特性和要求，有意识的创造一些符合商业外观条件的IP。

4．IP创造中的侵权防范

企业在设计创新过程中应当时时刻刻注意是否具有侵犯他人权利的可能，例如设计人员是否借鉴了他人的成果、借鉴程度如何、设计是否具有差异化特征、对于设计创新的保护是否足够聚焦自有的创新点等，需要做到内心有数并且充分考量各类可能的侵权因素，还可以借助商标风险排查、FTO（Free to Operate）分析等手段来明确侵权风险，预先做好防范。最好还能对自身设计创新开发过程的每一个步骤进行详细记录和存档，避免未来面临恶意侵权诉讼时无法提供自身设计的证据。这也从另一方面体现了企业知识产权部门介入设计创新过程的重要性。

（三）IP权利获取层面的策略化保护

1．IP权利获取类型的选择与策略

虽然IP保护是个广义概念，但在完成IP创造之后，通过法律赋权予以保护仍然是最直接有效的方式。在权利类型、获取时间、获取地域上，都需要企业给予足够的重视并结合商业战略确定。

在权利类型的选择上，同一个设计首先应当尽量获取不同知识产权权利的多维保护。如本文第二部分所介绍，三大保护体系中不同的权利各有特点，著作权虽然获权较为容易，但其保护力度较弱；外观设计的保护力度较强，但其保护并非无限期；商标虽然理论上能够提供无限期的保护，但很多设计创新并非一开始就具备显著性，获得商标注册并不容易。有的设计创新可能可以通过外观设计保护而不能通过著作权保护，有的设计创新可能需要以不同的形态分别争取外观设计和著作权的保护，有的设计创新又可能可以同时被外观设计和著作权保护。因此，要在熟悉了三大保护体系的制度及其差异性后，利用三种保护体系的不同特点，建立起空间和时间上完备的保护网，才能实现最有效的保护。例如Airigan Solutions公司曾就其NEGG剥蛋器在亚马逊、ebay等多个平台上发起维权，这正是该产品的商标、版权和外观设计[31]乃至商业外观等不同类型知识产权的多重交叉保护提供的底气。而针对店面装潢等设计创新，在日本可以通过外观设计和立体商标共同保护[32]。用于建筑业的喜利得（Hilti）旋转激光扫平仪不仅受到外观设计保护，还受到商标和专利保护[33]。多维度保护除了体现在不同权利类型的交叉保护之外，还体现在某一特定权利类型内的交叉保护，例如商标应该申请黑白商标还是特定颜色商标，外观设计是否请求保护色彩，这些都应当综合考虑，在确保获权的同时尽量提高他人规避的难度。

其次，要根据设计创新的特点选择权利的类型，如充分考虑保护的紧迫性、持续时间、对应产品预计的销售周期等因素。在一些领域，设计创新可能诞生几年甚至几个月后就会过时，这类企业就需要考虑选择能够快速获权的权利类型。例如服装和时尚产品、办公文具等对流行趋势敏感又具有较短生命周期的设计创新，在韩国申请外观设计时就可以选择部分实质审查类型，授权难度较低且速度快，便于对这类设计创新提供及时的保护。而如果类似产品准备在欧盟地区销售，欧盟知识产权局提供的外观设计快速注册机制，以及其对UCD有限但独特的保护，可能对于保护相关设计已游刃有余。

再次，有的权利即使获取难度较大，但也不应完全忽视。以商标为例，随着商业的发展和商标注册量的增多，具有固有显著性并可供注册的标识已经越来越少，许多标识都需通过长期使用才可能产生获得显著性，难以在一开始就注册为商标。而美国商标的辅簿注册制度便为这类标识提供了初步的保护。在美国，当一个商标缺乏显著性无法在主簿注册时，可以先在辅簿进行注册，获得一定的商标权利保护，在通过使用获得足够的显著性后再考虑在主簿进行注册。这里的重要策略即是，不能因为某个商标或商业外观一开始缺乏显著性就完全放弃前期的保护；相反，如若品牌出海企业能够策略化利用美国在获得显著性上的完备立法与丰富实践，一个缺乏法律显著性的标识或设计（商业外观）往往因其“商业显著性”而直接推动产品的销售并因此顺理成章地构建了相关标识/设计的第二含义，即产生获得显著性从而有了在主簿注册的可能。笔者接触的很多中国跨境电商之所以能够在短期内取得商业成功，最重要的原因在于这些企业都善于运营而并非其他（包括品牌知名度）。因此，具有良好供应链能力的品牌企业出海到美国，完全可以充分利用相应制度，先在辅簿注册后，依托超强商业运营能力并借助数字商业打法（包括用户评论、KOL等）形成大量且优质的使用证据，有意识构建获得显著性并促进相关商标在主簿进行注册，同时在商业运营过程中商标的使用本身就能积累商誉，商业运作手段和法律保护措施的策略化配合将形成良性的相互促进。

最后，品牌出海企业还要考虑不同保护体系的具体要求，防止被竞争对手反向利用。例如日本有一种防御性商标，当商标权人名下拥有知名商标时，可以申请将知名商标的保护范围扩大到不同类别的商品和服务上进行防御和保护，并不一定要求实际使用。但美国商标法对于使用的要求又非常严格，如果在注册美国商标时对类别进行了扩张，竞争对手可能会利用某些商品类别甚至同类别下不同商品没有实际使用的证据对整个商标发起撤销。因此，不同国家或地区的保护制度在具体规定和司法实践上有所区别，在获取权利的过程中应当充分了解并熟练运用，不能想当然的由此及彼。

2．IP权利获取时间的选择与策略

企业应当结合产品的特性、产品对应市场的特点、市场相应的知识产权保护制度、市场营销计划、竞争对手的情况等综合因素来规划IP权利的获取时间，并针对个案进行特别处理。例如，美国具有广义宽限期的规定，设计在印刷出版物公开、在美国公开使用或出售的12个月内提交外观设计专利申请，不会影响其新颖性。这时如果有产品市场前景不明、需要控制成本等情况，就可以先推行产品上市，观察市场情况后再决定是否申请外观设计专利。在欧盟，可以通过合理方式公开获得UCD后，根据市场情况在1年的广义宽限期内考虑申请注册RCD。但在没有广义宽限期规定的国家或地区，如中国，就应当先申请外观设计专利后发布产品。

而在一些领域，设计创新可能存在“发布即巅峰”的特点，在产品发布的时刻对消费者的吸引力最强，但随着时间的推移，消费者热情逐渐降低，且设计创新类产品发布后很容易被仿冒和抄袭。这类设计创新就可以利用欧盟外观设计延期公开、日韩保密外观设计等制度，申请外观设计但在获权后先不对外公开，等到产品上市发布时再公开外观设计权，这么做既能在设计创新公开的同时就已（事先）得到外观设计权的有效保护，及时打击产品上市后快速出现的仿冒抄袭产品，又能阻却在申请外观设计至产品发布这段期间内他人提交的类似设计申请获得授权，还能避免因外观设计过早公开但产品还未上市导致的消费者新鲜感降低、影响购买热情等问题。总之，需要结合投入成本和产品实际市场表现等因素，利用不同制度进行灵活处理。

3．IP权利获取地域的选择与策略

传统观念可能认为在已有市场进行权利布局就已足够。但笔者认为也不能忽视一些特殊司法管辖区内的权利保护，包括行业对标顶尖区域、抢注风行区域、潜在市场区域和本国的权利布局。以行业对标顶尖区域为例，如果在行业对标顶尖区域布局好相应的权利，如机械产品去机械制造业较为发达的德国布局权利，钟表产品去钟表业世界领先的瑞士布局权利，服装服饰去时尚之都所在地法国布局权利，那么在进入其他市场后可以适当宣传其品牌基因来自该顶尖区域，增加品牌的底气，类似策略对某些天生就国际化的中国新兴品牌尤为适用。又如，在抢注风行国家也有必要进行预警式的布局，防止被他人抢注后陷入被动。需要特别提醒的是，在实践中实施这些策略的同时要特别注意相关国家或地区的特殊规定，如商标的实际使用要求等，确保自身权利的稳定性。

如果产品的市场涉及多个国家或地区，很可能还需要在这些国家和地区都进行布局，如果考虑成本因素，可以先申请成本较低的国家或地区的外观设计，再根据市场调研情况，在优先权期限（通常为6个月）内决定是否在其它国家或地区进行申请。还可以结合上文提到的美国等地的广义宽限期规定，在其他国家或地区的外观设计授权公开一年内，仔细观察相应设计创新的市场表现，再最终决定是否申请相应的美国外观设计专利。

4．产品系列与核心设计的保护

正如上文“建体系”部分所述，品牌应当在时间和空间上延续和发展，实现这一目的的要点之一就是不断推陈出新、建立产品系列。产品系列往往围绕核心设计发展而来，因此核心设计值得重点保护。企业应该首先确定何种设计创新作为核心设计，一旦确定核心设计，就可以结合上文所述的各种权利获取策略进行重点保护。例如，核心设计的每个设计要点可以分别申请局部外观设计的保护，核心设计的后续改进可以利用日韩的关联外观设计制度、美国局部外观和延续申请（Continuing Application）制度[34]形成多个外观设计权的交叉保护。核心设计还应该争取通过版权、商标、商业外观及反不正当竞争体系进行多维度保护。此外，还有必要充分考虑由核心设计衍生的各种改进设计、变形设计和相似设计的保护，以及除核心设计之外其他设计创新的保护，这些衍生出的设计创新也可以充分利用局部外观设计、关联外观设计等规定形成相互关联的保护体系，以保证整个产品系列的权利的稳定和向外辐射。

四、结  语

本文所谈论的从事消费类产品的中国企业中，有不少极其擅长设计创新，然而因为设计创新本身具有容易被模仿抄袭的特性，这些企业常常被迫面临投入大量成本获得的设计创新成果被他人轻而易举窃取或“搭便车”的困境，实践中笔者甚至遇到过拥有优质设计能力的企业因为上述业态而准备在知识产权保护方面“躺平”。现实挑战是，当侵权人都已经开始进行“策略化侵权”时，权利人更应该寻求对设计创新的策略化保护。因此，在品牌出海如火如荼的今天，对于设计创新的策略化保护越来越具有现实意义和紧迫性，而基于设计创新自身性质的复杂性和各类保护制度的多样化特点，恰恰使它的策略化保护有很大的发挥空间。

笔者近几年有幸遇到一些案例，察觉到相关企业对设计创新的保护需求和其现有知识产权保护措施的漏洞，本文仅是基于这些经历和思考进行的初步探索和阶段性总结，定有考虑欠妥之处。此文的出发点不仅仅是纯粹的法律讨论，笔者希望它同时关注品牌出海企业面临的挑战并呼应其现实需求。而如何更好地实现设计创新的策略化保护，希望有更多的律师同行、设计者、企业知识产权管理人士甚至是企业决策者加入探究，共同为中国企业品牌出海及IP保护出谋献策。

注释

[1] 世界知识产权组织（WIPO）发布的《企业知识产权丛书（第二辑）注重外观：中小型企业工业品外观设计入门》，2019年

[2] 来源：WIPO网站https://www.wipo.int/designs/en/index.html

[3] 来源：世界设计组织（WDO）网站https://wdo.org/about/definition/

[4] 罗亚菲：《新反法司法解释给处理商业外观侵权问题提供了突破性的路径》，载微信公众号“知产力”，2022年

[5] 大陆法系中多用“著作权”的表述，英美法系中多用“版权”的表述，本文基本按照各国家或地区的习惯用法分别使用“著作权”和“版权”，两词在本文中可以相互替换。

[6] 来源：中华人民共和国海关总署发布的进出口商品主要国别（地区）总值表。2023年8月数据。http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/5334875/index.html

[7] WIPO发布的《企业知识产权丛书（第二辑）注重外观：中小型企业工业品外观设计入门》，2019年

[8] 审查所需时间会根据申请量变化而变化，并非固定不变，仅供参考。下同。

[9] 2015年5月13日或之后申请，美国外观设计专利的有效期为授权日起15年；2015年5月13日之前申请，有效期为授权日起14年；不能续期。

[10] 来源：JPO网站https://www.jpo.go.jp/e/system/design/shinsa/status.html

[11] 来源：KIPO网站https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93001&catmenu=ek04_01_02

[12] 2023年6月通过的韩国《外观设计保护法》部分修正案改为3年内，将于修正案通过6个月后正式实施。

[13] 谢敏楠等：《从日本关联外观设计制度的角度看日本外观申请策略》，载《专利代理》，2021年第2期

[14] 王翊平：《实用艺术品的知识产权保护》，华东政法大学硕士学位论文，2013年

[15] 王雪：《我国实用艺术作品的著作权保护研究》，江南大学硕士学位论文，2021年

[16] 实用艺术品在我国的著作权保护，通常是归类为美术作品。

[17] 所谓“美国作品”的定义，参见17 U.S.C.§101 “United States work”

[18] 17 U.S.C.§411

[19] William Fisher, CopyrightX: Lecture 6.1, The Mechanics of Copyright: The Decline of Formalities https://www.youtube.com/watch?v=BLX65vEVSPQ&list=PL4d8Zm8RNWeWA_AnzDdIVt3IJucrpOFmT&index=20

[20] 来源：中华人民共和国商务部主办的中国保护知识产权网http://ipr.mofcom.gov.cn/hwwq_2/zn/Asia/Jpn/Copyright.html

[21] 美国商标注册分为联邦注册和州注册，本文主要讨论的是联邦注册。

[22] 黄晖著：《商标法》，法律出版社2023年版。

[23] 即美国商标法”The Lanham Act”。

[24] 美国法典第1125条（15 U.S.C.§1125）

[25] 《中华人民共和国反不正当竞争法》第6条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》第4条。

[26] 孙晓宇：《商业外观的商标法律制度保护研究》，西北民族大学硕士学位论文，2021年

[27] 丁一男：《韩国商业外观保护制度及其启示》，载《知识产权》，2017年第7期

[28] 来源：36氪官网https://36kr.com/

[29] 来源：百度百科-可口可乐词条-可口可乐图片欣赏

[30] 来源：普象网https://www.puxiang.com/articles/ccb5088e577388f299a630c70dc81a67

[31] 来源：NEGG官网https://neggmaker.com/pages/the-negg-patent

[32] 北京集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦：《店面外观和内饰的域外商标保护观察——以日本和美国为例》，载集佳知识产权官网http://unitalen.com/html/report/17111833-1.htm，2020年

[33] WIPO发布的《企业知识产权丛书（第二辑）注重外观：中小型企业工业品外观设计入门》，2019年

[34] 吴晴瑶等：《案说美国外观设计延续申请制度》，载《专利代理》，2019年第4期

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