特别策划|《规范商标申请注册行为若干规定》的解读
建言献策《规范商标申请注册行为若干规定》
作者|乐柯南 浙江海泰律师事务所（本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）
（本文3592字，阅读约需7分钟）
一、《规范注册干规定》与新商标法的衔接
《规范注册若干规定》的施行比新商标法施行推迟了一个月，内容上衔接了新商标法的规定，将在工作实践中梳理总结的对违背诚实信用原则、违背公序良俗的商标恶意申请注册行为对应新商标法进行了明确，把散见于新商标法多个条款作了集中规定。《规范注册若干规定》第三条主要整合了新商标法中的四个条款共计五种行为模式以及其他不良影响申请注册行为的兜底款，其中包含新商标法第四条新增的“不以使用目的的恶意商标注册申请”的行为，新商标法第十三条第一至三款复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的行为，新商标法第十五条第一至二款代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的行为，基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的行为，以及新商标法第三十二条损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为。另外《规范注册若干规定》第五、第六、第七条分别对上述行为在审查阶段、异议阶段、注册阶段中的处理结果作了统一。
二、《规范注册若干规定》比《征求意见稿》的变化
为了更好地与新商标法进行衔接，从《征求意见稿》总共八条内容扩展到正式规定的十九条内容，《规范注册若干规定》主要增加了以下内容：契合新商标法提出“不以使用目的的恶意商标注册申请”的概念，严格按照新商标法归纳了违背诚实信用原则、违背公序良俗的商标恶意申请注册的行为，明确了不正当的商标申请的法律后果，约束了商标申请主体和商标代理机构的法律责任和后果，优化商标申请注册服务。减少了的内容包括，对于被认定为不正当的商标申请后的救济途径，该内容将回归到商标法以及商标法实施条例中去。、《规范注册若干规定》的亮点变
（一）增加“不以使用目的的恶意商标注册申请”的审查依据新商标法第四条首次明确把“不以使用目的的恶意商标注册申请”的概念作为商标驳回依据列入法条，可见新商标法进一步强调了商标注册的目的，更符合商标用于标识商品和服务来源的制度初衷。而对于如何审查是否属于“恶意商标注册”的要求，在《规范注册若干规定》第八条第二款细化了六种考量因素。
尤为指出的是《规范注册若干规定》第八条第二款“（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况”两点，可以说弥补了旧商标法下，非驰名商标被抢注的救济途径的缺失。因为在旧商标法规制下，对于违反诚实信用原则抢注他人商标的，通常只能依据旧商标法第四十五条提起无效申请，而该条款能靠上的无效情形仅包含商标法第十三条第二款和第三款以及第十五条，即复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的情形，或基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标，而在大量现实案例中，多数的被恶意抢注的商标难以够上驰名商标的标准，而且实际商标使用人通常也难以举证证明抢注人与其具有业务往来等关系。例如我们通常碰到的例子，某知名国外品牌在华商标被抢注，其在国内的影响力够不上驰名商标，通常和国内抢注人也无任何往来关系，况且即使有往来关系，抢注人也可以利用不同的主体进行抢注，轻易规避该条款规定。而在新商标法以及《规范注册若干规定》的设置下，被抢注的商标实际使用人就可以依据新商标法第四十四条和《规范注册若干规定》第八条提起商标无效申请，解决了过去这类恶意抢注救济途径无法可依的难题。
（二）打击端口前移，增加商标注册部门主动审查权限
《规范注册若干规定》第五条和第八条对于审查中发现违反新商标法第四条不以使用为目的的恶意商标注册申请的情形应予以驳回，实际上是增加了商标注册部门的审查责任，依据现行《商标审查及审理标准》，对于是否属于“以使用为目的”这一要素商标注册部门一般不予审查，也没有直接的明确法律依据予以驳回，而且对于符合规定第八条第二款“（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况”的情形，商标注册部门也没有主动审查驳回的权限和义务，碰到这种情况也只能由相关权利人在商标公告阶段提出异议，商标注册部门才能依申请进行处理。而《规范注册若干规定》的施行，将在合理范围内赋予了商标注册部门更大的权限，实践中将很大程度遏制不正常商标申请进入法律保护领域，也很大程度减小了商标实际使用人的风险和维权负担。另外，从审查便利性的角度来讲，通常商标注册部门掌握了全球商标注册申请的大数据，对于是否符合“不以使用目的的恶意商标注册申请”的情况也更容易识别处理。
（三）加强了商标代理机构的行业自查自纠责任
《规范注册若干规定》第四条第二款规定了代理机构的三点审查责任，即对于商标申请人明显“不以使用目的的恶意商标注册申请”以及符合商标法第十五条和第三十二条规定的抢注行为时应当不得接受委托。实践中，代理机构通常是商标申请把关的第一道门户和商标申请人的直接普法端口，《规范注册若干规定》强调了代理机构自查的责任，把遏制商标不正当申请的前线放在了客户端口，将有效避免大量不正当申请的提交。另外《规范注册若干规定》第十八条还规定了商标代理行业组织应当对商标代理机构进行管理，增加了商标代理行业组织的自纠职责。 （四）增加了违反规定惩罚性法律责任后果
《规范注册若干规定》第十二条中不但规定了对于恶意申请商标注册的申请人的罚则，还在第十三条中规定了商标代理机构以及机构主管人员、相关责任人员在违反规定第四条明知或应知商标申请人存在不正当申请的情况下仍然接受委托的责任。另在《规范注册若干规定》第十五条和十八条分别规定了代理机构的上级部门以及行业组织对违反规定的代理机构进行管理教育的职责。在过往，要求代理机构的履行代理审查责任与代理机构自身增加创收的天然需求仿佛成为悖论，但此次在不但把“不以使用目的的恶意商标注册申请”纳入了商标代理机构的审查责任范围，还把该责任与商标法第十五条和第三十二条并列到新商标法第十九条第三款和第四款中，同时加重了代理机构的法律责任后果，这将从客户端口大大打击违背诚实信用原则，违背公序良俗的商标恶意申请注册行为的数量。但是商标代理机构毕竟不属于国家政府机关，而是社会盈利性机构，在承担更多的社会责任义务的同时也应当获得同等权利，这也应纳入规定之内外应当系统考量的问题。 （五）提到了优化商标注册申请服务
《规范注册若干规定》第十六条和第十七条分别强调了知识产权管理部门、市场监督管理部门对外应当担负起全方位提升商标申请公共服务的社会责任，对内应当加强机构人员纪律管理和内部管理机制。对于整部规定而言，知识产权管理部门、市场监督管理部门是除了商标注册人、商标代理机构以外第三大被调整的主体，是规范商标申请注册行为不可缺失的一个环节。除了规范商标申请注册市场行为外，提高知识产权管理部门、市场监督管理部门的服务水平，也是规范商标申请注册行为不可或缺的一面。
四、《规范注册若干规定》的后续
《规范注册若干规定》第八条虽然细化了“不以使用目的的恶意商标注册申请”的考虑因素，但针对考虑因素如何进行把握的具体审查方式，本规定并没有涉及，同时《规范注册若干规定》第五条第二款也提到关于该问题“具体审查规程由商标注册部门根据商标法和商标法实施条例另行制定”。故下一步国家市场监督管理总局国家知识产权局商标局对《商标审查及审理标准》中如何审查“不以使用目的的恶意商标注册申请”标准的完善应该是当务之急。往期回顾：
特别策划 |“利害关系人”如何适用商标恶意注册条款维护权益？
特别策划 | 欺诈毁灭一切
特别策划 |《规范商标申请注册行为若干规定》条文解读与影响分析
