专利侵权抗辩三十六计（二）
笔者拟基于近年办理专利侵权纠纷案件的经验体会，从诉讼上的抗辩与实体上的抗辩两个角度，对发明及实用新型专利（为便于表述，以下简称“专利”）侵权抗辩的思路及方法进行梳理与总结，提供三十六条抗辩思路，以期为广大企业以及相关领域的学术和实务工作者提供参考与借鉴。
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本文为第二部分内容。
作者 | 任鹏 上海正策律师事务所
编辑 | 佳欣
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01
诉讼上的抗辩
一方当事人行使权利时，他方当事人所提出的对抗或异议，称为抗辩。抗辩可分为诉讼上的抗辩与实体上的抗辩两类，其中诉讼上的抗辩，着眼于诉讼程序，可分为妨诉抗辩与证据抗辩。专利侵权诉讼中常见的诉讼上的抗辩包括提出管辖权异议、主张原告主体不适格、主张诉讼时效届满、请求中止诉讼等。
本章节根据上述角度提供了以下四条抗辩思路：
第1计 提出管辖权异议
第2计 主张原告主体不适格
第3计 主张诉讼时效届满
第4计 请求中止诉讼
02
实体上的抗辩
不同于诉讼上的抗辩，实体上的抗辩着眼于实体法上的法律效果，包括障碍抗辩、消灭抗辩、阻止抗辩等种种情形。[1]本文将专利侵权诉讼中常见的实体上的抗辩归为六类，分别为关于专利权效力的抗辩、不构成专利侵权的抗辩、不视为专利侵权的抗辩、关于损害赔偿的抗辩、不停止侵权的抗辩以及其他抗辩。
本章节根据上述六种类别提供了以下抗辩思路：
（一）关于专利权效力的抗辩
第5计 主张专利权已终止
第6计 主张专利权已被宣告无效
第7计 提出专利无效抗辩
（二）不构成专利侵权的抗辩
1.关于实施专利的主观意图
第8计 主张非生产经营目的
2.关于专利权保护范围
第9计 主张专利权保护范围不清楚
第10计 通过划分技术特征限缩专利权保护范围
第11计 通过功能性特征限缩专利权保护范围
第12计 通过发明目的限缩专利权保护范围
以上内容详见：专利侵权抗辩三十六计（一）
承接下文
3.关于全面覆盖原则
第13计 主张不构成相同及等同侵权
发明及实用新型专利权的侵权判定需遵循“全面覆盖原则”，如果一种产品或方法具备了他人专利权利要求书中某项权利要求的全部技术特征，就构成了对专利产品或方法权利要求的侵害，落入了专利权的保护范围。
全面覆盖原则之下，专利侵权可被分为相同侵权和等同侵权两种类型。相同侵权又称为文字含义上的侵权，是指在被诉侵权产品或方法中能够找出权利要求中记载的每一个技术特征。
等同侵权，是指如果被诉侵权技术方案与专利技术方案的差别仅为类似技术特征的简单替换，则认定被诉侵权技术方案落入了专利权的保护范围。如上文所述，等同的构成需满足四个要件：手段基本相同，功能基本相同，效果基本相同，本领域普通技术人员无需创造性劳动就可以联想到。[2]
不具备上述任一要件即不构成等同侵权，如在佰诗特公司与宋文生侵害实用新型专利权纠纷案[3]中，法院即以技术效果不同认定不构成等同。法院认为，涉案专利“一种红外人体感应床下小夜灯”在技术效果方面，除人体红外线因素外，外部光线环境亦对该小夜灯的亮灭产生影响；而被诉侵权技术方案是否处于亮灯状态与外部光线环境无关，仅与所感应到的人体红外线状况有关。因此，被诉侵权技术方案不能产生涉案专利“只有在室内完全黑暗的情况下才开始工作”的技术效果，二者不构成等同。
第14计 通过捐献原则限制等同原则的适用
为了防止专利权人利用等同原则不当地扩大专利权的保护范围，中国从美国引入了“捐献原则”。如果专利权人仅在说明书或附图中描述了一项技术方案，但在权利要求书中未对其进行记载，则当他人实施了该项技术方案时，不能适用等同原则认定该项技术方案与在权利要求书中记载的技术方案等同，从而认定他人的实施行为侵犯了专利权。[4]
陈顺弟与乐雪儿公司等侵害发明专利权纠纷案[5]为适用捐献原则的典型代表。该案明确，对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案，如果不适用捐献规则，虽然对专利权人的保护是较为充分的，但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中的技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。该案中，涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围。
第15计 通过禁止反悔原则限制等同原则的适用
为了防止专利权人不当地扩大专利权的保护范围，我国还规定了“禁止反悔原则”。如果专利权人在专利审查或无效程序中，为了使专利申请更加容易获得授权或被维持有效而自愿地缩小了保护范围，放弃了部分技术方案，那么其在之后就不能再反悔，将已经被放弃的技术方案重新纳入保护范围之中。[6]
需要特别指出的是，如果专利申请人或专利权人在专利授权确权程序中的限缩性修改或者陈述被明确否定的，则不构成对技术方案的放弃。[7]
适用禁止反悔原则的代表案例为澳诺公司与午时公司等侵犯发明专利权纠纷案[8]。该案中，原告主张被诉侵权技术方案中的“葡萄糖酸钙”与涉案专利权利要求中的“活性钙”构成等同。法院认为，原告在涉案专利的审查过程中将权利要求中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，而涉案专利申请公开文本明确记载可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”，可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂。原告对权利要求的修改放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，被诉侵权技术方案不落入涉案专利的保护范围。
第16计 通过可预见性原则限制等同原则的适用
可预见性原则，指的是如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不再适用等同原则将该技术方案纳入保护范围。
我国专利法及司法解释目前尚未明确规定可预见性原则，但司法实践中不乏相关案例，虹润公司与唐古拉公司等侵害发明专利权纠纷案[9]为其中的典型。该案原告主张被诉侵权产品中的“聚碳酸酯面框”与涉案专利权利要求中的“亚克力材质面框”构成等同。法院认为，被诉侵权产品的显示面框为聚碳酸酯材料，其相对于涉案专利限定的亚克力材质而言，不属于涉案专利申请日后因技术发展而出现的新材料。原告在撰写涉案专利申请文件时，已明确知晓聚碳酸酯可用于制造仪表壳的面框，但并未将其纳入权利要求的保护范围，那么在本案中进行侵权比对时，不能再适用等同规则将该技术特征纳入保护范围。
本文认为，可预见性原则的内涵与外延尚待进一步研究，需要在把握专利权人与社会公众之间利益平衡的基础上，合理划定可预见性原则的适用边界。
第17计 主张被诉侵权技术方案被涉案专利特意排除
根据司法实践，如果对于本领域普通技术人员而言，专利申请人或者专利权人在权利要求中特定强调并有意排除特定技术方案的，则不宜再通过适用等同原则将其纳入专利权保护范围。
鑫华隆公司与邓育智侵害实用新型专利权纠纷案[10]为适用该规则的典型案例。该案涉案专利技术特征“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”明确限定了“每个边上”设置边位夹持装置。结合专利说明书的描述，本领域技术人员可知，在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与每个边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，二者并无实质性差异。由此，因涉案专利技术特征“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征“在治具托盘相对的两边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。
实际上，特意排除规则与可预见性原则具有一定的竞合关系。如在孙俊义与博成公司等侵害实用新型专利权纠纷案[11]中，法院在说理部分对可预见性原则与特意排除规则进行了结合。法院认为，“锥面”或“平面”均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为“锥面”是将“平面”排除在涉案专利权的保护范围之外。
第18计 主张被诉侵权技术方案为涉案专利记载的背景技术
如果被诉侵权技术方案属于涉案专利背景技术中记载的技术方案，则在侵权诉讼中不宜适用等同原则将该技术方案纳入保护范围。
司法实践中适用该规则的典型案例为中森公司与格瑞德公司等侵害发明专利权纠纷案[12]。该案涉案专利为“电动绿篱机”，而被诉侵权产品通过燃油发动机驱动。法院认为，本领域普通技术人员基于对涉案专利所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。
该规则与特意排除规则及可预见性原则同样具有一定的竞合关系，本文限于篇幅不再展开。
第19计主张被诉侵权技术方案为变劣技术方案
变劣技术方案，指的是省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征，舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成的技术方案。[13]
在专利制度施行的早期，变劣技术方案在一定条件下，被认为构成对专利权的侵害。[14]但在最高人民法院于2009年明确“全面覆盖原则”后[15]，“全部技术特征原则”取代了“多余指定原则”，“具体技术特征等同”取代了“整体技术方案等同”，变劣技术方案是否构成专利侵权的判断，回归为是否构成“相同侵权”及“等同侵权”的判断。
具体而言，对于省略技术特征的变劣技术方案，由于不满足“全面覆盖原则”，不构成专利侵权；对于替换技术特征的变劣技术方案，则按照等同原则的“三基本一无需”进行是否构成等同的判断，如不构成等同特征，则不符合全面覆盖原则，不构成专利侵权。
4.其他不侵权抗辩
第20计 提出现有技术抗辩
被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项专利申请日以前在国内外为公众所知的现有技术中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，不构成专利权侵权。[16]
其中，“无实质性差异”在实践中可以参照等同的标准掌握。[17]司法实践中，法院对于现有技术的比对通常不限于一项现有技术方案，而是允许将一项现有技术方案与所属领域公知常识进行简单组合。[18]
需要特别注意的是，现有技术抗辩仅考虑被诉落入专利权保护范围的技术特征，至于被诉侵权技术方案中与权利要求的保护范围无关的特定技术特征，或者对认定是否落入权利要求所限定的保护范围没有实质性影响的特定技术特征，在认定现有技术抗辩时不予考虑。
最高人民法院在百度公司与搜狗公司等侵害发明专利权纠纷案[19]中明确，在认定现有技术抗辩是否成立时，应当在对权利要求限定的技术方案进行技术特征划分后，对照权利要求中的各项技术特征，对应性地确定被诉侵权技术方案中的各项“被诉特征”，以及现有技术中的各项“相应特征”，再行比对以确定各项“被诉特征”与“相应特征”是否相同或者无实质性差异。被诉侵权技术方案中与权利要求的保护范围无关的特定技术特征，或者对认定是否落入权利要求所限定的保护范围没有实质性影响的特定技术特征，在认定现有技术抗辩时不予考虑。在认定“被诉特征”与“相应特征”是否相同或者无实质性差异时，应当围绕涉案专利所要解决的技术问题以及权利要求中争议技术特征在专利技术方案中的功能和技术效果，对二者在手段、功能、效果等方面的差异及其影响程度作出认定。
第21计 提出抵触申请抗辩
任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的，这种申请被称为抵触申请。在司法实践中，被诉侵权人有证据证明其实施的技术属于抵触申请的，可以参照现有技术抗辩进行处理，即抵触申请抗辩。
与现有技术抗辩的审查判断标准存在一定差异的是，抵触申请抗辩采用新颖性标准。最高人民法院在陈剑与博生公司专利权侵权纠纷案[20]中明确了这一规则：只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。如果被诉侵权的技术方案相较于抵触申请存在差异并具有新颖性，或者被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。
（三）不视为专利侵权的抗辩
不视为专利侵权的抗辩，包括《中华人民共和国专利法》（以下简称“《专利法》”）第75条规定的权利用尽抗辩、先用权抗辩、临时过境抗辩、科学研究抗辩及Bolar例外抗辩。[21]法律上这种不视为侵犯专利权的规定，是对专利权的一种限制性规定，目的是在合理保护专利权人合法权益的前提下，同时保护社会及公众的利益。[22]
第22计 提出权利用尽抗辩
专利法中的权利用尽，是指专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为专利侵权。
虽然专利法仅规定了“售出”后的权利用尽，但在司法实践中也有基于“赠与”行为认定专利权权利用尽的案例。如在朗悦公司与吴云仙侵害发明专利权纠纷案[23]中，法院认定被诉侵权人所使用被诉侵权产品系从涉案专利的原专利权人处合法取得，虽然涉案专利已经转让，但原专利权人对外赠与专利产品所发生的权利用尽效力，不受专利权转让的影响。故即使被诉侵权人系为生产经营目的使用该产品，其行为亦不视为侵权。
第23计 提出先用权抗辩
在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
由于先用权抗辩存在一定的使用范围限制，即仅可在原有范围内继续制造、使用，故先用权抗辩的优先级一般低于现有技术抗辩。
关于先用权抗辩的适用，最高人民法院在英特莱公司与蓝盾公司等侵害发明专利权纠纷案[24]中明确，现有证据能够证明，制造商在申请日前已经实施或已经为实施本案专利做好了技术或物质上的必要准备，且仅在原有范围内继续制造的，先用权抗辩成立。若制造商并非被诉侵权人，但销售商能够证明被诉侵权产品的合法来源以及制造商享有先用权的情况下，销售商可以提出先用权抗辩。
第24计 提出临时过境抗辩
临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不视为侵犯专利权。
该规定源自《保护工业产权巴黎公约》[25]，是为了保证国际交通的国际惯例，但在我国尚无实际适用的司法案例。
第25计 提出科学研究抗辩
专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权。
该规定的目的是鼓励进行科学技术研究，与“非生产经营目的抗辩”具有一定的竞合关系，笔者尚未检索到直接适用该规定的司法案例。
第26计提出Bolar例外抗辩
为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。由于该规定与美国罗氏公司诉Bolar制药公司案有关，所以也被称为“Bolar例外”。
恩必普公司与利民制药厂侵害发明专利权纠纷案[26]为适用Bolar例外的典型案例。法院认为，首先，被诉侵权人申请注册涉案仿制药，该行为在本质上系请求行政机关给予行政许可的行为，并不属于专利法规定的“实施专利”的行为，不构成侵害专利权的行为；其次，专利权人并未提交证据证明被诉侵权人在为提供行政审批所需信息之外，还存在以生产经营为目的另行实施了制造、使用、许诺销售、销售、进口涉案专利产品，或者使用涉案专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照涉案专利方法直接获得的产品的行为，故被诉侵权人未侵害涉案专利。
（未完待续，关于损害赔偿的抗辩、不停止侵权的抗辩以及其他抗辩……详见下期内容）
注释
[1] 参见佟柔主编：《中华法学大辞典：民法学卷》，中国检察出版社1995年版。转引自柳经纬、尹腊梅：《民法上的抗辩与抗辩权》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2007年第2期，第90页。
[2] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第13条。
[3] 参见最高人民法院（2021）最高法知民终1843号民事判决书。
[4] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条。
[5] 参见最高人民法院（2013）民提字第225号民事判决书。
[6] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条。
[7] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第13条。
[8] 参见最高人民法院（2009）民提字第20号民事判决书。
[9] 参见最高人民法院（2021）最高法知民终1924号民事判决书。
[10] 参见最高人民法院（2020）最高法知民终1310号民事判决书。
[11] 参见最高人民法院（2015）民申字第740号民事裁定书。
[12] 参见最高人民法院（2021）最高法知民终192号民事判决书。
[13] 参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第129条。
[14] 参见北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》，知识产权出版社2020年版，第659页。
[15] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条。
[16] 参见《中华人民共和国专利法》第22、67条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条。
[17] 孔祥俊、王永昌、李剑：《〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉适用的若干问题》，载《电子知识产权》2010年第2期，第80页。
[18] 参见江苏省高级人民法院（2007）苏民三终字第0139号民事判决书。
[19] 参见最高人民法院（2020）最高法民再82号民事判决书。
[20] 参见最高人民法院（2015）民申字第188号民事裁定书。
[21] 参见《中华人民共和国专利法》第75条。
[22] 全国人大常委会法制工作委员会经济法室编著：《〈中华人民共和国专利法〉释解及实用指南》，中国民主法制出版社2012年版，第149页。
[23] 参见浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01民初4142号民事判决书。
[24] 参见最高人民法院（2015）民申字第1255号民事裁定书。
[25] 参见《保护工业产权巴黎公约》第五条之三。
[26] 参见最高人民法院（2019）最高法民申2178号民事裁定书。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
