浅析商标法“撤三”制度

作者 | 孙鑫鑫  北京威诺律师事务所

编辑 | 布鲁斯

商标法第49条第2款规定“注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该商标”（“商标撤三制度”）。根据该条款的文义不难看出，该条款是在注册商标没有持续使用的前提下，赋予社会公众撤销的权利，可以理解为对商标权利人采取的一种类似惩罚的措施。举个不恰当的例子，该措施类似于传统民法理论中的“法律不保护躺在权利上睡觉的人”。

该条款虽然可以理解成对商标权人的一种惩罚措施，但究其本质，笔者认为该条款还是鼓励商标权人积极使用商标，从而体现商标使用价值的目的，而不是为了惩罚商标权人，这也体现了商标法最根本的目的之一，即促进商标使用，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉。

回归到该条款的文义，实践中可能对“没有正当理由”和“连续三年不使用”存在理解上的不同，也是案件中出现争议焦点较多的地方，包括但不限于“何种证据内容和数量可以认定商标权利人对商标进行了使用”，以及“何种正当理由”可以使商标权人获得豁免权，即商标权免于撤销等。

本文拟对该条款进行梳理和分析，并提出一些观点和意见供业界参考。

一、商标撤三制度的法律依据

1. 《中华人民共和国商标法》

第49条第2款：

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

2. 《商标法实施条例》

第66条：

有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。

前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。

以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的，应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。

3. 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》

第26条：

商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。

实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

没有实际使用注册商标，仅有转让或者许可行为；或者仅是公布商标注册信息、声明享有注册商标专用权的，不认定为商标使用。

商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由。

4. 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》

第20条：

人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。

5. 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》

19.5【“违法”使用的认定】

商标使用行为明确违反商标法或者其他法律禁止性规定的，可以认定不构成商标使用。

19.6【使用主体的认定】

商标法第四十九条第二款规定的“连续三年不使用”中的 “使用”主体，包括商标权人、被许可使用人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。商标权人已经对他人使用诉争商标的行为明确表示不予认可，在商标权撤销复审行政案件中又依据该他人的行为主张使用诉争商标的，不予支持。

19.7【非规范商品的认定】

实际使用的商品或者核定的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，在认定具体商品所属类别时，应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。

19.9【维持注册范围】

诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。

认定前款所指的类似商品，应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断，一般依据《类似商品和服务区分表》进行认定。

19.15【指定期间后的使用】

指定期间之后开始大量使用注册商标的，一般不构成在指定期间内的商标使用，但当事人在指定期间内使用商标的证据较少，在指定期间之后持续、大量使用诉争商标的，在判断是否构成商标使用时可以综合考虑。

19.16【单纯出口行为的认定】

使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。

二、我国司法实践中商标法第49条“商标撤三制度”的相关判例

（一）

“怪兽”商标撤销行政纠纷案件

Law

1. 案号：(2017）京73行初7130号

2. 案情

（1）诉争商标第3051365号“怪兽”，2001年12月26日申请，2003年3月14日获准注册，核定在第30类“茶、咖啡饮料、食用王浆”，权利人为曼斯特饮料(上海)有限公司（“曼斯特公司”）；

（2）怪物能量公司向商标局提出撤销申请，商标局作出商标撤三字[2016]第Y008284号决定，认为曼斯特公司提交的使用证据真实有效，可以证明诉争商标进行了商标性使用，决定诉争商标不予撤销；

（3）怪物能量公司不服，于2016年11月2日向商标评审委员会提出撤销复审申请，在评审阶段曼斯特公司又补充提交了商标使用证据，商标评审委员会裁定诉争商标在“咖啡饮料”商品上的注册予以维持，在其他商品上予以撤销；

（4）怪物能量公司不服，提起行政诉讼，认为曼斯特公司提交的使用证据无法证明诉争商标于指定期间内在咖啡饮料商品上进行了商标性使用；

（5）北京知识产权法院认为曼斯特公司提交的证据，不能证明其对诉争商标进行了商标性使用，也不能证明其对诉争商标具有真实的使用意图，最终判决撤销被诉裁定。

3. 法院观点

（1）真实、善意的使用行为”指商标注册人为了实现商标识别功能而进行的使用行为；

（2）“象征意义的使用行为”指在商标注册人缺乏真实、善意使用意图的情况下，仅为了维持商标注册，避免因连续三年停止使用而被撤销的使用行为；

（3）“使用意图”是对商标注册人主观状态的认定，这种认定难以通过直接证据予以证明，需要结合案件的具体情况予以推定；

（4）通常情况下，如果商标注册人的使用行为已具有一定规模，可推定使用行为系“真实、善意的使用”。如果未达到一定规模的使用，则需要结合其他因素；

（5）综合考虑曼斯特公司提交的在案证据，无法证明诉争商标在指定期间内的使用已经到达一定规模，并且其对诉争商标的使用缺乏真实、善意的使用意图。

4. 笔者认为

（1）市场流通中对商标的常规使用行为，例如销售行为、广告行为，较易被认定为属于商标性使用,从而维持商标的注册；

（2）但如判决中提到的“产品检验报告上印制商标”、“商标设计合同上印制商标”等非流通行为，如果仅有这些孤证，而没有形成证据链条予以佐证的话，无法认定权利人进行了商标性使用；

但如果有其他证据可以与上述证据形成完整的证据链条，佐证上述证据中涉及的商标实际进入了流通领域，笔者认为上述证据同样可以证明权利人对商标进行了使用，例如产品检验报告涉及的产品已经被销售方面的证据（合同以及对应发票），商标设计合同中的商标已经进入流通领域的证据（对商标进行了广告宣传）。

（二）

“FENGPAI”商标无效案件

Law

1. 案号：（2017）京行终2157号

2. 案情：

（1）诉争商标“风牌FENGPAI图形”，核定使用在第7类“空气压缩机”商品上，由安庆市佰联无油压缩机有限公司（“安庆佰联公司”）于1999年2月8日申请，专用权期限至2020年8月13日；

（2）菲亚特克莱斯勒汽车意大利控股股份公司(“菲亚特公司”）向商标局申请撤销诉争商标，商标局认定安庆佰联公司提交的商标使用证据有效，维持了诉争商标的注。菲亚特公司向商标评审委员会（“商评委”）申请复审，安庆佰联公司补充提交了诉争商标使用证据。商评委认为这些证据不能证明权利人对诉争商标进行了商标性使用，裁定撤销诉争商标；

（3）安庆佰联公司不服商评委的裁定，提起行政诉讼，在诉讼中安庆佰联公司提交了35份证据，北京市第一中级人民法院认为：安庆佰联公司提交的证据不能证明对诉争商标进行了商标性使用，进而维持了被诉裁定。波克公司又提出上诉，北京市高级人民法院认定即使不考虑“希力公司在先使用商标的经营活动是否符合行政管理方面的规定，希力公司的证据也不足以证明在先使用的商标具有一定知名度，判决撤销了一审判决和被诉裁定；

（4）安庆佰联公司不服一审判决向北京市高级人民法院提出上诉，北京市高级人民法院综合考虑全部证据，最终认定权利人对诉争商标进行了真实、有效的商标性使用，诉争商标应予维持，判决撤销一审判决和被诉裁定。

3. 法院观点

安庆佰联公司提交的公证书可以指向为“空气压缩机”，属于复审商标核定使用的商品。该商品上实际使用的图样，显示了复审商标及“风牌”或“FENGPAI”，该公证书记载的产品实物均已表明实际使用了复审商标。前述使用行为发生在指定期间，实际使用的商品也是核定使用的商品，可以证明诉争商标在指定期间内已经进行了有效的商业使用。

4. 笔者认为

综合分析二审判决，可以总结出如下观点，对未来其他类似案件具有一定指导作用：

（1）商标连续三年停止使用撤销制度的立法目的为盘活商标资源，清理闲置商标，促进商标使用，而并非为了惩罚商标权人而设立；

（2）判断权利人提交的证据是否可以证明对商标进行了真实使用，应以立法目的和立法精神为前提，只要具有真实的使用意图，并在商业活动中进行了一定的使用，就应认定为属于商标性使用；

（3）商标法并未禁止在同一商品上同时使用多个商标，只要使用行为符合商业惯例，并且实现了识别商品来源的目的，就不应当然认定“在同一商品上同时使用多个商标”的行为不属于商标性使用，或者认定属于“象征性使用”；

（4）该判决对商标使用证据的分析和采信，体现了近年来司法实践趋于稳定的做法，即在证据的使用方式、情形和具体内容上采取了相对“宽容”的态度。只要商标还有使用的生命力，以及权利人确实具有真实使用意图，并且也对商标进行了商标性使用的前提下，即使实际使用过程中证据存在的一定瑕疵（包括证据数量和内容），也不应轻易撤销。

（5）但上述证据仍需要满足如下两个条件：

①主观上具有真实使用意图，笔者认为如下方面可以认定具有真实使用意图：

A.产品虽然并未完全投入市场，但是商标权人已经就产品投入市场与广告公司签订了产品宣传协议；

B. 权利人提供的服务并未进入国内市场，但是权利人已经在国内市场进行了具有一定规模的宣传，包括但不限于参加展会、投入媒体宣传、为提供服务进行了行政审批、与合作方或者地方政府进行接洽宣传等活动；（笔者与2018年曾代理一起国外主题公园核心商标被撤销案件。在该案中国外权利人没有在国内正式运营该公园，但是为了运营公园已经投入了大量人力、物力、包括但不限于参加展会、进行行政审批，与政府和第三方公司协商接洽开设主题公园等，最后法院综合考虑了证据内容和前述情形，撤销了被诉裁定，维持了争议商标的注册）；

C. 权利人销售的产品并未实际进入流通领域，但是公司已经就产品与超市、卖场签订了经销协议，并为宣传产品签订了广告宣传合同。

②客观上具有能够实现区分商品来源的功能

（三）

“SEPHORA”商标撤销行政纠纷案件

Law

1. 案号：(2019）京行终486号

2. 案情

（1）诉争商标第1487316号“SEPHORA”，1999年10月25日申请，2003年3月14日获准注册，核定指定服务为第35类“推销（替他人）”，权利人为丝丽雅公司；

（2）丝芙兰公司针对诉争商标提出撤销申请，认为诉争商标在2010年12月20日至2013年12月19日期间没有在指定商品上进行了真实使用，商标评审委员会于2015年12月29日作出被诉决定，裁定诉争商标予以撤销；

（2）丝丽雅公司不服被诉裁定，提起行政诉讼，在行政诉讼阶段丝丽雅公司又补充提交了证据，拟证明系由于公司存在破产清算程序，才导致并未对诉争商标进行了商标法意义上的使用；

（4）北京高院和北京知识产权法院均认为丝丽雅公司提交的证据，均不能证明商标权人陷于破产清算程序，并非该注册商标停止使用的正当理由，即不能主张不使用诉争商标具有正当的理由。因此，北京高院维持了诉争商标予以撤销的结论。

3. 法院观点

（1）破产清算是指由于商标权人经营不善导致企业进入破产清算阶段，不再维系日常生产经营，因此无法使用商标。但该过程并非静止停滞的，需进行成立清算组、评估处理财产等一系列操作，亦即其启动、运行及终结均应有法定事由并符合相关法定程序；

（3）本案中权利人虽然提交了工商局出具的清算组备案通知书，但无论清算程序是否完毕，在没有其他证据予以佐证的情况下。仅凭此份孤证尚不足以证明商标权利人在指定的3年期间，持续且合法地处于清算状态，丝丽雅公司关于因破产清算而构成未使用申请商标属于正当理由的观点不能成立。

4. 笔者认为：

（1）虽然司法解释规定“不可抗力”“政策性限制”“破产清算”均可以被认定为连续三年停止使用商标的正当理由，但是法院在具体审理这类案件时，不会单纯仅以发生了前述事由，就当然认定商标权人有正当理由；

（2）法院一般是会综合考量全案证据，并对该理由在指定期间未实际使用的影响程度和未使用诉争商标的正当性和合理性综合进行判断，最终认定是否属于正当理由。

但如果有其他证据可以与上述证据形成完整的证据链条，佐证上述证据中涉及的商标实际进入了流通领域，笔者认为上述证据同样可以证明权利人对商标进行了使用，例如产品检验报告涉及的产品已经被销售方面的证据（合同以及对应发票），商标设计合同中的商标已经进入流通领域的证据（对商标进行了广告宣传）。

（四）

“愛兒BABIES”商标撤销行政纠纷案件

Law

1. 案号：(2010）京行终770号

2. 案情

（1）诉争商标第879883号“愛兒BABIES”，1994年9月13日申请，1996年10月6日获准注册，核定指定服务为第41类“学校（教育）、日间幼儿园服务”，权利人为永安私立爱儿幼儿园有限公司（“永安爱儿公司”);

（2）爱儿坊学苑针对诉争商标于2005年7月25日提出撤销申请，认为诉争商标在指定期间没有在指定商品上进行了真实使用，商标局认为诉争商标进行了真实有效地使用，决定维持诉争商标。爱儿坊学苑不服决定，向商标评审委员会提起诉讼，商标评审委员会于2009年6月29日作出被诉决定，裁定维持诉争商标的注册；

（3）爱儿坊学苑不服被诉裁定提起行政诉讼，认为复审商标没有实际使用，并且存在不规范使用的情形。一审法院综合考虑案件情况，最终认定永安爱儿公司提交的证据可以证明其对复审商标进行了商标性使用；

（4）爱儿坊学苑不服一审判决提出上诉，北京高院认定一审判决认定事实清楚，永安爱儿公司对复审商标进行了真实有效地使用，最终维持了一审判决。

3. 法院观点

（1）一审法院认为：虽然“愛兒BABIES”在实际使用时仅将英文部分“BABIES”与其另一兔子图形注册商标一并使用，存在不规范的情形。但因复审商标中文显著部分“爱儿”与永安爱儿公司的字号“爱儿”相同，其使用公司名称即可视为对商号的使用，也可视为对复审商标显著部分的使用；

（2）永安爱儿公司提供的相关证据可以证明：其通过各种形式对复审商标的显著识别部分“愛兒”进行宣传，且属于未改变复审商标显著部分和整体显著特征的商业性使用，可以构成商标性使用；

（3）北京市高级人民法院认为实际使用的商标与核准注册的商标虽有差别，但未改变商标显著特征的，可以视为对复审商标的使用。永安爱儿公司实际使用的标识并未改变复审商标显著特征，可以认定在复审期间对复审商标进行了真实、有效地商业性使用。

4. 笔者认为：

本案判决在认定商标使用时，有如下两点可以称为具有一定创新之处：

（1）在认定证据是否可以证明商标使用时，提出“即使存在改变一定使用样式的不规范使用情况，也不能当然认定属于改变了商标的显著特征，进而认定没有对商标进行使用，而是需要综合考虑商标的实际使用样式和具体证据内容进行判断”的观点；

（2）在复审商标的显著识别部分与权利人字号相同的情况下，权利人提交的证据中如果有体现对字号使用的证据内容，也可在综合分析全案事实和证据的前提下，认定这部分证据同样属于对复审商标的使用。

（五）

“皇冠图形”商标撤销行政纠纷案件

Law

1. 案号：(2016）京行终4846号

2. 案情

（1）诉争商标第1055589号皇冠图形商标，1996年1月25日申请，指定服务为第42类“提供寄宿处、餐馆、咖啡馆、自助餐馆服务”，权利人为皇冠墨尔本有限公司（“皇冠公司”);

（2）2011年1月13日，天津大维集团针对诉争商标提出撤销申请，认为诉争商标在指定期间没有在指定服务商进行真实、有效地使用，商标局撤销了诉争商标的注册，皇冠公司不服商标局决定，向商标评审委员会提出复审申请，商标评审委员会认为皇冠公司提交的证据或为域外形成，或没有显示时间，不能证明在中国大陆地区对商标进行了真实地使用，足以让国内消费者可以将其识别为商标，并与皇冠公司产生稳定的对应关系。因此，商标评审委员会维持了商标局的决定；

（3）皇冠公司不服被诉裁定提起行政诉讼，认为其提交的证据可以证明，对复审商标进行了持续地宣传和使用，已经让国内消费者识别到该商标，并与皇冠公司建立起稳定的对应关系。北京知识产权法院认为，皇冠公司提交的证据可以证明其对诉争商标进行了真实、有效地使用。综合考虑前述情况，一审法院判决撤销了被诉决定，并责令商标评审委员会重新作出决定；

（4）商评委与天津大维集团不服一审判决提出上诉，认为皇冠公司提交的证据不能证明诉争商标在指定期间内进行了真实、有效的商业使用，请求撤销一审判决。北京市高级人民法院认为，一审在综合考虑指定期间内和之后使用证据的情况以及撤三制度的立法目的，最终维持了一审判决。

3. 法院观点

法院综合考虑了如下几点，最终认定在指定期间内，皇冠公司对诉争商标进行了真实、有效地使用，从而维持了一审判决：

（1）澳门等中国大陆地区以外的区域，有多个报纸、期刊和杂志对诉争商标指定的酒店服务进行了持续地宣传和介绍；

（2）虽然皇冠公司的酒店并未在中国大陆实际开设和运营，但是国内消费者可以提供国内专业旅游网站预订皇冠公司在澳门和境外提供的酒店服务，其在中国境内已经起到一定识别作用；

（3）在指定期间后不久为了宣传诉争商标指定的酒店服务，皇冠公司与体育明显李娜签订了赞助合同，通过李娜的知名度和国内媒体的宣传，提高了诉争商标在中国国内的知名度，使得国内消费者已经可以了解诉争商标指定使用的服务；

（4）虽然皇冠公司在指定期间内提交的使用证据较少，但是综合考虑这些证据，以及指定期间后持续使用的证据，可以证明诉争商标在指定期间内已经被国内消费者所认知，并与皇冠公司形成了稳定的对应关系。

4. 笔者认为：

本案判决在认定使用证据时，有如下创新之处值得类案参考：

（1）诉争商标指定的服务在指定期间内没有在中国国内进行宣传，并实际投入运营，在这个前提下严格按照法条可能无法认定诉争商标进行了使用；

（2）在上述第（1）点的情况下，法院可能是考虑了如下几点因素，最终认定诉争商标在指定期间内进行了使用：

①虽然是证据主要体现为境外宣传，但是仍有境内宣传，配合国内消费者可以通过国内旅游网站了解到该酒店服务；

②指定期间外的使用证据，可以反推权利人在指定期间内对商标具有真实使用意图，并进行了宣传和使用；

③互联网已经在全球普及，可以称之为基础设施。在这个前提下，即使商标指定的商品或者服务没有进入国内，并且在国内也没有过多进行宣传，但国内消费者仍可通过互联网了解到境外的宣传和使用情况。鉴于此，综合考虑境内使用证据的真实性（不考虑数量，即使存在极少量的内容，仍有可能被认定属于真实的使用证据）、权利人的主观使用和持续使用意图，以及境外宣传和使用的情况等因素，仍可认定权利人对诉争商标进行了真实、有效地使用。

结  语

《商标法》第49条第2款规定的商标撤三制度，其根本立法目的并非对商标权人进行惩罚，而是为了促进商标的使用，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉。此外，还可使消费者可以按图索骥，减少选择商品和服务的时间成本，从而更好地提高社会效率。因此，在认定商标使用证据时，笔者认为应该本着相对宽松的态度，不宜过为严格地审查证据，而应综合考虑商标权人的主观使用意图、证据数量和质量，以及不使用商标的正当理由等因素，从而客观地对商标维持和撤销作出行政决定和司法判决。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

图片来源 | 知产力