商业秘密与专利的羁绊缱绻

——由“薛瑜”案引发的思考

作者|邹雯 刘悦 安杰律师事务所

（本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文5234字，阅读约需10分钟）

案情要旨

2016年1月份，英国制药巨头葛兰素史克(GSK)指控五位华裔科研人员涉嫌窃取其生物药品商业机密、欺诈及洗钱，涉及商业信息价值数十亿美元。2018年8月31日，涉案华裔蛋白质生物科学家薛瑜正式对窃取GSK癌症治疗药物商业机密的罪名认罪。[1]

值得注意的是，在庭审中，薛瑜曾抗辩说，她认为将自己研究的某些进行过专利申请的内容通过电子邮件发送给她的私人账户并传送给他人的行为并不构成对商业机密的侵犯。商业秘密应当具有非公开属性，而她发送的内容已经作为专利递交了申请（preliminary application），表示已经公开为公众所知。

形成对比的是在“薛瑜案”发生之前，同样以“经济间谍”理由被美方起诉的郗小星[2]。2015年，美国天普大学美籍科学家郗小星在费城郊区以涉嫌犯下包括“将美国机密敏感国防科技输送给中国企业”在内的四项重罪被美国警方逮捕，最终司法部以弄错核心数据为由撤销起诉。根据检方提供的起诉书，对于郗小星的核心指控是他把一种敏感的实验室设备、俗称“暖手器”的设计图提供给了中国的研究人员。然而包括该“暖手器”的发明人在内的一些知名物理学家作证，该份设计图并非“暖手器”，而只是郗小星之前发明的一个设备，并且已经作为专利得到了公开。

两个案件存在完全不同的结论，问题的关键在于商业秘密的认定，以及该商业秘密与专利之间千丝万缕的联系。

发明专利申请文献公开前技术方案性质探讨

由于实用新型、外观设计的专利文献公开较早，且不进行实质性审查，可被作为商业秘密保护的条件并不充分。此处单纯讨论发明专利的申请文献能否作为商业秘密保护的问题。

根据我国专利法第三十条的规定，国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。由此可知，从专利申请文件递交到专利公开，需要经过一定的期间。那么，在此期间内，技术方案的保密状态如何，是否仍然可以作为商业秘密保护？

所谓商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。[3]“不为公众所知悉”，是指有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得[4]，司法解释中还规定了6种不为公众所知悉的具体情形；“保密措施”是指权利人为防止信息泄漏所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施。人民法院在认定权利人是否采取了保密措施时，应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素进行综合判断。[5]至于商业秘密的价值性问题，一般在具有非公知性和保密性之后，推定为具有价值性，除非有反证证明不具备价值性。

与商业秘密不同，请求专利保护的核心在于“以公开换保护”，即发明人通过“对发明创造的公开”换取“一定期限的排他实施权，这样既有利于专利权人合法权益的保护，也有利于促进社会的整体发展和进步。因此，专利申请人要想申请专利，获得独占权利，首先要向专利局提交专利申请文件，包括请求书、说明书、权利要求书、说明书附图和摘要，以及除上述专利申请文件以外的各种请求、申报、意见陈述、补正以及各种证明、证据材料等其他文件。等到从申请之日起算满18个月，专利局才将该申请记载的内容向社会进行公布。

那么在专利文件公开以前，专利文件中所记载的内容是否符合商业秘密不为公众所知悉且经权利人采取了保密措施的构成要件呢？首先，基于发明专利对于新颖性和创造性的实质要求，专利申请文件中记载的信息应当满足或者部分满足不被公众所知悉的要件。其次，现有的法律规范对专利审查人员的保密义务作出了规定。《专利法》规定在专利申请公布或者公告前，国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任。《专利审查指南》第一章指出，专利审查应当遵守保密原则。根据有关保密的规定，审查员在专利申请的审批程序中对于尚未公布、公告的专利申请文件和与专利申请有关的其他内容，以及其他不适宜公开的信息负有保密责任。在司法实践中，也有法院对公开前技术方案的保密状态进行了认定。在苏州恒远精密数控设备有限公司与王春明、陆菊花等侵害商业秘密纠纷案[6]中，法院认为：“技术方案如果因为专利申请和授予而被公开，则不具备‘不为公众所知悉’的构成要件，原告无权主张就公开后的技术向被告主张商业秘密侵权责任。但是在专利公开前原告可以主张相关技术信息构成商业秘密，但前提是其主张的技术信息内容明确且符合商业秘密的构成要件。如果仅仅提供专利登记簿，登记簿并未记载具体的技术信息，且并无其他证据证明相关技术内容的情况下，商业秘密内容并不明确，因此无法判定原告主张的技术是否符合商业秘密的构成要件。”根据该裁判思路，在专利文献公开以前，技术方案及相关技术信息只要满足商业秘密的构成要件，是可以作为商业秘密进行保护的。

美国专利法也规定，发明专利在提交专利申请文件后18个月予以公开。回顾薛瑜案，假设薛瑜仅仅向美国专利局提交了专利申请档案，但专利文件并未向社会公众公开，专利文件中记载的技术方案仍然处于保密状态，则大概率会被作为商业秘密进行保护。

专利申请过程中的商业秘密剥离

如前所述，专利和商业秘密保护具有不同的目的、要件，同时，两者保护的权利对象、基本特征、权利保护期限、范围、权利维护的难度和成本上均存在差异。选择专利保护必须将技术方案进行清楚、完整的公开，并以所属技术领域的技术人员能够实现作为标准；但是作为商业秘密，其核心价值在于保密性。商业秘密的核心技术点通常具有极高的商业价值和显著的技术效果，采用此种方式进行保护应确保核心技术方案无法通过反向工程等方式加以获取和实现，或者通过反向工程获取具有非常高的难度、需投入极大的成本。因此，同一技术要实现有效保护，往往需要将专利保护与商业秘密保护予以结合。 

同时，因为商业秘密与专利保护方法存在不同的特点，企业可以根据不同技术特征的状态进行分层和剥离，这样即使一个公司将其某项发明中的某个方案作为专利保护，其他技术方案或技术手段仍然可以以商业秘密的形式存在。在安徽省绩溪县轻工链条厂与安徽省小小科技实业有限公司案[7]中，小小科技公司是生产链条套筒的厂商，它将“卷制链条套筒系列模具及勒圆模的上钉座，磷化程序加温箱等加工工艺”以商业秘密的形式向绩溪县保密局申报备案，同时将其中用于冲压设备的连续模具于1999年5月31日向国家专利局申请实用新型专利。两者并不冲突。

在上海市人民检察院第二分院诉周德隆等人侵犯商业秘密罪一案二审[8]中，商业秘密权利人将商业秘密中的部分信息内容向国家申请了实用新型。法院认为“‘在网面的基材上直接打孔的装置’虽已于2002年6月12日被授予实用新型专利，但原告生产“刺孔型干爽网面”的工艺技术信息只有一小部分被专利文献公开，而大部分具体而且关键的信息并未被专利文献公开，不能说明亚恒公司的这部分技术信息已进入公知领域。”

在南京知识产权10大案例中被告单位某A公司及被告人梁某某、龚某某侵犯商业秘密罪案[9]中，被告人梁某某的辩护人提出B公司及案外人就涉案气阀阀组或阀片申请了实用新型专利并获授权公告、涉案阀片的结构与市场同类产品相同，涉案曲轴与市场同类产品结构相同、尺寸也基本一致，并提交了证据加以证明，但法院认为前述意见及证据仅涉及B公司活塞式空气压缩机工艺技术信息的部分内容，其整体及关键信息并未公开。而且除了出版物公开外，其他方式公开仅具有公开的可能性，并不必然导致被公众所知悉。涉案阀部件及曲轴部件的技术信息并没有因此进入公知领域，仍然符合商业秘密的构成要件。

从以上司法实践可以看出，权利人可以选择将整体技术进行拆分，并根据不同技术手段的特点和实现要求的不同，分别进行专利和商业秘密的保护。 一般而言，作为商业秘密保护的技术应当属于权利人的核心独有技术，具有以下特点：（1）有垄断潜力，具有被转化为内控标准、行业标准、地方标准、国家标准、国际标准或者技术法规的可能性；（2）顺应现行的产业发展政策，易于获得政策支持；（3）研发成本极其高昂、经济效益极其显著、参与人员极其众多；（4）综合考量技术寿命、在技术整体中所占的关键程度、技术效果的影响范围、用户或对手的渴望程度、现有生产技术的引入难度、技术成熟度、对生产安全裕量的影响程度等方面。

需要强调的是正是基于这种实践，专利的研发人员往往是对某项技术的整体有着非常深入了解的人，他们不仅需要对于专利的申请进行把控，更关键的是需要负责对于整体技术的商业秘密部分进行剥离。回到薛瑜案，薛瑜主张其系将申请过专利的内容而并非专利申请的材料发送给其私人账户并传送给他人，“申请过专利的内容”外延如何，我们无从知晓。但是如果给出的材料系经过商业秘密剥离之前的，很容易发生部分内容涉及企业商业秘密的情形。

基于“薛瑜”案定罪量刑的思考

在薛瑜案中，商业秘密并没有售卖或者实际投产，但依然不影响刑事罪名的成立。这无疑戳中了很多企业的痛点。我国司法实践中大量的案件都是因为商业秘密犯罪的数额问题，难以启动刑事程序，或者启动刑事程序后不予起诉或归于无罪。

关于商业秘密的定罪量刑方面，中美法律存在巨大差异。美国有关保护商业秘密的法律规范从1979年的《统一商业秘密法》到1996年的《经济间谍法案》，再到2013年的《外国和经济间谍惩罚加重法案》，最后到2016年由奥巴马签署的《商业秘密保护法案》，经历了漫长的变革过程。

1979年的《统一商业秘密法》以各州民事判例的形式对商业秘密进行保护。《经济间谍法案》（“EEA”）首次将商业秘密保护上升为联邦犯罪，并规定了“经济间谍罪”和“盗窃商业秘密罪”的犯罪形式。此后，商业秘密犯罪案件主要通过EEA程序解决。与我国刑法的规定相比，EEA规定了更加容易触达的入罪条件。

从主观要件上看，我国刑法[10]规定构成侵犯商业秘密罪以明知或应知为判断标准，且根据前后文的规定，行为实施人应当知道自己行为的对象为商业秘密；而美国法律规定的主观状态包括故意和积极追求（intending or knowing）两种状态，美国《经济间谍法》第1831条经济间谍罪对行为人的主观状态规定“无论是谁，只需要证明行为人知道是为了外国政府、组织或个人利益而窃取本国商业秘密”；在第1832条盗窃商业秘密罪中，法律提出了更严格的标准，规定除了明知为他人谋取经济利益之外，要求行为人明知其行为将会损害商业秘密所有人的利益。 

从定罪方面看，我国法律规定“给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑”，司法解释进一步规定，给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的，属于“给商业秘密的权利人造成重大损失”，造成损失数额在二百五十万元以上的，属于“造成特别严重后果”。[11]由此可见我国的商业秘密犯罪是结果犯，即通过商业秘密犯罪给权利人造成损害的数额来确定是否构成刑事犯罪。EEA并不以犯罪的数量或者金额作为定罪量刑的标准，侵犯商业秘密的犯罪属于行为犯，构成经济间谍罪的共谋行为，处50万美元罚金，或15年以下有期徒刑，或二者并处；构成盗窃商业秘密犯罪的共谋行为，处罚金，或10年以下有期徒刑，或二者并处。

实际上在薛瑜案中有报道称，薛瑜曾经通过移动存储设备和邮件向自己与其他嫌疑人创办的中国公司传递大量科学文件，包括有关正在开发的各种生物制药产品、研究数据和过程、药物开发和制造的信息。办案法官乔尔斯洛姆斯基的认为，检察官不必证明被告知晓她所传送的内容是商业秘密，只要她知道她正在分享机密材料即可定罪。这种评判方式确也印证了侵犯商业秘密行为在美国的入罪标准更低。

小  结

由于案件发生在美国，我们对于薛瑜案或者郗小星案了解的信息十分有限，但是基于此引发的思考是有意义的。除了厘清专利与商业秘密保护的界别，更值得关注的是，美国对于商业秘密所采取的更为严格的刑事保护机制，摒弃了结果犯的限制，直接对于行为加以约束，不仅给行为人更大的威慑，也为刑事程序的启动及推进提供了宽松的法律条件，为商业秘密提供了非常有力的保护。

注释：

[1] 又一位“科研间谍”？美华裔药物研究员因窃取商业秘密恐被判10年，网址：

http://k.sina.com.cn/article_5947243085_1627bba4d02700awtj.html

[2] 美国“华人间谍”威胁论调查：“冤案”比例高，网址：

http://www.chinaqw.com/hqhr/2018/03-23/183124.shtml

[3] 参见《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条

[4] 参见最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第九条

[5] 参见最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十三条

[6] 苏州工业园区人民法院：（2016）苏0591民初9769号

[7] 最高人民法院（2000）知终字第10号

[8] 参见《中华人民共和国最高人民法院公报》2005年第3期（总第101期）

[9] 知产力现场 | 2016南京法院知识产权10大案例，网址：http://news.zhichanli.cn/article/3856.html

[10] 参见《刑法》第二百一十九条第二款“明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。”

[11] 参见《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条