外观设计专利侵权诉讼能否适用禁止反悔原则

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作者 | 王磊 浙江省高级人民法院知识产权庭法官 中国政法大学法学硕士

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

一、外观设计专利侵权诉讼能否适用禁止反悔原则

专利法上的禁止反悔原则是指，在专利申请的审批过程中，申请人针对其专利申请作出的修改和针对审查通知作出的意见陈述可能会对其专利权的保护范围产生一定的限制作用，即禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到其专利权保护范围之中。①禁止反悔原则的法理基础是，为贯彻诚实信用原则，防止专利权人在专利审批过程中对其专利权保护范围作出的限制，在专利侵权诉讼中又被纳入其专利权的保护范围，从而“两头得利”，同时也为维护社会公众的信赖利益，使社会公众对于专利权的保护范围具备合理的预期。

通常认为，禁止反悔原则是对等同原则的一种补充或限制，即等同原则是对权利要求保护范围的扩张，而禁止反悔原则是对权利要求保护范围的限缩，“二者相辅相成，共同确保对专利权人提供既充分又适度的法律保护”②。既然禁止反悔原则是对等同原则的补充，而等同原则又是发明和实用新型专利的权利要求解释及侵权判定原则，故禁止反悔原则所适用的专利权类型也应当是发明和实用新型专利。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利应用解释》）第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”由于权利要求书和说明书均系发明和实用新型专利的相关文件，故该司法解释关于禁止反悔原则的规定也是针对以上两种专利权类型。

值得进一步探讨的问题是，除发明和实用新型专利外，禁止反悔原则能否适用于外观设计专利侵权诉讼？有观点认为，禁止反悔原则是等同原则之下的一个侵权判定原则，既然外观设计侵权判定不能适用等同原则，当然，也不应当适用禁止反梅原则。③但笔者认为，禁止反悔原则可以适用于外观设计专利，理由如下：

1.外观设计专利权的保护范围并非固定不变，是禁止反悔原则可以适用于外观设计专利侵权诉讼的前提。

《专利法》第五十九条规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”该条款是关于外观设计专利权保护范围的最基本规定，可以引申出外观设计专利侵权诉讼可以适用禁止反悔原则的前提。

首先，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，但保护范围并非限于与该外观设计完全相同的外观设计。《专利应用解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”显然，外观设计专利权的保护范围也存在弹性区间，可以延展到禁止他人在类似种类产品上使用与授权外观设计相近似的外观设计。

其次，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，表明简要说明对于确定外观设计的保护范围具有重要的解释功能。④对于简要说明的内容，《专利法实施细则》第二十八条规定：“外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。”简要说明在解释外观设计的保护范围时，其中关于产品的名称和用途的内容对于确定产品的类别具有重要作用，而外观设计的设计要点则对于确定设计方案的比对重点尤为关键。设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。⑤而依据《专利应用解释》第十一条第（二）项的规定，授权外观设计区别于现有设计的设计特征，也即设计要点，相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。⑥因此，专利权人如何在简要说明中指明产品的设计要点，既关系到外观设计专利申请能否获得授权，同时也会影响到专利权保护范围的确定。外观设计专利权保护范围所具有的弹性或可解释性，即可能会被缩小或扩张，为禁止反悔原则的适用提供了可能。

2.外观设计专利权人在专利审判过程中可能会做出修改，或者相关意见陈述，则彰显了禁止反悔原则可以适用于外观设计专利侵权诉讼的必要性。

《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”同时，依据《专利法实施细则》第五十一条、第六十一条之规定，外观设计专利申请人可以在实质审查程序、复审程序均可以修改外观设计专利申请文件。虽然《专利法实施细则》第六十九条规定，在无效宣告请求的审查过程中，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。但外观设计专利权人在无效宣告程序中仍存在通过意见陈述变更专利权的保护范围的机会或可能，例如，在外观设计专利人未在简要说明中载明该外观设计的设计要点的情形下，其在答复意见中仍可以对该外观设计的设计要点，即授权外观设计区别于现有设计的部位作出说明。鉴于外观设计专利权人可以在专利授权程序中对权利要求进行修改，在无效程序中也可以对设计要点等简要说明的内容作出意见陈述，故外观设计专利权人的修改或意见陈述行为也应遵循诚实信用原则，避免外观设计专利权人在专利授权确权程序中特意增加某些设计特征或突出强调某些设计特征，以区别于现有设计而获得专利授权，而在专利侵权诉讼中又弱化该些设计特征所具有的限定性，试图扩大专利权的保护范围，即“在无效宣告程序中的温顺小猫出了门就成了勇猛的老虎”⑦。故允许外观设计侵权纠纷中适用禁止反悔原则，具有相当之必要性。

二、外观设计专利适用禁止反悔原则的要件

参照《专利应用解释》第六条关于发明及实用新型专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的规定，笔者认为，外观设计专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的条件应为：其一，外观设计专利权人在专利授权程序或无效宣告程序中修改专利申请文件或进行意见陈述，对专利权保护范围做出放弃。其二，外观设计专利权人所作放弃在专利授权确权程序或专利行政诉讼程序中被采信。其三，外观设计专利权人在专利侵权诉讼中又主张将放弃内容重新纳入专利权保护范围。其中，虽然外观设计专利权人在专利授权程序中，可以对专利申请文件进行修改或意见陈述，或者在无效宣告程序中进行意见陈述，但并非所有的修改或意见陈述均会导致禁止反悔原则意义上的放弃。下面结合修改的不同类型，分析外观设计专利权人所作的哪些修改或意见陈述构成禁止反悔原则意义上的放弃。

1.主动修改、针对通知书指出的缺陷进行修改和审查员依职权修改。《专利审查指南》将修改分为专利权人主动修改、针对通知书指出的缺陷进行被动性的修改、审查员依职权修改三种类型。适用禁止反悔原则的修改主要是专利权人所作的主动修改或被动修改，但并不排除审查员修改这一类型，只是二者的适用标准有所区别。最高人民法院在“中誉电子(上海)有限公司诉上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷”⑧一案中指出，禁止反悔原则的放弃通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃，如果专利权人未曾作上述自我放弃，而是专利复审委员会作出了修改，则在判断是否构成禁止反悔原则中的放弃时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。

2.澄清性修改和调整性修改。“只是针对审查意见对原始申请文件的内容进一步澄清而进行的修改，称为澄清性修改；为了获得授权而针对审查意见调整专利权保护范围而进行的修改，称为调整性修改。” ⑨比如，专利权人在专利授权程序中进一步澄清其某项设计特征的内容，即属于澄清性修改；专利权人在专利授权程序中对简要说明中指定的最能表明设计要点的图片或者照片作出调整，则属于调整性修改。但实际上，区分澄清性修改还是调整性修改并无太大的意义，因为对设计特征进行澄清的过程，以及为获得授权而对外观设计进行调整的过程均会导致外观设计保护范围的限缩，因此都可以构成具有禁止反悔法律效果的放弃。

3.对外观设计方案的修改和对产品种类的修改。依据《专利应用解释》第八条规定之规定，外观设计专利权的保护范围系具有一定的弹性区间，影响外观设计专利权的保护范围的因素包括外观设计方案和产品种类，故对外观设计方案和产品种类的修改均可能对外观设计专利权的保护范围产生影响，构成具有禁止反悔法律效果的放弃。当然，如果权利人是对产品类别和设计方案之外的其他内容，如产品名称、视图名称、视图方向等存在明显错误而进行的修改，因这些修改通常不涉及外观设计权保护范围的限缩，故该类修改不构成具有禁止反悔法律效果的放弃。

三、外观设计专利侵权诉讼适用禁止反悔原则的法律效果

虽然本文认为外观设计专利侵权诉讼可以适用禁止反悔原则，但由于外观设计专利与发明、实用新型专利的侵权比对原则不同，导致适用禁止反悔原则的法律效果也存有差异。

发明、实用新型专利的侵权比对原则是“全面覆盖原则”，依据《专利应用解释》第七条之规定，评判被诉侵权技术方案是否落入发明或外观设计专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征；如果被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权的保护范围。在发明、实用新型专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则时，前提即为专利权人通过增加技术特征而对原技术方案进行了修改，或对某一技术术语的模糊含义予以澄清，而被诉侵权技术方案则采用了其放弃的内容，导致被诉侵权技术方案缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同，故可以直接认定被诉侵权技术方案没有落入涉案授权专利权的保护范围。

但外观设计的侵权比对原则是“整体观察、综合判断”原则，即依据《专利应用解释》第十一条的规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。”外观设计专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则时，能否直接认定被诉侵权设计未落入授权外观设计的保护范围，应区分不同情形：

第一种情形：如果外观设计专利权人在专利授权程序中，因权利有效性获得挑战而对其设计方案做出了修改，而外观设计专利侵权诉讼中的被诉侵权设计恰好是专利权人放弃的设计方案，则在适用禁止反悔原则时，可以直接认定被诉侵权设计与授权外观设计不相同，而未落入授权外观设计专利权的保护范围。

第二种情形：如果外观设计权利人只是对部分设计特征作出了修改，而外观设计专利侵权诉讼中的被诉侵权设计虽然包括授权外观设计放弃的设计特征，但其他设计特征与授权外观设计相同的情况下，就不能直接得出侵权判定结论。比如，外观设计权利人在专利授权程序中突出强调其与现有设计不相同的设计要点为A设计特征，该意见为审查员所采信；但在专利侵权纠纷中，被诉侵权设计不具有A设计特征，外观设计专利权人则陈述称在侵权比对中，A设计特征对整体视觉效果不具有显著影响。在该种情形下，则应当适用禁止反悔原则，认为该A设计特征对于整体视觉效果产生显著影响。但最终评判被诉侵权设计是否落入授权外观设计的保护范围，还是应当遵循“整体观察、综合判断”的比对原则。因此，禁止反悔原则只是对“整体观察、综合判断”原则的补充，而非对这一基本原则的否定。也即外观设计专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则是对外观设计专利权保护范围的限制，但通常不能直接得出被诉侵权设计是否构成侵权的结论，这应当就是外观设计专利与发明、实用新型专利侵权诉讼适用禁止反悔原则的关键区别。

注释：

① 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第620页。

② 同注1。

③ 程永顺：“浅议外观设计侵权判定”，载《知识产权》2004年第3期。

④ 《专利法》第二十七条规定：“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”表明外观设计的简要说明已成为外观设计专利申请的必要文件。

⑤ 国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年版，第77-78页

⑥ 当然，外观设计简要说明中设计要点所指设计是通常但不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。例如，对于汽车的外观设计，简要说明中指出其设计要点在于汽车底面，但汽车底面的设计对汽车的整体视觉效果并不具有显著影响。参见注5，第405页。

⑦ 德国律师Bernhard Geissie 对德国最高法院Formstein一案判决所作的评述，转引自注1，第620页。

⑧ 参见最高人民法院（2011）民提字第306号民事判决书。

⑨ 崔铮、张鹏：“《专利法》第33条的立法本意与法律适用探析”，载《知识产权》2011年第4期。