域外视角|浅析美国专利诉讼中的“本领域普通技术人员”
作者|王翊钧 黄胜 冉瑞雪 Einar Stole 美国科文顿•柏灵律师事务所
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美国专利制度中的本领域普通技术人员（下文简称“POSITA[1]”）与中国的本领域技术人员类似，都在专利制度中扮演着重要的角色。因此，具有美国专利利益的中国企业需要重视对POSITA的理解，并且关注与之相关的应诉技巧。鉴于此，本文提供了相关内容的初步介绍。
何为“POSITA”
相比于“不具有创造能力”[2]并且没有教育背景和职业的中国本领域技术人员，美国POSITA最独特的特点是可以具有一定的“普通创造能力” [3]。具体而言，《美国专利审查程序手册》（简称“MPEP”）对POSITA做出了具有一定“人格”属性的规定[4]，即，“POSITA是假想的人，假设其知晓在发明时（笔者注：AIA之后为有效申请日）的相关技术…具有普通的创造能力，而非机器”并且“在许多案件中POSITA能够将多个专利像拼图一样适配在一起”。
实务中，POSITA的水平通常（但非完全）由以下因素决定：（1）发明人的教育水平；（2）现有技术中遇到的问题类型；（3）这些问题的现有技术方案；（4）产生创新的快速程度；（5）技术的复杂度；和（6）该领域活跃工作人员的教育水平[5]。诉讼中，当事人往往会各自主张（例如通过专家证人）有利于己方的POSITA水平（包括教育、职业和创造能力等），然后通常由法官鉴于双方的主张来最终决定POSITA的水平，再以此为基础对权利要求进行解释，进而对其它专利性问题进行评估。
具体而言，除了影响权利要求解释之外，POSITA还是专利无效案件中显而易见性（obviousness）、新颖性（anticipation）、可实施性（enablement）、书面说明（written description）和确定性（definiteness）等专利性问题的判断主体；另外，其在专利侵权方面也可能起到决定性作用，例如作为侵权等同原则（doctrine of equivalents）的判断主体。笔者将在下文对这些角色逐一进行分析。
POSITA的角色
针对权利要求解释
权利要求是专利的灵魂所在，直接决定了专利权的范围，但是诉讼中当事双方对权利要求的解释往往会产生争议，且不同的权利要求解释又进而会带来一些其他争议，而这些争议的产生通常是因为双方审视权利要求的视角有所不同。可见，到底由谁来判断权利要求的意思往往对案件胜败具有决定性的影响。
在这个问题上，美国专利案件的基本规则是权利要求需要以假想的POSITA（而非法官、陪审团和专家）的视角来审视，从而确定词语的普通和常用含义（plain and ordinary meaning）[6]，这一点与中国实践颇为相似[7]。实务中，当事双方通常会以己方主张的POSITA的视角，借助专利说明书等内部证据或参考文献等外部证据来阐释争议词语的意思，主张对自己有利的解释，而哪种解释更为合理且更应被采纳需要以POSITA的视角判断。由此，POSITA的决定性作用可见一斑。
当然，对权利要求进行解释只是POSITA的基础角色，而在确定了权利要求解释之后，POSITA还会以多种不同身份影响专利诉讼的结果。
2.针对“显而易见性”
要研究POSITA的诸多角色，最有力的抓手是其在判断显而易见性中的作用。如上文提到的，不同于没有创造能力的中国本领域技术人员，POSITA往往被主张具有一定的主观创造水平。显然，该水平越高，POSITA就越容易“低估”专利技术的贡献，也就越倾向于否定非显而易见性。可见，在原则上，POSITA可能比中国本领域技术人员更倾向于低估发明高度和创造性。因此，实务中，专利权的攻守双方往往会针对该水平的设定进行激烈的较量。就此，Daiichi Sankyo Co. v. Apotex, Inc.,专利无效案[8]就是一个良好的例证。
该案涉案专利为Daiichi的US 5,401,741（下文简称“741专利”），其涉及治疗耳部感染而不伤害耳部的一种氧氟沙星药物。氧氟沙星是一种已知的旋酶抑制剂，而在741专利之前，现有技术文献Ganz就已经公开了同为旋酶抑制剂的环丙沙星具有相似的功效，因此Ganz似乎已经提供了指向741专利的教导和动机。但是，该现有技术文献还存在一个问题，就是除了教导了旋酶抑制剂的相关功效之外，还同时声明旋酶抑制剂“仅用于困难病例且仅由耳科医生使用”，这就要求POSITA在实现741专利方案时所具有的水平要高到足以“逾越”这样的“反向”教导。这也引发了本案的焦点问题，即，POSITA的水平应有多高，该水平是否足以应对“困难病例”并因此使得POSITA能够跨越反向教导的鸿沟，并实现741专利的方案。
对此，原审地区法院更倾向于专利权人Daiichi的主张，并将POSITA设定为普通的儿科或全科医师而非无效挑战方Apotex主张的耳科专业人员。其决定过程和理由如下：由于当事双方都仅仅就POSITA的水平提供了结论性的泛泛论述，地区法院的这一决定主要参照了过往的案例[9]。这些案例中认定的POSITA都是具有基本专业经验的非专科医生或研究者。地区法院认为在这一问题上，741专利不应有所区别，所以相似地认定该案的POSITA应为通科医生，其处于耳部感染“防御一线”，具有一般的药学知识。而这种低水平显然是不足以应对“困难病例”的，也就是说， POSITA会倾向于根据Ganz对旋酶抑制剂的反向教导而避免使用741专利的氧氟沙星。因此，地区法院裁决741专利有效。但是Apotex随即向美国联邦巡回上诉法院（下文简称“CAFC”）提起上诉，后者则推翻了这一观点，并将POSITA重新设定为更为专业的耳科医生、耳鼻喉科医生或耳鼻喉科学家。CAFC认为地区法院引用的案例中当事双方对POSITA水平并不存在争议，但是该案则有很大分歧，所以地区法院对案例的援引是不妥的。因此，CAFC最终参照发明人的教育水平（皆为耳科专业）等因素重新设定了POSITA，确定其应为耳科专业人员，因而能够处置“困难病例”，也使得POSITA对氧氟沙星等旋酶抑制剂的选择和使用不再有困难。基于此，CAFC裁决741专利因显而易见而无效。
可见，案件当事双方应积极、有效地主张对己方有利的POSITA水平，因为其可能对显而易见性乃至专利有效性的判断具有重大影响。
3.针对侵权的“等同原则”
除了决定显而易见性，POSITA的另一常见角色是判断等同原则下的专利侵权（或称等同侵权）。
历史上，建立等同侵权原则的原因如下：美国专利法创立初期只存在字面侵权，而美国法院在司法实践中认识到字面意思往往过度限制了权利要求的范围，破坏了专利权人的利益，从而逐渐通过法官造法的方式确立了等同侵权原则，将权利要求的范围适度扩大到字面以外但实质等同的范围。判定等同侵权的主要标准是“功能-手段-结果（function-way-result）”法，即，需要判断被控侵权产品或方法与权利要求是否：（1）发挥实质上相同的功能；（2）使用实质上相同的手段；和（3）实现实质上相同的结果[10]。而实务中，以上条件需要以POSITA的视角进行判断。Steve Stumbo v. Eastman Outdoors, Inc., Ameristep Corporation.专利侵权案[11]中CAFC为等同侵权的裁决树立了标准。
该案涉案专利为原告Stumbo的US 5,628,338（下文简称“338专利”），其要求保护一种具有垂直缝状开口的便携且可折叠的狩猎屋或狩猎隐蔽物，而被控侵权产品采用了不同的三角形开口。就此，原告主张该区别的功能、手段和结果与338专利实质上相同，进而主张等同侵权。对此，被告Eastman Outdoors并不同意，并且主张被控侵权产品的三角形开口带来了比338专利的垂直缝状开口更优的结果，即，更加安全。作为回应，原告主张这与“等同”的判断无关，因为338专利的着眼点并不是安全性问题。
对于该争议，CAFC的最终裁决支持了被告的观点（等同侵权不成立），并且指出“在如338专利中那样，专利的权利要求和说明书中未提到权利要求限定的结果（笔者注：此案中为安全性）时，我们应该转向POSITA”。也就是说，CAFC树立了以POSITA的视角判断是否实质相同的标准。回到本案，CAFC认可了被告方总工程师的宣誓（declaration），即，“POSITA会总结出338专利的垂直缝状开口和Eastman Outdoors被控侵权产品的三角形开口在手段和结果上实质不同”。事实上，该案中POSITA的水平就是参照该总工程师对POSITA的解读确定的，因为正是该总工程师的誓言展示了：（1）在手段方面，被控侵权产品产生大三角开口，进出时无需弯曲支架，而338专利则必须弯曲支架才能产生开口；（2）在结果方面，被控侵权产品的三角襟给携带枪支和装备的猎人提供了更宽的进出通道也因此更为安全。也就是说，该誓言先行证明了手段和结果上存在实质不同，使得被告在“等同”判断上处于证据有利的地位。相比之下，原告的不足之处在于其专家没有提供能与之匹敌的证言，原告也“未就338专利的垂直开口如何产生基本相同的结果提供哪怕一个针对性证据”。鉴于此，CAFC更认同被告的主张，并最终认为等同侵权不成立。
以此案为例，可以看出POSITA的水平以及该水平的举证证明在等同侵权的判断中是不可忽视的。
4.针对“确定性”
根据美国专利法第112条第2段，“专利说明书应当…特别指明且明确描述申请人认为是其发明的内容”，这是美国专利法中对确定性的具体规定，但历史上，确定性最大的问题是由于语言的局限性，确定性的判断标准本身反倒是“不确定”的，直到美国最高法院在Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.,专利侵权/无效案[12]中明确了相对严格的标准，而其中POSITA同样起到了决定性作用。
该案涉案专利为Nautilus的US 5,337,753（下文简称“753专利”），案件的焦点在于其权利要求1中的术语“彼此以间隔关系( in spaced relationship with each other)”是否具有确定的含义。最初，原审地区法院否认了其确定性并因此裁决该专利无效，后案件被上诉到CAFC，而CAFC对确定性秉持的标准是权利要求是否 “可解释（ amenable to construction ）”且不是“无法解释地模糊（ insolubly ambiguous ）”。基于该标准，CAFC认为该术语是可以解释的（即使在解释前可能有歧义），满足了确定性要求并因此将案件发回重审。对于此结果，专利权人Nautilus不服并进一步上诉到了美国最高法院。
美国最高法院认为CAFC的标准过低，且会给下级法院造成困惑，确定性的探究取决于POSITA在专利申请时的理解，而非法院在事后对情况的审视[13]，仅以权利要求不存在“无法解释地模糊”就容忍不严密性（imprecision）会减损确定性要求的通知公众的功能并且造成了阻碍创新的“不确定地带”。[14]
鉴于此，美国最高法院进一步严格了确定性的标准，即，如果POSITA不能以“合理的明确性(reasonable certainty)”来解释权利要求，则权利要求无效，并且确认了以下三重要求：（1）确定性要在POSITA的视角下评估；（2）权利要求应鉴于专利说明书和审查历史解读；和（3）确定性要在专利申请的时间衡量。美国最高法院强调了专利并非是表述给律师的，甚至通常并非是表述给大众的，而是表述给POSITA的。这也意味着对专利权人的要求是比较高的，即，不能仅满足于在权利要求中遗留有歧义的概念并在产生争议后再进行事后的解释，而是要让POSITA在阅读权利要求时就能得到明确的技术方案。基于该标准，美国最高法院最终认为753专利的“间隔关系”没有为POSITA传达合理的确定性，并撤销了CAFC的判决。
以美国最高法院的这一标准来看，专利审查员、专家、律师或法官的解读均不能取代POSITA作为确定性判断主体的地位。由此可见，POSITA不但会影响显而易见性和等同侵权的判断，还会影响到确定性的判断，实践中应予以权衡考量。
5.其他影响
如上文所述，POSITA在很多其它方面也具有影响力。例如针对新颖性，在某些隐含的“固有（inherent）”特征未被现有技术直接公开的情况下，这些特征是否可以被合理预期到并进而影响到新颖性是由POSITA的视角判断的[15]。同样，说明书内容是否具有充分的书面说明[16]并且是否具有可实施性[17]也是由POSITA决定的。鉴于此，实务中专利诉讼当事人应该综合考量对POSITA水平的主张。
启 示
鉴于以上内容，笔者为关注美国专利诉讼的中国企业提供以下建议：
诉讼中应平衡性地主张POSITA的水平，而非一味提高或降低该水平。在专利诉讼中，侵权与无效主张往往是共存的，无效主张中往往又涉及多种理由，而POSITA的认定可能会对以上主张和理由带来多重影响，所以在诉讼中应该综合考量POSITA水平高低所带来的得失。举例而言，针对显而易见性，挑战专利有效性的企业往往希望提高POSITA的水平，以使得专利变得更为“浅显”（专利权人则相反），但是如果无效理由还包括确定性、书面说明等问题，一味提高POSITA水平又有可能是不利的，因为POSITA的水平越高，具备的知识越多，对专利信息的准确和完整性要求就越低。因此，在主张POSITA水平之前应该先判断己方多个主张和理由中哪一个对自己更有利，哪一个更为重要，哪一个更有说服力，综合取舍后再权衡性地决定主张多高的POSITA水平。
诉讼中应该重视对所主张POSITA水平的举证证明。诉讼中当事人通常会主张自己期望的POSITA水平，因此也需要对自己的主张进行举证证明，而实务中这一点有时会被疏忽。例如上文等同侵权的案例中，尽管法院最终以“简易判决”维持了不侵权判决[18]，但是其理由中特别提到了原告Stumbo“未就338专利的垂直开口如何产生基本相同的结果提供哪怕一个针对性证据”。笔者认为，这一观点反映出法官通常会等待涉案双方主张并证明各自关于POSITA视角的立场，并在权衡考量后做出决定，但在这一环节上，原告显然不如被告专业，且显得准备不充分（特别是没有有力的专家证言），进而导致原告在POSITA会如何看待涉案专利这一问题上处于明显劣势，造成法官认为该案没有真正的争议。可以想象，如果原告对等甚至更有力地证明了（例如，通过专家证人）自己在POSITA视角上的不同立场，而非泛泛而谈，那么法官可能会认定此案存在争议而放弃“简易判决”并转向进一步的调查，乃至给出完全不同的裁决。
（作者声明：本文仅代表作者本人观点，不代表任职单位立场）
注释：
[1]Person of ordinary skill in the art或Person having ordinary skill in the art。
[2]参见《审查指南》（2017）第2部分第4章2.4。
[3]参见MPEP第2141节，
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html
[4]相关背景参见KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)案，其建立了著名的“Graham-TSM显而易见性判定标准”。
[5]参见Envtl. Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983)，该案为POSITA水平的认定提供了指导性但并非排他性的标准。
[6]参见Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312 (Fed. Cir. 2005) (en banc)，此规存在例外，例如，专利权人在说明书中明确地重新定义了词语。
[7]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容”。
[8]501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007)
[9]例如，Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc., 347 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003)和Eli Lilly Co. v. Teva Pharmaceuticals, 2004 WL 1724632 (S.D. Ind. July 29, 2004)等。
[10]Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 336 U.S. 271 (1950)
[11]508 F.3d 1358 (2007)
[12]134 S. Ct. 2120 (2014)
[13]…the definiteness inquiry trains on the understanding of a skilled artisan at the time of the patent application, not that of a court viewing matters post hoc
[14]To tolerate imprecision just short of that rendering a claim “insolubly ambiguous” would diminish the definiteness requirement's public-notice function and foster the innovation-discouraging “zone of uncertainty”
[15]案例可参考Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985)。
[16]参见MPEP第2163节，https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html
[17]参见MPEP第2164节，https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.html
[18]简易判决（summary judgement）通常只适用于案件主要事实不存在真正争议的情况。
