从判决看惯用手段直接置换的判断方法

今年4月22日，最高人民法院发布了2020年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例，其中，知识产权行政案件中“爱立信电话股份有限公司与国家知识产权局、华为技术有限公司发明专利权无效宣告请求行政纠纷案”[[i]]入选50件典型知识产权案例，该案的焦点问题在于授权专利是否满足专利法第22条第2款规定的新颖性，特别涉及新颖性评判中“惯用手段的直接置换”的判断方式。

对于“惯用手段的直接置换”的含义及具体判断方式，在《专利审查指南2010》中并未进行详细解释，仅给出了一个例子：“对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。”因此，“惯用手段的直接置换”的判断标准一直处于较为模糊的地带，缺乏清晰的操作方式；为此，笔者查阅了近几年以来最高人民法院、北京市高级人民法院以及北京市知识产权法院等法院的相关判决，希望能从判决中提炼出一定的判断原则及方法。

一、立法本意

《专利法》第22条第2款中规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。被授予专利权的发明或者实用新型应当具备新颖性，这是专利制度的性质所决定的，其立法目的，就在于防止将已为公众所知的技术批准为专利[[ii]]。

对于新颖性的具体判断方法，只有当一项权利要求中记载的所有技术特征都被单独一项现有技术公开，才能得出该权利要求不具备新颖性的结论；但是，并不要求现有技术公开的内容与权利要求请求保护的内容以完全相同的方式记载，《专利审查指南2010》中即规定了“惯用手段的直接置换”的情形。对于为何认为这样的方式也是缺乏新颖性的情形之一，北京知产法院的判决中有如下表述：“如果权利要求相较于对比文件存在区别特征，但是该区别特征是所属领域惯用手段的直接置换，而且该区别特征在其所适用的技术领域、所解决的技术问题以及所实现的技术效果方面与对比文件相应的技术特征并无差异，即该区别特征不足以使权利要求相较于对比文件具备专利法新颖性意义上所谓的‘新’的特质，因此权利要求仍不能因其具有相较于对比文件的区别特征而具备新颖性，这就是在新颖性审查中设置‘惯用手段的直接置换’的主要目的。”[iii]

二、判断原则

按照新颖性审查原则的要求，通常将一项权利要求与一份对比文件单独对比，评判权利要求与对比文件公开的技术方案是否实质上相同，本领域技术人员根据两者的技术方案是否可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，这就是通常所称的新颖性“四相同”条件。当权利要求与对比文件相比满足“四相同”条件时，则认为权利要求不具备新颖性。

对于“惯用手段的直接置换”而言，其判断归根结底是新颖性的判断；也就是说，要求相关的技术手段为相同技术领域的“惯用手段”，“置换”前后的手段能够解决相同的技术问题、具有相同的预期效果。同时，对“置换”的要求为“直接置换”，由于“直接置换”以对比文件公开的技术方案为基础，那么，就需要判断“是否可以直接进行置换，而不需要对组成技术方案的其它部分作出适应性改变，也不会对其它部分产生不同的技术影响；置换后产生的技术效果是否相同。如果置换涉及的相关技术手段不属于本领域用于解决同一技术问题而惯常采用的技术手段，或者置换需要对组成技术方案的其它部分作出改变，或者置换对其它部分产生了不同的技术影响，或者置换后产生的整体技术效果改变，则一般不应认定这种置换属于惯用手段的直接置换。”[iii]也就是说，在判断“惯用手段的直接置换”时，也应当采取整体性的判断原则，要将对比文件的技术方案作为整体进行考虑，考虑替换前后技术方案能够实现的技术效果是否发生变化；同时，也要将技术手段作为整体进行考虑，不能简单的将技术手段割裂为技术特征，忽略技术特征之间的相互关联性。

三、判断方法

以下通过一个案例，来说明“惯用手段的直接置换”的判断方法。

涉案专利（ZL201320029046.7）涉及一种新型气动水膜喷射机构，为一种应用于喷水池的喷水装置。独立权利要求1如下：

■  1、一种新型气动水膜喷射机构，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）上设有缸体（2），所述缸体（2）底端两侧分别设有无压进水管（3）和进气管（4），所述无压进水管（3）通过法兰连接有止回阀（5），所述进气管（4）连接有压进气系统（7），所述缸体（2）顶端通过法兰连接有异径管（8），所述异径管（8）顶端连接有接头（9），所述缸体（2）内顶端穿过接头（9）和异径管（8）设有中心体整流系统（10），所述中心体整流系统（10）包括中心整流柱（11），所述中心整流柱（11）顶端连接有曲线端盖（6）。

图1 涉案专利附图

对比文件1（CN203044223U）公开了一种水膜喷射装置，并具体公开了：

■  如图1-9所示，包括底座1，所述底座1上设有缸体2，所述缸体2下部两侧分别设有进水管3和进气管4，所述进水管3通过法兰连接有止回阀5，所述进水管3通过止回阀5连接有压进水系统6，所述进气管4连接有压进气系统7，所述缸体2顶端通过法兰连接有异径管8，所述异径管8顶端连接有接头9，所述缸体2内顶端穿过接头9和异径管8设有中心体整流系统10，所述中心体整流系统10包括中心整流柱11，所述中心整流柱11顶端连接有喇叭端盖12；所述进水管3和进气管4对称设置在缸体2下部两侧且距离底座1高度一致；所述喇叭端盖12、中心整流柱11、接头9、缸体2和异径管8均同轴安装。

图2 对比文件1附图

通过比较本专利的权利要求1与对比文件1公开的技术内容，可知，两者之间的区别在于：本专利权利要求1中缸体底端设置的进水管为无压进水管3，无压进水管3通过法兰连接有止回阀5；而对比文件1中缸体底端设置的进水管3通过止回阀5连接有压进水系统6。那么，我们需要判断的就是：将对比文件1中公开的与有压进水系统连接的进水管，替换为“无压进水管”是否属于“惯用手段的直接替换”。

如果单从技术特征来看，无压进水及有压进水均为本领域常用的两种供水方式，与之相应的无压进水管及有压进水管是进水管的惯用形式，将有压进水管替换为无压进水管应当属于“惯用手段的直接替换”。但是，这样的分析方法仅仅聚焦于技术特征本身，而没有将技术特征置于技术方案整体之中，得出的结论并不合理。

本专利背景技术部分记载了：现有技术中普遍采用的水膜装置动力均为传统的潜水泵动力，喷射速度慢，同时，由于传统喷头结构的限制，水型的流态差，观赏性差；也就是说，本专利要解决的技术问题有两个，一个为改进水型流态，另一个为提高喷射速度。根据说明书的记载：“当使用时，由无压进水系统给缸体2注水，通过有压进气系统7给装置供气，当电磁阀12打开后，高压气体以极高的速度在装置缸体2内爆发，缸体2内部的水在高压气体的挤压下，迅速向喷口喷射。”根据上述记载可以看出，本专利采用无压进水系统，并配合有压进气系统7，实现提高喷射速度的效果。而对比文件1中采用的即为本专利背景技术中提及的有压进水系统，无法解决提高喷射速度的技术问题。

根据以上分析可以看出，本专利与对比文件1之间的区别虽然仅在于进水管连接有压设备还是无压设备，但是，有压设备或者无压设备与进水管连接之后，与有压进气系统相互配合，能够实现不同的技术效果；也就是说，替换前后的技术方案两者属于相同的技术领域，但是解决的技术问题、实现的技术效果均不相同，因此，不属于惯用手段的直接替换。

在本案的判决中也指出：“本专利权利要求1与对比文件1中为水膜喷射装置供水的方式不同，对比文件1未公开无压进水管的技术特征，两者的工作原理和采用的技术手段并不相同，从而导致两者的技术方案实质上存在区别。因此，对比文件1并没有公开本专利权利要求1的全部技术特征，权利要求1相对于对比文件1具备新颖性。”[iii]

四、小结

从以上案例可以看出，“在判断是否‘惯用手段的直接置换’的过程中，至少需满足以下要件，一是相关技术手段为本领域惯用的技术手段；二是相关技术手段的置换属于‘直接置换’。”[i]在遵循上述步骤的基础上，有以下几点需要特别注意：

■  （1）以上的判断均要以本领域技术人员为判断主体，并且特别需要关注的是，本领域技术人员应当站在申请日这个时间点上进行判断；

■  （2）在判断是否为惯用技术手段时，要基于技术问题进行判断，也就是说，要判断技术手段是否为解决某一技术问题的惯用技术手段；比如，螺钉、螺栓都是用于固定的常用技术手段，但螺钉、螺栓在用于调节松紧时可能不是常用手段；

■  （3）在判断是否为直接置换时，需要考虑技术特征之间的关联性，能够置换的技术手段要相对比较独立完整，置换不需要与之配合的其他技术特征做出适应性调整；

■  （4）要把技术方案整体能够解决的技术问题、能够实现的技术效果的比较贯穿整个判断过程，置换前后，技术方案作为整体能够解决的技术问题、实现的技术效果应该相当。

参考文献：

[[i]] 爱立信电话股份有限公司等与国家知识产权局专利复审委员会其他二审行政判决书，北京市高级人民法院（2019）京行终513号

[[ii]] 专利法详解，尹新天，知识产权出版社，2011年3月

[[iii]] 北京中科恒业中自技术有限公司与国家知识产权局一审行政判决书，北京知识产权法院（2017）京73行初4282号