关于《商标法修订草案（征求意见稿）》的解读与思考建议（上）

作者 | 李宇 北京金诚同达律师事务所合伙人

编辑 | 布鲁斯

2023年1月13日，由国家知识产权局起草的《商标法修订草案（征求意见稿）》（下称“《商标法修订草案》”）正式向社会各界公开征求意见，这是我国商标法的第五次修改，本次修订草案涉及众多程序和实体内容的重大调整，自公开之日起就引起了专家、企业和服务机构等从业人员的广泛关注和讨论，本文从实务工作者的角度出发，结合《商标法修订草案》主要变化内容谈几点理解和思考建议。

一、程序性问题

（一） 商标授权确权重大程序调整，旨在提高商标审查效率，强调注册商标的使用，以及为依职权启动行政监管程序提供了法律依据

《商标法修订草案》为缩短商标审查周期新增并调整许多程序性规定，比如取消不予注册复审程序、商标异议公告期由3个月缩短为2个月、侵害他人在先权利/权益的商标可申请移转的程序。2023年2月22日国家知识产权局在例行新闻发布会上提到[1]，目前商标平均审查周期保持在4个月、一般情形的商标注册周期稳定在7个月，未来商标异议审查周期将进一步压缩在10个月以内、商标质押登记确保1个工作日办结，这些都是强调审查提质增效、助推企业发展的重大利好举措。

此外，本次《商标法修订草案》还新增许多加强行政监管的程序，比如初审公告撤销程序[2]、使用情况说明及可能的被撤销、注销程序等，笔者梳理本次《商标法修订草案》中涉及的主要程序变化后形成如下关于商标授权确权新程序流程图。

程序上目前还有以下两大亟需解决的问题：

1.  初审公告撤销程序的审理时限目前尚无规定，从数量上看新增程序更多集中在依职权启动的部分，未来如何对依职权启动程序的审理进行约束以便给申请人、权利人明确的可预期性是值得关注的问题。

2.  对于连续注册满5年，未履行主动使用情况说明义务，经通知后仍未说明的将导致注册商标被注销，这种依职权注销的情形明显与权利人主动注销或期满未续展的注销情况不同，但目前尚未规定对该程序企业可采取的后续救济程序，这对企业的权利影响重大。

关于《商标法修订草案》的说明在“确立禁止重复注册的基本原则”部分提到，本次修改参考物权法的“一物一权”原则，强调注册商标“一标一权”的价值导向。笔者认为注册商标专用权并非仅为一种使用权，其含有所有权的属性，申请人在商标授权确权程序中可能会几经波折（承担时间、金钱的投入以及结果不确定性风险的压力）方获得注册商标专用权，是否使用理应是企业的权利，所以对注册商标的注销应当更加慎重，尤其在依职权启动注销程序时，故建议至少对该程序增加恰当的后续救济程序。

（二） 新增商标侵权纠纷的多元化解决机制，以及商标侵权公益诉讼程序

《商标法修订草案》第七十四条新增商标侵权纠纷的多元化解决机制，变化后的争议解决路径和流程如上，主要包括：企业可以根据协议约定通过仲裁程序解决；对于侵权行为定性问题，在调解之外新增可以请求行政裁决的程序，同时将行为定性、赔偿数额争议、调解的解决部门由“工商行政管理部门”调整为“知识产权管理部门”；对于达成协议的调解，可以请求法院进行司法确认。本次新增的侵权纠纷多元化解决机制将有助于企业更好的解决纠纷。

该条第五款是对确认不侵权之诉的规定，比较遗憾的是没有明确操作标准，建议后续在商标法或司法解释中参考《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定（“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”）确定立案受理条件。

二、 实体问题

（一）修改了商标申请要素兜底内容的表述，为未来可注册要素预留了更多空间，同时禁用/无法获得注册的规定有新增和变化

1. 关于可注册要素的变化

现行《商标法》规定的商标申请注册要素为“文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合”，《商标法修订草案》将“等”修改为“或者其他要素”。

一方面这种修改总结和回应了过去司法案件中存在的争议，如红底鞋商标行政案件中，在认定单一颜色商标的可注册性时有观点认为“等”仍然应当受限于现行商标法明确规定的可保护要素，单一颜色商标不属于我国商标法保护的要素，所以红底鞋限定位置单一颜色商标不应被核准注册，最高人民法院在再审裁定[3]中认为“虽然本案诉争商标的标志构成要素不属于商标法第八条中明确列举的内容，但其并未被商标法明确排除在可以作为商标注册的标志之外，国家知识产权局认为其不属于商标法第八条保护之商标类型无法律依据”；

另一方面也为未来新技术、新商业模式可能出现的新要素可注册性预留了足够的空间，比如数字人、气味商标等。从目前其他国家和地区已明确规定气味商标具有可注册性但获准注册的气味商标数量较少的实际情况，以及笔者的代理实务经验看，即便新要素具有申请注册商标的可行性，短期内其显著性等的审查标准仍具有一定难度和挑战，有待审查指南或实践的进一步明确。

2. 关于禁用、无法获得注册情形的变化

1） 禁用

《商标法修订草案》第十五条新增两项关于禁用标志的新内容，虽然该条规定的是“不得作为商标使用”，但根据《商标法修订草案》第十五条和四十四条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》（下称“《反法司法解释》”）等规定，结合笔者实务经验来看，该条规定实际是指既不得作为商标申请注册、也不得作为商标使用、更不具有作为标识权益保护的正当合法基础。

对于第（五）项新增关于“重要传统文化符号名称及标志” 的禁用性规定，需要企业重点关注，因为很多企业经常会结合中国传统文化进行品牌宣传活动等，企业日后如何合规使用和保护涉传统文化符号名称及标志的标识将是一个绕不开的问题。

此外，《商标法修订草案》第三十七条新增针对初审公告的撤销程序，其针对的内容也仅为第十五条规定的禁用标志，所以企业商标申请前准确评估是否属于第十五条的情形显得尤为重要，如果商标申请电子系统能在申请人提交申请时通过弹窗提醒等方式明确提示禁用标志，尤其是第（五）项规定的禁用标志（因为我国历史悠久，中华民族传统文化更是源远流长、博大精深），不仅有利于在前端及时制止禁用标志的商标申请行为、节约审查资源，而且也将节约企业商标申请的成本、有助于提高企业申请注册的可预测性。

2） 关于是否可通过使用获得显著性，进而获得核准注册或保护的变化

《商标法修订草案》第十六条对本身缺乏固有显著性，是否可以通过使用获得显著性进而申请注册商标的适用情形规定作出调整，“仅有本商品的通用名称、图形、型号、技术术语”不再享有通过使用获得显著性，进而取得注册商标专用权的可能性。

即便如此，根据现行《反法司法解释》第五条的规定“商品的通用名称、图形、型号”虽然本身缺乏区别商品/服务来源的显著性特征，如果经过使用获得显著性，并具有一定的知名度，仍然可以请求获得反法的保护，2022年11月22日发布的《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》并未修订《反法司法解释》前述规定的内容，可见即便《商标法修订草案》做了调整，其仍具有获得反法保护的可能性。

笔者推测未来《商标法》和《反不正当竞争法》关于前述内容的规定可能会达成统一。

（二）驰名商标由认定改为确认的表述进一步强调其并非一种荣誉，而驰名商标跨类保护不再仅受限于注册商标凸显了本次修订“重使用”、“强保护”的特点

1. 驰名商标保护制度的正本清源

2014年《商标法》第十四条首次新增“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”的规定，旨在强调驰名商标不是一种荣誉，而是一种商标保护的规定，本次《商标法修订草案》第十条和第七十九条将过去认定驰名商标的表述改为驰名商标的确认有利于该制度的正本清源，强调该制度只是在发生争议时对为相关公众所熟知的商标提供的一种特殊保护制度。

2. 驰名商标跨类保护适用范围的扩大、反淡化认定的差异

《商标法修订草案》第十八条三款在“申请注册”行为之外新增对“使用”行为的规制，这使得驰名商标保护制度的立法更加完善；此外，更重要的变化为驰名商标跨类保护不再受限于注册商标，未注册驰名商标同样可以获得跨类保护，这使得驰名商标的保护范围扩大。《商标法修订草案》第十八条第三款新增关于驰名商标反淡化保护的规定，首次出现“广大公众所熟知的驰名商标”的表述，从字面意思上理解“广大公众”的要求应高于“相关公众”，而过往实务中通常认为第二款规定的误导公众包括第三款规定的反淡化情形，故此推测本次新增的第三款内容似乎预示对反淡化的适用和认定更严。

我国现行商标法体系中关于注册驰名商标的跨类保护和未注册驰名商标的类似商品/服务保护制度主要是为了满足《TRIPS协定》的要求和执行《巴黎公约》的义务，《商标法修订草案》对于驰名商标不区分是否注册均予以跨类保护的突破一方面与本次修法“重使用”、“强保护”的特点、强调回归“注册为了使用”的制度本源相一致，有助于加大驰名商标保护力度，另一方面也为顺应我国即将加入的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的规定，似乎也考虑了未来互联网、数字空间等无国界的特点，但这种突破性规定将可能导致标识的无国界垄断是否符合我国目前企业经济发展的实际情况仍需进一步综合考量，尤其目前我国商标申请注册的基本原则仍然为申请在先，建议至少在条文中强调保护的对象要求“在中国为相关公众所熟知”。

《商标法修订草案》第七十二条是关于侵权行为的规定，而第十八条是关于涉驰名商标的申请注册行为和侵权使用行为的规定，从条文的体系设置上可以进行整合，尤其可以将第十八条所涉三款内容进行整合。

未完待续

注释

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/n_wKOVSv44p71v1qn6UvmA。

[2] 仅在涉及《商标法修订草案》第十五条禁用标志时适用。

[3] （2019）最高法行申5416号。

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