欧盟法院最新判例：只有商标所有人承担证明其商标真实使用的责任

作者 | 郑友德 华中科技大学知识产权与竞争法中心

编辑 | 丁格

根据《欧盟商标指令》第16条，在完成注册程序之日起五年内，商标所有人未将该商标在成员国在其注册的商品或服务上真正使用，或者连续五年期间暂停使用，该注册商标将会被撤销。可是，如何证明商标被真实使用，或许是一项极具挑战性的工作。当商标被不规范使用时尤其如此。在这种情况下，可能很难找到充分的和合适的证据。同时，证明商标未被真正使用可能更加困难：如何提供不存在的东西的证据呢？

但这是否意味着，如果其竞争对手因该商标未被使用而要求撤销商标，那么他只需提起撤销诉讼？是否还需要出示某种证明，即撤销诉讼的申请人提供他为确定该商标未被真实使用而进行的市场调查？这些问题在欧盟法院最近对 Globus 诉 Maxxus 案的裁决中找到了答案。

一、案件背景

Globus是一家德国公司，于1996年在德国专利和商标局注册了“MAXUS”文字商标和由同一文字组成的图形商标，分别用于《商品和服务国际分类尼斯协议》第1至 9类以及第11类和第34类商品上。

2019年11月28日，另一家德国公司Maxxus以Globus未使用商标为由，诉请德国萨尔布吕肯地方法院（Landgericht Saarbrücken）撤销以上两个注册商标。

Maxxus诉称，Globus在过去五年中没有使用这些商标。为此，Maxxus进行了包括Globus网站在内的在线调查。通过该网站的内部搜索工具，在搜索“Maxus”一词时显示了两个结果，其指向一家与 Globus 有关联的公司在 Freilassing（德国）经营的饮料店。但是，从网上调查可以看出，该公司销售的饮料并非带有MAXUS商标，而是第三方制造商的其他商标。Maxxus 聘请的侦探机构在相关商店从事的调查证实了这一点。

Globus 反驳说，它曾使用这两个商标来维权。Globus 在辩护中对这些商标没有真实使用提出异议。

萨尔布吕肯地方法院指出，在因不使用而撤销商标的诉讼中，根据德国联邦法院（BGH）的判例法，应区分陈述责任（Darlegungslast) 与举证责任。前者要求申请人有义务以证实的方式陈述旨在证明未使用该商标的事项。为此，申请人应该利用自己的资源进行调查，以确定商标所有人是否以维权方式使用系争商标。由于申请人通常不了解商标所有人的业务流程，因此商标所有人可能承担“次要”陈述责任。商标未使用的举证责任则由申请人承担。

萨尔布吕肯地方法院认为，BGH在2020年10月22日法拉利案 (C-720/18 and C-721/18, EU:C:2020:854, paragraph 82)的判决中裁定，根据《欧盟商标指令》第12（1）条的含义，证明商标已被“真实使用”的举证责任属于商标所有人，故BGH关于举证责任的判例法不再成立。然而，BGH认为，成员国法是否可以继续将陈述责任转向申请人的问题尚未解决，该问题必须得到肯定的回答。

萨尔布吕肯地方法院为此解释了德国法中陈述责任与举证责任之间的区别。陈述责任要求一方当事人在其陈述中尽可能具体，如不履行该义务，就有可能败诉。德国程序法还对被告施加了陈述事实的次要责任。各方都必须在各自的活动范围内进行市场调查。这些不同的责任和义务有别于举证责任。陈述事实责任与举证责任的差别在于，各方必须就其已知的或可以通过合理努力进行研究的事实提交意见书。

萨尔布吕肯地方法院表示，欧盟法律，特别是《欧盟商标指令》并不排除将陈述事实的责任交给申请撤销未使用商标的一方。通过权衡有关各方的利益，则可证明承担这种责任的正当性。在撤销未使用商标的诉讼中，申请人有义务尽可能核实被告是否已将其商标用于真实使用。只有进行了这类市场调查并确定其结果之后，才要求被告披露其商标的使用情况(萨尔布吕肯地方法院可能认为商标所有人对其商标在市场上的使用情况视为其应该保护的商业秘密 --- 本文作者注)。由于在以未使用为由提起的撤销商标诉讼中并不涉及特殊的法定利益，故任何人均可要求商标所有人披露其对其商标使用情况，进而导致严重的滥诉风险。申请人可以要求相关商标所有人放弃商业秘密，并在必要的市场调研中付出相当大的努力，以证明其商标的真实使用。

由于《欧盟商标指令》并不适用于与撤销未使用商标申请相关的成员国法律程序，因此萨尔布吕肯地方法院认为，BGH于2020年10月22日做出的法拉利案判决，并不排除申请人承担BGH所设想的陈述事实的责任。

在这种情况下，萨尔布吕肯地区法院决定中止诉讼程序，并将以下两个问题移交欧盟法院作出初步裁决：

“欧盟法、特别是《欧盟商标指令》第16条(“商标使用”-- 详见上述)、第17条(“未使用作为侵权诉讼抗辩”规定，商标所有人有权禁止使用标志，但仅限于在提起侵权诉讼时，商标所有人的权利应根据第19条未被撤销。若被告请求，商标所有人则应提供证据，证明在起诉之日之前五年内，该商标已按照第16条的规定，在其注册的商品或服务上进行了真实的使用，并构成诉讼理由，或者具有未使用该商标的正当理由，前提是在起诉之日完成该商标注册程序的时间不少于五年。)和第19条(“未真正使用构成撤销理由”规定，1. 如果商标连续五年内未在成员国注册的相关商品或服务上真正使用，且不存在未使用的正当理由，则该商标应予撤销。2. 在五年期限届满至提出撤销申请期间，商标已经开始或恢复真正使用，任何人不得主张撤销商标所有人的权利。)，是否应被解释为意味着这些条款具有禁止解释成员国程序法的效力：

(a)在民事诉讼中，以未使用为由诉请撤销成员国注册商标的申请人，是否应承担陈述事实责任而非举证责任；和 

(b)是否要求申请人在承担陈述事实责任时，

– 申请人尽可能就被告未使用商标提出事实陈述；和

– 为此目的，申请人是否应以与撤销成员国注册商标诉求和相关商标特定性质相适应的方式从事市场调研？”

二、判决要点

（欧盟法院2022年3月10日作出）

欧盟法院首先驳回《欧盟商标指令》第16条和第17条（涉及侵权诉讼中将商标未使用作为抗辩事由）与回答上述两个问题相关的说法。欧盟法院反倒认为，主要问题是申请撤销未使用商标的申请人是否须提交得以证实的以支持其申请(包括提供某种市场调研)的意见书。 

欧盟法院回顾说，《欧盟商标指令》第17条规定的举证责任基本上不构成成员国权限范围内的程序规定。

其次，欧盟法院指出：

“商标所有人证明该商标真实使用所依据的原则，实际上只是应用常识和程序效力的基本要求。该系争商标的所有人最适合举证支持其商标已被真正使用的诉求。”(判决书第35段)

同时，这并不意味着没有适用于撤销商标申请的标准，欧盟法院遂判定：“的确，申请人在特定程序中不必承担举证责任的事实，并不一定免除其在申请中提供完整陈述其诉求所依据事实的义务。”(判决书第37段)

“然而，《欧盟商标指令》第19条表明，依此规定申请撤销商标是因为申请人主张其商标所有人没有真正使用该商标。申请人的这种主张，性质上不适于做更详细陈述。” (判决书第38段)

关于德国国家法律的规定，欧盟法院认为这“超出了”仅仅陈述事实的义务，并且部分地将商标未使用的责任置于申请人。欧盟法院重申，这与 BGH关于法拉利案的明确裁决背道而驰。

欧盟法院还解决了仅简略证明其申请的申请人可能滥用撤销诉讼的问题。欧盟法院认为，有足够的程序性措施阻止申请人这样做：

“这些程序性措施包括能够做出规定，以未使用为由提出的撤销申请，明显不可受理或明显没有根据，则可被立即驳回，抑或若申请人的主张被驳回，可责令其支付系争商标所有人产生的费用。也可以要求申请人支付诉讼费。从法院文件中可以清楚地看出，Maxxus在本案中必须支付这样的费用。”(判决书第43段)

因此，欧盟法院在回答萨尔布吕肯地方法院提出的以上问题时认为：“《欧盟商标指令》第19条必须被解释为排除适用成员国的程序性规则，后者在有关撤销未使用商标申请的程序中，要求申请人就商标所有人可能使用该商标进行市场调查，并在可能的范围内提交经证实的意见书支持其申请。”（判决书第46段）

欧洲法院还认为，萨尔布吕肯地区法院提出的关于申请人只是为了获取商标所有人的商业秘密而提起撤销诉讼的论点，并无依据。证明商标被真实使用的证据最终必须与其在市场上的使用有关。因此，它不涉及纯粹的企业内部信息，也不构成商业秘密。(判决书第44、45段)

三、简评

欧盟法院的上述判决在实践中具有非常重要的意义，它从司法上明确了民事诉讼中的一个重要问题，即在有关申请撤销未使用商标的诉讼中，商标所有人必须承担具体的举证责任和陈述责任。原因在于，商标所有人最终最适合获取商标实际被真实使用的证据。尤其是在对商标进行有限（但最终充分）使用的情况下，不能苛求申请撤销未使用商标申请人必须提供商标被真实使用的完整证据。

但是，这项裁决并不意味着现已向轻率的和投机性的撤销商标诉求敞开大门。欧盟法院明确表示，申请人并没有被免除陈述完整事实作为撤销诉求依据的义务。此外，欧盟法院确认，成员国法院可以用各种方式惩罚滥用撤销未使用商标诉求的行为。

（图片来源 | 网络）