当“三步法”邂逅“其他因素”

作者 | 宋献涛 王慧娴  乾成律师事务所

编辑 | 布鲁斯

引  言

在我国，专利创造性的评价，无一例外都是以现有技术证据作为发力点，适用“三步法”得出结论[1]。权利人的防守策略主要是挑战对比文件的公开内容和技术启示，偶尔搬出“其他因素”，例如商业成功、预料不到的技术效果等。当“三步法”邂逅“其他因素”时，是“三步法”的王者权威不容置疑，还是以“其他因素”为鉴而校准或调整“三步法”原有的结论，甚至在“三步法”的每一步中都要考虑“其他因素”？

去年世界知识产权日，最高人民法院公开审理（2021）最高法知行终119号案（以下简称119号案），聚焦“三步法”和“其他因素”的关系，年底作出判决对此进行了精辟的分析和深刻的说理，经提炼后成为《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2021）》第11条（创造性判断的直接证据与“三步法”的关系）和第12条（创造性判断中对预料不到的技术效果的考虑）。

本文由此切入，通过对比中美欧的实践异同，探究创造性判断中“三步法”与“其他因素”的精妙关系，抛砖引玉，期待方家斧正。

一、中美欧如何对待“其他因素”

（一）中国

“其他因素”在我国语境下主要包括四种情形：发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果以及发明在商业上获得成功。对此，1993年《审查指南》的用语为“参考性判断基准”，2001年改称“辅助性审查基准”，2006年和2010年又改为“判断发明创造性时需考虑的其他因素”。从用词的微秒变化中，难以捕捉到专利审查机关对“其他因素”的观点变化。

关于“其他因素”的适用，现行《专利审查指南》规定：

“发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。”

但实务中，对于什么条件下“应当”考虑“其他因素”以及如何考虑，缺乏明确的操作标准，审查员往往从严把握或不予考虑，最终结果就是，由于“其他因素”综合认定专利具有创造性的案件屈指可数。

（二）美国

1966年美国最高法院在Graham案中明确了审查专利创造性的基本框架：

（1）确定现有技术的范围和内容；

（2）确定权利要求与现有技术之间的区别；

（3）确定本领域普通技术人员的水平；

（4）其他因素（secondary considerations），如商业成功（commercial success）、长期存在但未解决的问题（long-felt need）、他人的失败（failure of others）等。

作为显而易见或非显而易见的判断指标（indicia），这些其他因素可能具有关联性（relevancy）。[2]

美国专利审查指南（MPEP）中对“其他因素”的考虑也有明确的规定：对于及时提交的宣誓书或声明，若属于关键性或预料不到的效果、商业成功、长期存在但未解决的需求、他人的失败、专家的怀疑等，审查员在判断是否显而易见时必须考虑。联邦巡回上诉法院（CAFC）在 Stratoflex v. Aeroquip案中指出，“在判断创造性的过程中必须始终考虑源自其他因素（secondary considerations）的证据。”[3]

（三）欧洲

欧洲专利审查指南（EPO Guidelines）中“其他因素”（secondary indicators）包括：

1、可以预料的变劣（predictable disadvantage）/非功能性修改（non-functional modification）/任意选择（arbitrary choice）；

2、预料不到的技术效果（unexpected technical effect; bonus effect）；

3、解决了长期存在但未解决的技术问题（long-felt need）或取得了商业成功（commercial success）。[4]

欧洲专利局上诉委员会针对“其他因素”的适用，观点如下：根据上诉委员会的既有判例法，《欧洲专利公约》第56条基于现有技术进行的创造性评价是不可替代的。存在“其他因素”的情形下，综合考虑现有技术总体情况和所有其他重要因素，通常可以表明是否具有创造性，但不一定总是如此。在案件存疑时, 即当对现有技术教导的客观分析不能提供清晰的结论时,“其他因素”才有用武之地。“其他因素”只是创造性评价中的辅助考虑因素（auxiliary considerations）。[5]

（四）小结

纵观中美欧的规定和实践，难免产生两个疑问：“其他因素”是不是secondary（辅助性/次要性）？是在创造性评价过程中考虑还是在得出结论后考虑？

我国《审查指南》没有明确何时考虑“其他因素”，其表述从最初的“参考性判断基准”到后来的“辅助性审查基准”，再到最终的“其他因素”，用词的微秒变化，似乎是在刻意淡化或模糊其地位。这些，似乎给了裁判者更大的自由裁量权。

相比而言，美国的用词secondary considerations和欧洲的用词secondary indicators都明确表达了其他因素的辅助性地位。在美国，“其他因素”作为Graham四个要素之一，在评价创造性过程中始终都应加以考虑（must be taken into account whenever present）；而欧洲专利局认为一开始并不考虑“其他因素”，只有在现有技术教导存疑的情况下才考虑“其他因素”，看它能否拨云见日。

欧美这种考虑的时机差异，是否有本质区别？美国MPEP第2145条规定，“只要存在与其他考虑因素有关的证据，就必须予以考虑；但是，它并不一定能控制关于显而易见性的结论……如果认定显而易见的初步结论足够强，其他因素的证据不能阻止显而易见的最终结论”[6]。可见，如果涉案专利相较于现有技术明确属于显而易见的情形，“其他因素”无法力挽狂澜，只有在初步结论不够强的情况下“其他因素”才可能产生不同的最终结论。所以，笔者认为，不论是美国一开始就考虑“其他因素”，还是欧洲在存疑时才考虑“其他因素”，他们的最终结果是相同的，中间过程和阶段性成果未必公之于众。

二、119号案的亮点

97121280.5号专利涉及检索结果智能推送技术，权利要求1如下：

一种由多个用户使用的计算机适配系统，所述系统包括 ：

一数据库，用于存贮用户输入的要约数据；

一要约创建程序装置，用来在数据库中为每个用户输入的要约创建一个实体并把所述要约存贮于其中；和

一检索引擎，用于将由一个用户输入的需求与其它用户的存贮在该数据库中的要约进行比较和适配，其中所述需求包括多个元素作为检索判别式，每个所述元素被分配有一个表示重要性的权重，从而每个适配结果具有一表示所述用户的满意程度的检索得分，并且返回所述适配结果给该用户。

权利要求3进一步限定检索引擎根据各适配结果相应的得分来进行适配结果的整理和排序，权利要求4进一步限定只将具有在预定满意程度之上的检索得分的适配结果返回给所述用户。

天猫、工商银行和苹果公司分别请求宣告涉案专利无效。国家知识产权局36402号无效决定支持了请求人的意见，认为：

证据A4公开了一种用于商品或服务的代理的计算机辅助系统。权利要求1保护的方案与证据 A4相比区别在于：证据 A4中将检索判别式中包括的多个元素分为“必须具有的”和“想具有的”，其中“必须具有的”元素不具有权重，仅对“想具有的”元素分配权重，并且在存在太少命中的情况下，可以将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素。而本专利权利要求1中是直接将检索判别式中的每个元素都被分配权重，即不区分“必须具有的”和“想具有的”，相当于全部元素均为“想具有的”元素。权利要求1相对于证据A4实际解决的问题是简化对检索元素进行权重分配的处理方式。证据 A4虽然将各元素分为“必须具有的”和“想具有的”，仅对“想具有的”元素进行加权处理，但就其检索方法中在具体针对“想具有的”元素所进行的加权处理的搜索方法中，所实现的手段以及达到的效果都与本专利所实现的手段和效果并无不同，均是为了实现一种非精确化的检索，以实现为用户提供可能满足其需求的要约的最大信息量。并且证据A4还公开了在判定为存在太少命中的特定情况下，也可以将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素进行检索处理。因此，为了在检索操作时对检索元素的权重分配实现简化处理，本领域技术人员在证据A4公开内容的基础上容易想到，可以不对检索判别式中包括的各个元素区分“必须具有的”和“想具有的”，而是直接将检索判别式中的每个元素都视为“想具有的”元素进行处理，由此既简化了处理方式，亦不会影响为用户提供可能满足其需求的要约的最大信息量的处理效果。上述区别特征属于本领域技术人员在证据 A4公开内容的启示下容易想到和实现的，属于公知常识，并没有使得该权利要求的技术方案具有意料不到的技术效果。

权利人不服，上诉主张涉案专利与证据A4相比具有四个预料不到的技术效果：

一是简化输入，窗口极限分布带来用户平等；

二是简化权重，元素极限分布带来知识平等；

三是简化需求，要约极限分布带来需求平等；

四是简化检索，信息极限分布带来数字平等。

2021年4月26日，最高人民法院知识产权法庭副庭长郃中林亲自挂帅，全网直播，公开审理本案，可见对本案所涉及法律问题的高度重视。

在判决书中，最高人民法院将“三步法”归为“逻辑推演工具”，将“其他因素”归为“经验推定工具”。最高人民法院认为，逻辑推演工具实质是通过还原发明场景、模拟发明过程，以本领域技术人员视角对技术方案是否显而易见作出的逻辑推演，而经验推定工具考虑的“其他因素”属于直接证据，应基于直接证据与技术方案本身的对应性或因果关系，对是否显而易见作出经验推定。

在最高人民法院看来，“三步法”具有普适性，而“其他因素”仅在几种典型情形下能够适用，当二者偶遇时，原则上，对于同一技术方案的创造性问题，从逻辑角度和经验角度的分析应当殊途同归。不一致的情形一般有两种：

一是“三步法”认定具备创造性，但并不存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，或者虽然存在创造性直接证据但其与有关区别技术特征缺乏对应性或者因果关联；

二是“三步法”认定不具备创造性，但存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，且其与有关区别技术特征具有对应性或者因果关联。

对于第一种情形，最高人民法院一针见血地指出，技术方案的创造性未必来源于经验推定因素，故不具备经验推定因素不足以否定技术方案的创造性，可以直接基于“三步法”结论认定技术方案具备创造性。

对于第二种情形，最高人民法院不认为“三步法”的结论是绝对真理，而是认为其他因素出现时需要回头看并复验三步法。根据有关直接证据的不同，复验的重点也会有所不同：技术方案解决了长期技术难题、克服了技术偏见、获得了商业上的成功的，要重点考察“三步法”分析中，是否未充分考虑技术发展的阶段性和局限性进而错误判断了结合启示；技术方案取得了预料不到的技术效果的，则要重点考察是否错误认定了区别技术特征的技术效果，进而错误归纳了技术方案实际要解决的技术问题。如果复验结论是原先基于“三步法”的分析有误，则实现了分析结论的校准；如果复验结论是原先基于“三步法”的分析无误，则有必要再次审视，关于创造性直接证据的认定，及其与区别技术特征的对应性和因果关系认定是否有误，以及是否存在其他难以基于创造性直接证据认定创造性的情形。

基于上述分析，最高人民法院在裁判要旨中总结出：

原则上，当“三步法”结论是技术方案具备创造性时，无需再审查有关创造性直接证据；当“三步法”结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论，作出判断。

上述判词让人想起霍姆斯大法官的那句名言，“法律的生命不在于逻辑，而在于经验”。但最高人民法院的表述和说理又前进了一步，既尊重审查员的技术背景和专利逻辑，又基于法官的法律思维和证据意识，强调了经验和直觉的重要性。

119号案与欧洲判例有异曲同工之妙。欧洲是在存疑的情况下才考虑“其他因素”，我国则是在三步法得出“不具有创造性”的初步结论时，采用“其他因素”进行回头看和复验，之所以如此，在于通过考虑“其他因素”对“三步法”的过程和结论再次验证、校准，可以作出更全面准确的判断，尤其是在可能作出不利于权利人的结论时，跳出上帝视角，站在芸芸众生的层面，将“其他因素”纳入考量范围。

疑难案件的思考过程并非一蹴而就，三步法逻辑推演出的结论，未必就是最终结果。攻防两方的证据往往指向不一致甚至矛盾的事实，裁判者需要通盘审视、反复斟酌和权衡取舍，最初的结论有可能被正向证据确认，也可能被反向证据修正或推翻。外界只看到最终结论，却看不到裁判者内心的纠结，以及他们的思维在最初结论和最终结论之间来回穿梭摇摆：既要避免严重的逻辑错误，又要防止大家朴素的认知和直觉被彻底颠覆，让逻辑与经验和平共处。透过119号案判决书，我们看到了“三步法”偶遇“其他因素”时裁判者走过的心路历程，一方面可见司法监督不再停留于浅水区，而是对行政决定的创造性评述提出了更加精细化的期待，另一方面可见法院对专利实践性的重视，这有利于识别和保护高价值专利，激励真正的创新应用。

三、进一步的探讨

虽然我国《审查指南》明确规定了四种“其他因素”，但是并未明确各种因素的适用规则和判断标准，这带来了一系列的问题，主要表现为：第一，权利人基于“其他因素”进行举证的随意性和盲目性，例如主张专利克服了技术偏见，仅仅通过提供相关检索报告等少量证据，试图证明普遍认知的改变；第二，法院与国家知识产权局不轻易认可这方面证据，通常以权利人提供的证据“不足以证明……”为由而不采信“其他因素”的直接证据。

对此，笔者有如下粗浅见解。

（一）商业成功

我国《审查指南》规定：当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。

实践中，权利人可能提供行业报告、市场宣传资料、财务营收等证据证明商业成功，但此类证据通常不太可能载明专利权利要求的技术特征，因此，裁判者经常以证据不足以证明技术特征与商业成功之间的因果关系、无法排除非技术因素影响等理由来否定商业成功的存在。

笔者认为，技术特征与商业成功之间的因果关系有时根据经验法则或所见所闻是可感知的，例如共享单车、共享充电宝、扫描支付等，发明的技术特征直接导致商业成功，不能理解为发明的技术特征是商业成功的唯一因素或最主要原因，世界上没有哪个专利仅靠技术就能笑傲市场，必然要配以营销等手段，但这不能否定专利技术的重要作用。正如崔国斌教授所讲，商业成功与技术创造性之间的联系，需要经过多层的假设和推导才能够建立起来。[7]

在(2012)行提字第8号案中，最高人民法院持相对严格的标准，推翻了北京市高级人民法院关于商业成功的观点，具体认为，成功与否应当由该发明或者实用新型所代表的技术或产品相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。

美国商业成功的案例相对多一些，主要源于理念和举证责任的不同。CAFC认为，权利人提出商业成功证据之后，只需认定或推定专利技术与商业成功证据有联系（请注意，用词是nexus，不是证据关联性用词relevance）即可，反对方应举证证明商业成功是专利技术之外的因素（unclaimed features or extraneous factors other than the patented invention）导致的，而不能仅仅口头反驳。[8]

商业成功的情况比较多样化，例如，专利技术被纳入行业标准，算不算商业成功？总之，笔者认为，不宜采用过于机械严苛的标准，导致权利人举证变成不可能完成的任务，制定对权利人友好且务实的规则，就是激励和保护创新。

（二）预料不到的技术效果

按照《审查指南》的规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。

关于如何对预料不到的技术效果进行举证，119号案判决书指出：首先，有关证明责任应当由权利人承担，其至少应当证明存在预料不到的技术效果，且该预料不到的技术效果来源于有关区别技术特征；其次，预料不到的技术效果认定中的判断时点应当是申请日或者优先权日，比对基准应当是最接近现有技术而非现有技术整体，判断主体应当是本领域技术人员；最后，预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进对象，换言之，其应当构成技术方案选择的重要考量或者重要目标。

最高人民法院认为，专利权利人主张本专利权利要求1所限定的技术方案因取得了简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等预料不到的技术效果而具备创造性，其应就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任。对上述技术效果及其与区别技术特征的对应关系，专利说明书中没有明确具体的记载，权利人在本案行政审查阶段和一审期间均未提出此主张，只是在上诉理由和二审庭审中才提出有关主张，但并未举证证明其所主张的简化输入、简化权重、简化需求、简化检索技术效果确实存在，更未能够证明所谓的技术效果与最接近的现有技术相比达到了本领域技术人员不可预料的程度，其上诉所称的预料不到的技术效果仅系其单方陈述，其未能提供充分证据加以证明。

最高人民法院特别指出，如果某一技术方案是解决技术问题的必然选择，即便有关技术效果难以预料，该技术效果也仅为本领域技术人员均可作出的必然选择的副产品，其不能成为必然选择技术方案的创造性来源。笔者猜测，这是指三步法第三步中技术启示非常清晰明确的情形，对应于欧洲专利局所讲的would情形，此时三步法的结论并无存疑，所以不能靠技术效果难以预料来补救，不需要回头看，相反，如果考虑，就可能会出现严重的逻辑错误。

即使说明书中有记载，预料不到的技术效果也存在难以证明和难以认定的问题。例如，在左旋奥硝唑手性药物专利纠纷案[9]中，一审法院认为，左旋奥硝唑与消旋奥硝唑之间毒性的差异是本领域技术人员基于常识能够合理预期的，并不属于预料不到的技术效果，而国家知识产权局及南京圣和公司在二审程序中主张，左旋奥硝唑和外消旋体在活性相当的前提下，二者的毒性有较大的差异，超出了本领域技术人员的一般预期，取得了预料不到的技术效果。最高人民法院对此不予置评，笔者认为主要原因是难以且没必要正面回答，因为在适用三步法即可明确得出具有创造性结论的情况下，没有必要纠结专利是否具有预料不到的技术效果，此时考虑技术效果是否预料不到，可能加分，但不是必须要考虑的因素，在增加复杂性的同时对结论没有实质性影响。

在运用三步法无法得出明确结论的情况下，技术效果达到何种程度才能被认定为预料不到，仍然非常困难。例如，对于图形界面交互类的发明专利，其本质是提升用户体验度，这往往难以量化，即使能够量化，也不太可能实现倍数增长或者数量级增长。所以，预料不到的技术效果的认定有必要区分领域和具体技术。

（三）克服技术偏见

实务和学理上对证成技术偏见的要求十分严格、证明标准很高，例如欧洲专利局认为技术偏见的成立需要具备普遍性，特意选择一些对比文件或者学术文章并不能代表大家的普遍认识。

2021年9月国家知识产权局作出的51924号决定要点指出：技术偏见，是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果本领域技术人员对于解决特定技术问题的技术手段的认知并未达到普遍偏离客观事实的程度，则不能认为这种认知构成了技术偏见。

在笔者看来，既然技术偏见是一种普遍的认知，那就不是有限次样本的举例所能够证明的。相比而言，只要找到一篇对比文件把涉案专利比下去，就可以证明其不具有创造性。所以，权利人在实践中想要证明“克服技术偏见”，是几乎不可能完成的任务，其检索到的任何反证都是片面和有限的，这就好像一个人在清华西南门看到几百只乌鸦，不能得出天底下所有鸟都是黑色的结论。

鉴于此，笔者认为，“克服技术偏见”没有实际的适用价值，如果发明真的克服了技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，其肯定与其他技术手段产生了协同效应，或者取得了商业成功，否则不可能仅靠复古而获得创造性。欧洲审查指南并未将“克服技术偏见”与其他三项相提并论，值得我们注意和思考。

（四）长期存在但未解决的技术难题

长期存在但未解决的技术难题，同样存在举证难的问题，多长时间算是长期？权利人有限次样本的举证，不敌审查员或请求人一篇解决相同技术难题的对比文件。

笔者认为，如果一项发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题，其必然准确识别出了该技术难题的根本原因（root cause），并对症下药地设计出了解决方案或者发现了某现有物的新用途可用于解决该问题。既然人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题现在被该发明解决掉了，其自然是从无到有的创举，技术效果应当是预料不到的，或者说很容易取得商业成功。

鉴于此，笔者认为，解决了长期存在但未解决的技术难题，与克服技术偏见一样，从举证和认定的角度来看是十分困难的，应转化为三步法中的某一步或商业成功或预料不到的技术效果，否则难以找到独立的生存空间。

余  论

119号案，正如权利人在庭审中所讲，不管结果如何，都是中国知识产权的一场胜利。专利创造性评价体系下三步法邂逅其他因素的情景获得了空前的关注，而最高人民法院借此机会交出了一份漂亮的判决，大家看到了“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，而不是“秀才遇到兵，有理说不清”。

或许，在强调高价值专利及其运用的今天，确有必要在考虑发明构思和其他因素的情况下深度检讨和重构三步法的审查理念和举证规则。

注释

[1] 创造性被否的案例中，均为直接适用三步法得出结论；创造性得到认可的案例中，绝大部分是直接适用三步法得出结论，有极少数是修正适用“三步法”，例如，2019年度专利复审无效十大案件之五，“餐馆服务系统”发明专利权无效宣告请求案，在确定区别特征后整体比较专利和现有技术的发明构思，合议组认为，发明专利技术方案与证据1公开的技术方案属于完全不同的发明构思，二者解决的技术问题、采用的技术手段以及实现的技术效果迥异，无法从证据1公开的技术方案中得到技术启示或指引。

[2] See Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)

[3] See MPEP 716.01(a) Objective Evidence of Nonobviousness

[4] See Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2022 version, Part G-VII,10.

[5] See Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office，Ninth Edition，July 2019

[6] See MPEP 2145, Consideration of Applicant’s Rebuttal Arguments

[7] 崔国斌：《专利法原理与案例》，北京大学出版社，2016年2月第2版，第302页。

[8] 最新案例为自动驾驶激光雷达专利纠纷案，案号为2020-2070和2020-2072，判决日2022年2月4日。还可参见全地形车专利纠纷案，案号为2016-1807和2016-2280，判决日2018年2月9日。

[9] （2020）最高法知行终475、476号

（图片来源 | 网络）