拍案说法 | 商标侵权判定中需考虑个案的历史因素

——天津鹦鹉乐器有限公司诉北方国际集团天津同鑫进出口有限公司、天津市森德乐器有限公司侵害商标权及不正当竞争案

作者 | 史凡凡 胡浩  天津市第二中级人民法院

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裁判要旨

在商标侵权案件中，应以法律和法理作为裁判的依据，但同时，也需要考量相关案件事实形成的历史原因和发展的过程，及争议的现状，从案件实际出发，坚持诚实信用原则、公平原则，正确划定商标权的权利边界，以实现裁判结果的公平。

关键词

商标侵权  历史因素

当事人

原告：天津鹦鹉乐器有限公司

被告：北方国际集团天津同鑫进出口有限公司

被告：天津市森德乐器有限公司

基本案情

1962年1月22日，原中国轻工业品进出口公司天津分公司经商标局核准注册第40540号“鹦鹉 PARROT”商标，核定使用的商品为第65类西乐器、口琴、电子琴等，主要用于出口案外人天津市乐器厂生产的手风琴。后该商标转让给天津文教体育用品进出口公司，2004年9月14日转让给被告北方同鑫公司。2017年5月，该商标被认定为“天津市重点培育的国际自主品牌”。该商标在国外20多个国家进行了注册。经查，被告北方同鑫公司系天津市文教体育用品进出口公司通过企业转制成立的企业，北方同鑫公司对于涉案两个鹦鹉商标注册、使用的历史背景情况均清楚。

1979年10月31日,案外人天津市乐器厂经商标局核准注册第119207号“鹦鹉 YINGWU”商标，核定使用的商品为第65类手风琴、提琴。该商标于2004年9月14日从天津市乐器厂转让至原告鹦鹉公司名下。2008年5月，“鹦鹉 YINGWU”商标被认定为“天津市著名商标”。2009年6月，原告鹦鹉公司的“鹦鹉乐器”，被认定为“津门老字号”，后被国家商务部认定为“中华老字号”。2011年11月，该商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。

由于工贸双方就注册同一商标的使用问题在1990年前后经常出现争议，国家工商行政管理局曾发布工商（1990）165号《关于解决工贸双方注册同一商标的意见》规定了工贸双方商标权的归属原则。1990年12月19日，国家工商行政管理局发布工商（1990）422号《关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》规定：“一、外贸企业拥有出口商品商标专用权，只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用，不得用于内销商品生产和销售，也不得擅自许可他人在内销商品上使用；工业企业拥有内销商品商标专用权，不得擅自用于出口商品。二、外贸企业需要将出口商品转内销，或工业企业需要将内销商品转外销时，双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可，超越自己商标专用权范围使用商标的，属于侵犯对方商标专用权行为，应比照《商标法》第三十九条的规定予以处理。”上述两文件均于2004年废止。

多年间，天津市乐器厂和天津文教体育用品进出口公司针对两个“鹦鹉”商标的使用争议不断，直至2000年11月1日签订了《关于解决鹦鹉牌商标确权问题的协议》，主要内容为：1、由天津文教体育用品进出口公司续展“鹦鹉 PARROT”商标，天津市乐器厂续展“鹦鹉 YINGWU”商标。2、天津市乐器厂出口本厂生产的手风琴，可以长期无偿使用天津文教体育用品进出口公司的“鹦鹉 PARROT”商标。3、天津文教体育用品进出口公司原则上不在国内销售“鹦鹉 PARROT”商标的手风琴，并在同等条件下优先考虑收购天津市乐器厂的手风琴产品供出口。4、双方依法签订“鹦鹉 PARROT”牌商标使用许可合同。许可使用期间自2001年1月1日起至2003年2月28日止。

2017年1月13日，北方同鑫公司与森德公司签订《商标使用许可合同》，森德公司获得的在手风琴上使用“鹦鹉 PARROT”的许可。原告鹦鹉公司发现森德公司在淘宝网上销售“鹦鹉 PARROT”牌手风琴，并“中华老字号”称号进行宣传，故提诉讼请求判令北方同鑫公司不得在国内自行销售及许可他人销售“鹦鹉 PARROT”手风琴；森德公司不得在国内销售“鹦鹉 PARROT”手风琴；二被告共同赔偿经济损失100万。

法院裁判

天津市第二中级人民法院经审理认为，原告鹦鹉公司自2004年通过继受取得案涉“鹦鹉 YINGWU”商标专用权，通过精心培育，知名度不断提升，之后曾获评天津市著名商标、津门老字号、驰名商标、中华老字号，在国内乐器领域享有较高的知名度和美誉度，对该商标应提供较高强度的法律保护。在案涉事实环境下，由于历史原因造成在相同商品类别上又同时存在“鹦鹉 PARROT”注册商标的情形，故有必要对两个鹦鹉商标的权利界限给予公平划分，以有利于权利人商标权的有效行使和维护，并兼顾社会公众的权益保护，更好发挥注册商标的效能。

因此本案侵权与否的判定需根据商标法的宗旨和原则，综合判断“鹦鹉 PARROT”牌手风琴国内销售行为是否损害了“鹦鹉 YINGWU”商标标识商品来源的功能及承载的商誉，并结合案涉两商标的形成背景、历史使用沿革等因素予以综合考量。

从商标的功能来说，商标首先是能够将一个企业的商品或者服务同其他企业的商品或者服务区别开来的标志。消费者通过这种标记，识别或者确定该商品的生产者、服务的提供者。商标的最基本功能就是区分商品或服务的来源。同时，商标也是生产、经营者所使用的创立信誉、保持信誉的一种重要手段，商标中体现了商标所有人辛勤积累的智力成果，是商标权人对其商品质量、品质的保证，承载着商标的商誉。

具体到本案而言，两个鹦鹉商标均属有效注册状态，是基于早期体制条件下形成的局面，即外贸企业注册“鹦鹉 PARROT”商标供生产企业出口使用，生产企业在国内注册“鹦鹉 YINGWU”商标在国内销售商品。两商标虽存在英文PARROT和拼音YINGWU的区别，但商标的主体鹦鹉图案和中文，以及整体构图完全相同，以相关公众对商品商标的一般称谓习惯，对两商标称呼亦完全相同，因此两商标属于极尽近似又极易混淆的标识。在当时的历史背景下，由于两鹦鹉商标的商品载体均来自天津市乐器厂，社会各个层面亦是作为同一商标、相同品质商品看待，只是因国内、国际销售地域不同，体现在贴附的商标标识不同。

随着社会主义市场经济的逐步推进，商品进出口制度的变化，生产企业取得商品进出口权，工贸双方的矛盾日益显现，经国家相关部门不懈协调，曾形成生产企业天津市乐器厂与出口企业天津文教体育用品进出口公司就两鹦鹉商标的使用协议，天津文教体育用品进出口公司原则上不在国内销售“鹦鹉 PARROT”牌手风琴，同等条件下优先考虑收购天津市乐器厂的手风琴产品供出口。虽然表面看来天津市乐器厂只是将“鹦鹉 YINGWU”商标转让给原告鹦鹉公司，但承载于“鹦鹉 YINGWU”商标的商品品质保证等商誉亦由鹦鹉公司承继。当然，如果原告鹦鹉公司受让该商标后，商品质量出现较大下降，引起消费者对“鹦鹉 YINGWU”手风琴失去信任则另当别论。但恰恰原告鹦鹉公司在取得商标权后的社会评价有所提升，之后几年中连续被认定为天津市著名商标、津门老字号、中华老字号、驰名商标，企业规模不断扩大，并进一步成为国内手风琴行业龙头企业，相关公众已将“鹦鹉”牌手风琴与原告鹦鹉公司建立起唯一对应联系。在此背景下，市场上再行出现相同称谓品牌、且商标标识基本相同的“鹦鹉 PARROT”牌手风琴商品，则会误导相关公众，误认为该“鹦鹉 PARROT”牌手风琴与“鹦鹉 YINGWU”牌手风琴系出同源，或生产企业之间存在某种特定联系。

被告北方同鑫公司作为天津文教体育用品进出口公司的转制企业对两个鹦鹉商标产生的历史背景、两个鹦鹉商标手风琴长期形成的销售地域格局有较深了解，对原告“鹦鹉 YINGWU”商标知名度和美誉度亦属明知。在“鹦鹉 YINGWU”商标已形成辐射全国的高强度知名商标的情况下，北方同鑫公司应本着尊重历史沿革、增强出口商品竞争力的态度，进一步发挥其国际知名品牌优势拓宽海外市场。虽然国家政策鼓励如“鹦鹉 PARROT”商标等国际知名品牌开发国内市场，但“鹦鹉 PARROT”商标的情况有别于其他知名品牌，其所采取的开发国内市场方式即自行或许可他人国内销售必然触碰鹦鹉公司“鹦鹉 YINGWU”商标权利界限，割断相关公众对“鹦鹉”商标与原告鹦鹉公司之间的唯一联系，形成市场出现若干家质量参差不齐的鹦鹉手风琴生产企业，并借用“鹦鹉 YINGWU”商标知名度和鹦鹉公司良好信誉混淆消费者的选择和判断，侵夺原告鹦鹉公司的市场份额，导致原告鹦鹉公司的商誉受损，因此被告北方同鑫公司自行或许可他人在国内销售的行为方式缺乏正当性。综合以上情节考虑，被告北方同鑫公司在国内自行销售或许可他人销售手风琴应属于违反《中华人民共和国商标法》第五十七条第七项“给他人的注册商标专用权造成其他损害”和《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第四项“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”规定的行为，侵害原告鹦鹉公司注册商标专用权，并构成不正当竞争。

鉴于被告北方同鑫公司国内自行销售和许可他人在国内销售“鹦鹉 PARROT”手风琴商品不具有合法性，被告森德公司在国内销售其制造的“鹦鹉 PARROT”手风琴商品亦足以使消费者产生混淆，且森德公司与原告鹦鹉公司作为同在天津市静海区注册经营从事多年专业乐器制造的生产企业，对原告鹦鹉公司的“鹦鹉 YINGWU”商标的知名度和美誉度应有相当的了解，虽然其使用的“鹦鹉 PARROT”商标是合法注册商标，但其对原告商标权权利范围亦应进行合理避让，其主观上具有放任混淆的心理态度，亦构成商标侵权和不正当竞争。

被告北方同鑫公司和被告森德公司应依法停止侵害原告鹦鹉公司的合法权益，并根据《中华人民共和国侵权责任法》第九条的规定，由北方同鑫公司对森德公司的直接侵权行为承担连带赔偿责任。关于本案的赔偿数额，因本案权利人的损失和二被告获得的利益均难以确定，双方亦未提供其他可供参考因素，故本院考虑案涉商标权的具体情况、历史背景、二被告的侵权情节以及原告为制止侵权行为的合理开支酌情确定赔偿200000元。

一审判决作出后，二被告向天津市高级人民法院提出上诉，请求撤销一审判决，驳回原告诉讼请求。天津市高级人民法院经审理后，判决：驳回上诉，维持原判。

案例注解

本案为由于我国经济社会发展的历史原因，导致了在相同商品上同时存在着两个基本相同的注册商标，而商标的权利主体又不同的典型案例。双方之间注册商标专用权权利界限的划分，对于维护诚信公平市场竞争秩序，促进社会经济的发展意义十分重要。

在计划经济时代，生产企业没有出口权，其商品要出口必须通过外贸企业。生产企业和外贸企业分别注册基本相同的商标，一个用于商品的国内销售，一个用于生产企业商品的出口。随着，我国社会主义市场经济的不断发展和完善，商品进出口制度的变革，生产企业和外贸企业双方之间注册商标专用权的矛盾不断凸显。在此类案件中，两商标均获得核准注册，均在有效期内，根据商标法的规定，商标权人分别依法享有的注册商标专用权均应受到保护。但一方制造、销售相同商品投放到市场上，即使在商品上标示了自己的商标，基于两商标在称谓、含义、图形等方面存在着高度的相似性，客观上必然会形成一方借用另一方商誉的搭便车行为，割断另一方与其商标之间唯一联系，混淆消费者选择与判断，损害另一方的商誉。这就导致商标权权利现状与法律规定之间相互矛盾的特殊现象。

生效判决在判定是否构成商标侵权时，既遵照商标法的原则和精神，又综合考量涉案两商标历史形成原因及历史使用沿革情况，对商标的权利界限给予公平划定。“一些商标争议是在历史发展过程中形成的，这一过程又是不规范、不完善的。如果抛开历史而理想化地以规范化的思路解决问题，会导致对于问题的解决不符合实际”。①

商标权利人在使用自身商标的同时，应遵循历史原因和现实状况，合理避让对方商标的权利范围，避免跨越权利界限。法院在进行裁判时，应在尊重历史沿革，依法维护历史形成的权利状态，在发挥各自商标效能并兼顾公众利益前提下，以实现公平合理的裁判结果。

注释：

① 孔祥俊：《商标法适用的基本问题》中国法制出版社2014年版，第199页。