特稿 | 禁止反悔原则适用中的几个问题

作者 | 李靖 

编辑 | 墨客

01

概述

禁止反悔原则是民法中诚实信用原则在专利领域中的具体体现，该原则是合理平衡专利权人与社会公众利益、避免专利权人出尔反尔、“两头得利”的重要手段。最高人民法院在2012年审结的中誉案中，对于禁止反悔原则的立法本意给出了明确的解释，即“诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持”[1]。

02

禁止反悔原则的法律依据

《专利法》中对禁止反悔原则并未给出明确的规定，最高人民法院于2009年出台的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下文简称解释一）第六条中规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

为了进一步规范禁止反悔原则的适用，最高人民法院于2016年出台了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（以下简称解释二），其中第十三条中规定：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

03

上述司法解释引申出来的问题及禁止反悔原则的适用条件

若要准确理解、把握解释一中第六条有关禁止反悔原则的规定，必须明确何为“放弃的技术方案”，由于解释一中并未对其进行明确的界定，导致在司法实践中有关“放弃的技术方案”的认定存在较大的争议。

解释二中第十三条引入了一种禁止反悔原则适用的例外，即限缩性修改或者意见陈述被“明确否定”，何种情况可以视为“明确否定”，解释二中亦未对其明确化，何为“明确的否定”同样是禁止反悔原则适用中的焦点问题。

从以上的两条司法解释中，可以总结概括出如若适用禁止反悔原则，需要满足如下的条件：（1）专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，对权利要求、说明书进行了修改或者意见陈述；（2）该修改或者意见陈述导致技术方案的放弃；（3）该技术方案的放弃行为未因“明确否定”而无效。只有同时满足上述三个条件，才会触发禁止反悔原则的适用。

04

禁止反悔原则在司法判例中的体现

“放弃的技术方案”的认定和何为“明确否定”是禁止反悔原则在实务操作中存在较大争议的两个点，由于篇幅的限制和该篇文章的撰写目的所限，难以在一篇文章中对上述问题作出详实的阐释。仅结合两个比较有代表性的案子，简略的展示司法系统有关“放弃的技术方案”的认定和何为“明确否定”的立场。

（一）中誉与上海九鹰之争[1]

如若要理解何为放弃的技术方案，恐怕难以绕过该案而不谈。该案历经上海市第二中级人民法院一审、上海市高级人民法院二审和最高人民法院再审，历时32个月，最终上海九鹰败诉，于2012年4月12日审结。

（1）基本案情

专利权人田瑜、江文彦于2008年2月13日就“一种舵机”获得实用新型专利的授权。2009年 2月10日，中誉公司与专利权人签订独占许可有效期至2017年4月 17日止的独占使用合同。中誉公司在德国纽伦堡国际春季玩具展览会上发现九鹰公司正在该展会上宣传一种型号为“FreeSpirit Micro NE R／C 210A”的航模所用舵机落入该专利权保护范围，遂向法院提起诉讼。

涉案专利授权公告的权利要求1-3为：“1、一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。2、如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。3、如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”

九鹰公司于2009年4月20日就涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会于2009年7月22日作出第13717号无效决定，宣告涉案专利的权利要求1-2，4-6无效，在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效。

该案的一个争议焦点为：涉案专利权利要求1、2被宣告无效，在权利要求3的基础上专利权被维持有效的情况下，是否会触发禁止反悔原则，进而导致等同原则被限制使用，也即涉案专利权利要求3中的技术特征“一条形的碳膜和银膜”是否与被诉侵权技术方案中的技术特征“镀金铜条”构成等同。

（2）一审、二审和再审法院的观点及立场

上海市第二中级人民法院一审中采信了知产事务中心于2010年3月16日出具的国科知鉴字[2010]09号《司法鉴定意见书》中的意见，一审法院认为本案等同侵权成立，本案最终以九鹰公司现有技术抗辩成立而告终。

上海市高级人民法院二审认为从属权利要求3被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，这实质上是修改权利要求1，在权利要求1记载的技术方案中增加了从属权利要求2和3记载的附加技术特征。涉案专利中的技术特征“银膜”，该具体的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。被诉侵权产品的技术特征g为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条”。尽管技术特征镀金铜条与技术特征银膜等同，但依据禁止反悔原则，由于除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案被视为是专利权人放弃了的技术方案，因此，以技术特征g与技术特征G（在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触）等同为由，认为被诉侵权产品构成等同侵权的结论不能成立。二审法院最终驳回中誉公司的上诉，维持原判。

中誉公司不服该二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院的主要观点可以概括为：（a）权利要求书中的每一项权利要求均是独立、完整的技术方案，不论权利要求是以独立权利要求、亦或从属权利要求的形式展现，权利要求书中的各项权利要求均有其独立的地位；（b）由于原独权中未包含该从权中的附加技术特征，原独权中缺少原始参照，不能因推定而对该附加技术特征适用禁止反悔原则。据此，最高人民法院认为对权3中的附加技术特征“银膜”仍然能够适用等同原则。最高人民法院作出终审判决，该案以中誉公司胜诉告终。

中誉与上海九鹰案中，最高人民法院明确了两个关键问题：第一：权利要求书中各个权利要求之间为各自独立的关系；第二：由于附加技术特征在原独权中缺乏参照，当包含该附加技术特征的权利要求以独权的形式出现时不会导致技术方案的放弃。

（二）曹桂兰等诉重庆力帆案[2]

该案的案情可谓是跌宕起伏，该案经南京中院一审、江苏高院二审，最高人民法院于2017年12月22日指令江苏高院再审本案。伴随无效程序，随后出现了分别由北高院作出的（2018）京行终6295号判决书和由最高人民法院作出的(2019)最高法行再268号判决书，最高人民法院最终认定权利人赖以维权的权1无效。江苏高院于2020年4月17日作出案号为(2018)苏民再47号的裁定书，由于权利人赖以维权的权1处于不稳定状态，南京高院参照适用“先行裁驳、另行起诉"司法解释的规定，撤销一审和二审判决，并驳回曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天的起诉。该案对理解“明确否定”有一定的指导意义。

“放弃可以细分为两个种类，即客观的放弃和法律意义上的放弃，只有法律意义上的放弃行为才会触发禁止反悔原则。实务中规定权利人需对被明确否定的主张负有证明责任，若举证不利可能导致适用禁止反悔原则。

（1）基本案情

主要涉及的技术特征：a：天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连，或者直接与同轴电缆匹配相连；b所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c：所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。

（ⅰ）涉案专利授权程序的相关事实

专利审查过程中，审查员基于对比文件1：CN1841843A，在第一次审查意见通知书中指出：“天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器输入端相连接”这种情况下的技术方案，对比文件1已公开“所述AM天线连接到AM放大电路231（相当于天线放大器），连接处必然为AM天线的信号输出端及放大电路231的信号输入端……，故不具备新颖性；与之并列的另一种情况是“天线信号输出端直接与同轴电缆匹配相连”，当天线接收到的无线电讯号足以实现较佳接收效果时则不需要连接至放大电路进行信号放大，此时直接连接至同轴电缆，这是本领域技术人员根据实际情况的需要而设定的，属于本领域的公知常识。同时还指出，权利要求2的附加技术特征是对无线电接收天线固定到天线外壳上的方式进行了限定，“注塑嵌装”及“固定卡装”都是本领域常用的锁固方式，属于本领域的公知常识”。

申请人在答复第一次审查意见的意见陈述书中指出：涉案专利与现有技术相比，在无线电接收天线以及天线信号输出连接方式等方面存在不同；申请人将权利要求2、4并入权利要求1，提交了经过修改的申请文件。

审查员在第二次审查意见通知书中指出：权利要求1包含两个并列的技术方案，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接；天线信号输出端直接与同轴电缆匹配连接。对于技术方案一与对比文件（CN1841843A）相比，区别在于天线信号输出端与天线放大器信号输入端之间通过天线连接元件相连，所述天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部。然而，通过连接元件来进行阻抗匹配是本领域的惯用技术手段，属于本领域的公知常识。在该对比文件的基础上结合上述公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。对于技术方案二，当天线接收到的无线电讯号足以实现较佳的接收效果时，不需要连接至放大电路进行信号放大，此时直接连接至同轴电缆，这是本领域技术人员根据实际情况的需要而设定的，属于本领域的公知常识，这种情况下，该权利要求也不具备创造性。针对“无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部”的技术方案，审查意见认为，对比文件公开了AM天线配设于鱼鳍状外盖21内侧的顶部，相当于涉案专利天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，而且“注塑嵌装”及“固定卡装”也都是本领域常用的锁固方式，属于本领域的公知常识。

申请人在答复第二次审查意见时，将技术特征c“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”加入权利要求1中。2012年5月23日，涉案专利被授权公告。

（ⅱ）涉案专利确权程序的相关事实

在无效程序中，专利权人有关技术特征a和b的观点与授权阶段的意见保持了一致。

专利复审委员会，最终认定涉案专利权具备创造性，具体理由为：“现有技术将AM天线和FM天线作分离式设计的技术手段与涉案专利特征c所述的无线电接收天线采用AM/FM共用天线的技术手段是相背离的。本领域技术人员面对现有技术存在的相反技术教导，在对比文件所公开的技术方案的基础上，无法获得将其与现有技术中使用AM/FM共用天线的技术手段相结合的技术启示，从而无法获得本专利权利要求1的技术方案”。

（2）涉案专利侵权程序中部分法院的观点

涉案专利的权利人在授权和确权阶段，对技术特征a和b的意见陈述是否导致适用“禁止反悔”原则，各级法院观点不一。

二审法院对明确否定所持的观点为：“明确否定”应当是以明示的方式做出“不予采信”的否定性意思表示，而不应当是推定。本案中，权利人对技术特征 a和b 作出的限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对技术特征a和b是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合“明确否定”的要求。

最高人民法院再审此案时，认为本案不应适用禁止反悔原则，具体理由为：“由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的上述相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见，不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段，不属于本领域的公知常识的结论，也不能得出“注塑嵌装”及“固定卡装”不是本领域常用的锁固方式，不属于本领域的公知常识的结论。在评价涉案专利具有创造性时，尽管无效决定将技术特征a、b作为区别特征予以了罗列，但技术特征a、b的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导，本领域技术人员不存在结合特征c“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”的动机，而使得涉案专利具有创造性的审查评判。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与“禁止反悔”原则防止权利人“两头得利”的目的不相悖。因此，蒋小平关于特征a、b的意见陈述，不发生技术方案被放弃的法律效果”。

江苏高院和最高人民法院关于“明确否定”的观点相左，江苏高院认为明确否定应该是以明示的方式做出的否定性意思表示，而不应当基于推定。对此观点江苏高院的法官和被诉侵权人的诉讼代理人曾分别论述支持该观点的缘由。

无论是在授权阶段，亦或是在确权阶段，对于申请人所作出的限缩性修改或者意见陈述，国知局或者复审委通常的做法是要么接受，要么不予评述。实务操作的过程中，符合以明示的方式做出的否定性意思表示的实例很少见。

解释二中第十三条关于“明确否定”的规定，无疑是给解释一中第六条“禁止反悔”原则的适用套上了一个紧箍，其目的在于避免禁止反悔原则的不当适用。若采用江苏高院的观点，要求在确权、授权的过程中国知局或者复审委以明示的方式做出否定性意思表示方可禁用禁止反悔原则，无疑将套在禁止反悔原则头上的紧箍摘除。

最高人民法院在 2014 年发布的解释二征求意见稿[3]，第16条规定：专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中修改权利要求书、说明书或者陈述意见，被诉侵权人主张上述情形下放弃的技术方案不属于专利权保护范围，权利人举证证明该修改或者陈述未被审查员采信或者与专利授权确权条件无因果关系的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。该条最终被解释二中第十三条所吸收，其中的“未被审查员采信”最终体现为“明确否定”。若要禁用禁止反悔原则，“明确否定”相较于“未被审查员采信”的适用条件更加严苛。

从上述的两个司法判例中可以看出，权利人在授权和确权的过程中，对技术特和技术方案的修改、解释应该报以谨慎的态度；权利人不当的修改、解释将对侵权诉讼程序产生极其不利的影响。

笔者认为一份好的专利申请文件需要撰写人员站位于授权、确权、侵权等多角度审视专利申请文件，构架合理的权利要求框架，为后续的修改、侵权举证、侵权判定预留出足够的空间。

05

结记

目前，仍缺乏禁止反悔原则的经典判例，缺少对禁止反悔原则理论深入的研究；未来，司法实践中有关禁止反悔原则的适用很可能产生新的问题。有关禁止反悔原则的立法、相关的解释有待进一步的完善，随着司法实践的累积和法学研究的深入，我们对禁止反悔原则的认识和理解将会上升到一个更高的层次。

由于篇幅的限制，笔者未对“放弃的技术方案”的认定和何为“明确否定”进行细致的论述，亦未对法院是否能够主动适用禁止反悔原则、何种类型的修改导致禁止反悔原则的适用、禁止反悔原则与等同原则和权利要求解释规则之间的关系等问题进行介绍。

写作此篇的目的仅为引出“禁止反悔”原则的概念，后续笔者将会结合司法判例、等同原则、可预见性规则等内容，对禁止反悔原则适用中“放弃的技术方案”的认定、何为“明确否定”分别进行论述。

注释：

[1](2011)民提字第306号

[2](2017)最高法民申1826号

[3]最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-6633.html

（图片来源 | 知产力 又青）