知产周一谈 | 从“大润发”案中应该厘清这些问题

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作者 | 黄圆圆 海南省工商行政管理局

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

2016年，“大润发”商标权利人康成投资（中国）有限公司（简称“康成公司”）把同为从事零售行业的大润发投资有限公司（简称“大润发公司”）告上了法庭，原因是大润发公司在不享有“大润发”商标专用权的情况下，在自身以及分公司实际经营中大量突出使用“大润发”字样，并与他人签订有偿的《大润发特许协议》，“准许”在他人门店中突出使用“大润发”字样，此举侵害了康成公司的权益。

案件最终诉至二审，上海市高级人民法院在审案后认为，第一，大润发公司与康成公司经营范围相同，在经营中使用“大润发”等字样容易使相关公众产生误认，侵害了康成公司注册商标专用权；第二，康成公司在大润发公司注册成立时已经成为相关行业内具有较高知名度的商标，作为经营同类业务的竞争者，大润发公司主观上攀附涉案商标知名度的不正当竞争意图十分明显，基于涉案商标的高知名度，大润发公司的行为足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与原告之间存在关联关系的混淆误认。二审维持了上海知产法院一审判决，大润发公司立即停止使用包含“大润发”字样的企业名称，刊登声明，消除影响，并赔偿康成公司合理费用在内的经济损失300万元。

大润发公司败了，而且败得彻底，山寨版大润发最终输给了合法“大润发”，300万元赔偿是对搭便车行为的严厉惩罚。而纵观零售业，诸如此类的事件不胜枚举——遍布全国的各种版本“华联”之争、跨国界的高仿“永辉超市”等等，在执法过程中，我们应该厘清以下问题，才能更准确地把握和处理商标与企业名称的冲突案件。

一、保护在先权利原则

每一项民事权利都不得侵害他人合法在先权利，这是世界各国普遍接纳和采用的企业名称权与商标权冲突问题解决机制的重要组成部分。根据国家工商总局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第六条：“处理商标与企业名称的混淆，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则”的规定，我国在商标专用权保护方面遵照并适用“保护在先权利原则”。

本案中，“大润发”商标注册于1999年，且持续使用至今，而大润发公司成立于2014年，时间先后一目了然。作为康成公司的同业竞争者，大润发公司明知“大润发”商标注册在先，仍将自身企业字号定为“大润发”，并在实际经营中突出使用“大润发”字样，根据《反不正当竞争法》第五条有关规定，已构成不正当竞争行为的前提。

二、企业字号“商标化使用”

注册商标是用来区别商品或服务来源的标志，企业字号是用来区分企业所有者的的标志，二者都是商业标志，但其内涵和功能应有不同。但令人担忧的是，在市场竞争中，企业字号的“商标化使用”十分普遍。企业字号不仅具有外形上的“商标既视感”，还凝聚着一定的经济价值，经营者往往极其重视，许多企业字号在使用形式、使用范围上与商标基本重合，一定程度上给社会公众造成商品和服务来源的混淆。

大润发公司将“大润发”标志大量使用于总店、分店、“授权店”的购物袋、价格标签、会员卡、购物小票、公章和员工服装等物品上，在其网页和宣传册中也不同程度使用了“大润发企业”等字样。根据《商标法》第四十八条商标的使用是指“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”的规定，本案中“大润发”字样的使用显然达到了商标意义上的使用标准，是典型的企业字号“商标化使用”。正确界定企业字号的“商标化使用”，是此类案件中合法保护商标专用权的前提。

三、混淆误认可能性

《与服务有关的知识产权协议》第16条规定：“注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，易造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同商品或服务，即应推定已有混淆之虞。”在商标法制的运行过程中，“混淆误认可能性”是商标侵权行为的重要判断依据。在我国现行的体制下，按照不同的审查标准登记注册的企业名称和商标很难有唯一性，出现不同企业注册商标文字和企业名称字号相同的情况无法避免，它们分别属于不同主体，在形式上都处于合法状态，只有出现或可能出现混淆状态，才构成不正当竞争行为。

“大润发”商标自1999年注册至今，经过十多年的宣传、使用，已在全国范围内享有较高知名度，成为国内零售行业的顶尖品牌，在这样的社会影响力下，大润发公司对“大润发”商标的使用显然存在“搭便车”情形，可以推定具有混淆误认可能性，构成不正当竞争行为。

四、惩罚性赔偿数额的考量

康成公司在诉讼请求中要求大润发公司进行赔偿，但由于超市的零售特点，以及许可合同众多，有偿无偿参差，故本案无法按照原告损失、被告获利或涉案商标的许可使用费确定赔偿数额。近年来，相关司法精神逐步将侵权人的主观恶意或过错程度作为确定赔偿数额的考量因素之一。《商标法》第63条不仅明确规定了四种确定赔偿数额的方式及适用顺序，还正式确立了对恶意的惩罚性赔偿。落实到本案，可引用以下条款：

——《商标法》第六十三条第三款：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”

——《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条：“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”

由于涉案的两公司属于同业经营者，“大润发”商标无争议地具有较高知名度，大润发公司在明知“大润发”商标存在的情况下，仍将“大润发”作为企业字号，并在总店和多家分店单独、突出使用“大润发”字样，以及与他人签订有偿“授权使用合同”，进一步扩大了违法行为的影响范围，主观恶意十分明显。综合判断，大润发公司的行为满足“恶意侵犯商标权、情节严重”情形。赔偿三百万元，即是在此案件中给大润发公司处以了“极刑”，以达到“釜底抽薪”的目的，有力打击并遏止商标侵权行为。

（本文仅代表个人观点）