专利侵权抗辩三十六计（三）
笔者拟基于近年办理专利侵权纠纷案件的经验体会，从诉讼上的抗辩与实体上的抗辩两个角度，对发明及实用新型专利（为便于表述，以下简称“专利”）侵权抗辩的思路及方法进行梳理与总结，提供三十六条抗辩思路，以期为广大企业以及相关领域的学术和实务工作者提供参考与借鉴。
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本文为第三部分内容。
作者 | 任鹏 上海正策律师事务所
编辑 | viki
01
诉讼上的抗辩
一方当事人行使权利时，他方当事人所提出的对抗或异议，称为抗辩。抗辩可分为诉讼上的抗辩与实体上的抗辩两类，其中诉讼上的抗辩，着眼于诉讼程序，可分为妨诉抗辩与证据抗辩。专利侵权诉讼中常见的诉讼上的抗辩包括提出管辖权异议、主张原告主体不适格、主张诉讼时效届满、请求中止诉讼等。
本章节根据上述角度提供了以下四条抗辩思路：
第1计 提出管辖权异议
第2计 主张原告主体不适格
第3计 主张诉讼时效届满
第4计 请求中止诉讼
02
实体上的抗辩
不同于诉讼上的抗辩，实体上的抗辩着眼于实体法上的法律效果，包括障碍抗辩、消灭抗辩、阻止抗辩等种种情形。[1]本文将专利侵权诉讼中常见的实体上的抗辩归为六类，分别为关于专利权效力的抗辩、不构成专利侵权的抗辩、不视为专利侵权的抗辩、关于损害赔偿的抗辩、不停止侵权的抗辩以及其他抗辩。
本章节根据上述六种类别提供了以下抗辩思路：
（上下滑动，即可查阅）
（一）关于专利权效力的抗辩
第5计 主张专利权已经终止
第6计 主张专利权已经被宣告无效
第7计 提出专利无效抗辩
（二）不构成专利侵权的抗辩
1. 关于实施专利的主观意图
第8计 主张非生产经营目的
2. 关于专利权保护范围
第9计 主张专利权保护范围不清楚
第10计 通过划分技术特征限缩专利权保护范围
第11计 通过功能性特征限缩专利权保护范围
第12计 通过发明目的限缩专利权保护范围
以上内容详见：专利侵权抗辩三十六计（一）
3. 关于全面覆盖原则
第13计 主张不构成相同及等同侵权
第14计 通过捐献原则限制等同原则的适用
第15计 通过禁止反悔原则限制等同原则的适用
第16计 通过可预见性原则限制等同原则的适用
第17计 主张被诉侵权技术方案被涉案专利特意排除
第18计 主张被诉侵权技术方案为涉案专利记载的背景技术
第19计 主张被诉侵权技术方案为变劣技术方案
4. 其他不侵权抗辩
第20计 提出现有技术抗辩
第21计 提出抵触申请抗辩
（三）不视为专利侵权的抗辩
第22计 提出权利用尽抗辩
第23计 提出先用权抗辩
第24计 提出临时过境抗辩
第25计 提出科学研究抗辩
第26计 提出Bolar例外抗辩
以上内容详见：专利侵权抗辩三十六计（二）
承接上文
（四）关于损害赔偿的抗辩
根据《专利法》第71条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。
因此，法院在认定构成侵权确定赔偿额时，按照实际损失或侵权利益、许可使用费合理倍数、法定赔偿的次序依次适用。
第27计 提出合法来源抗辩免除赔偿责任
合法来源抗辩系我国专利法对于非恶意的专利侵权行为不承担赔偿责任的规定。为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品并能证明该产品合法来源的行为，本属于侵权行为，但考虑到这种行为属于非恶意行为，故规定不承担“赔偿责任”。[2]
其中“不知道”是指实际不知道且不应当知道；“合法来源”是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品；对于“合法来源”，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。[3]
最高人民法院在宝蔻公司与佩龙水暖门市侵害专利权纠纷案[4]中明确了销售者合法来源抗辩的审查要点：销售者合法来源抗辩的成立，需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售者无主观过错这一主观要件，两个要件相互联系。如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。此时，应由权利人提供相反证据。在权利人未进一步提供足以推翻上述推定的相反证据的情况下，应当认定销售者合法来源抗辩成立。
应当注意的是，合法来源抗辩所适用的情形，仍属于侵犯专利权的行为，法律上只是因其善意行为而免于承担赔偿责任。至于侵权人是否应当立即停止侵权行为，则仍需考察侵权人的侵权行为，以及侵权人是否能够举证证明其已支付该产品的合理对价。关于该规则，本文将在第32计“基于合法来源的不停止侵权抗辩”中进行说明。
第28计 针对法定赔偿数额过高的抗辩
虽然法定赔偿为确定专利侵权损害赔偿的兜底方式，但实践中法定赔偿的适用比例最高。根据数据统计，我国专利侵权赔偿数额以法定赔偿方式加以确定的案件比例超过九成。[5]
最高人民法院在源德盛公司与品创公司侵害实用新型专利权纠纷案[6]中明确了适用法定赔偿确定专利损害赔偿数额时的考量因素：侵害专利权纠纷案件中，缺乏因侵权受损、侵权获利或者可参照的许可使用费证据而适用法定赔偿的，以及虽有上述证据但难以证明损失具体数额故需酌情确定损害赔偿的，可以综合考虑被诉侵权行为的性质、侵权产品的价值和利润率、被诉侵权人的经营状况、被诉侵权人的主观恶意、权利人在关联案件中的获赔情况等因素。
对于被诉侵权人而言，至少也应围绕上述因素，根据具体案件事实，有针对性地进行损害赔偿数额过高的抗辩。
第29计 针对侵权获利数额过高的抗辩
除法定赔偿外，另一种较为常见的赔偿数额确定方式为侵权获利。侵权获利的一般计算方法为：侵权获利=销售收入×合理利润率×涉案专利的利润贡献率。
其中，对于“合理利润率”，侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。[7]
应当注意的是，营业利润既不同于营业利润，也不同于净利润，而是位于二者之间。公报案例天容公司与昊华公司不正当竞争纠纷案[8]明确，企业的营业利润应由毛利润扣除营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等而得，计算公式为：营业利润=毛利润－营业税金及附加－各项费用（销售费用、管理费用、财务费用等），而毛利润应由营业收入扣除营业成本而得。
对于“利润贡献率”，侵权获利应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益，因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。[9]
专利技术贡献率是确定专利侵权赔偿金额时的难点问题之一，目前尚未形成统一的判断标准。司法实践中，法院一般在综合考虑各种相关因素后酌情考虑专利技术贡献率，而不会给出明确的计算标准或公式。例如，在光峰公司与创造者公司侵害发明专利权纠纷案[10]中，法院认为，在难以确定涉案专利价值、也无法参考以涉案专利技术方案制造的产品组件价值的情况下，以双方确认的产品销售卖点（技术亮点）为依据，以销售卖点体现出的涉案专利技术及其价值所占销售卖点的比重确定涉案专利技术及其价值在实现整体产品利润中的贡献度的方式，具有可行性和合理性。
第30计 基于诉讼时效的损害赔偿计算期间抗辩
如上文第3计中所述，对于在3年诉讼时效届满后起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算3年计算。故被诉侵权人可基于该规则主张对损害赔偿的计算期间进行限缩。
思拓凡公司与博格隆公司等侵害发明专利权纠纷案[11]为适用该规则的典型代表。该案中，法院认为侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算3年计算，起算点应为法院的立案日2020年5月12日向前推算3年，即2017年5月13日始。因该案原告在2021年2月8日的证据交换庭前会议中明确其索赔期间截止到当日，故该案的侵权判赔区间应为2017年5月13日始至2021年2月8日止。
第31计 针对惩罚性赔偿的抗辩
惩罚性赔偿制度，是我国《专利法》2020年第4次修订时新增的制度，对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照实际损失、侵权利益或许可使用费合理倍数的方式确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。[12]惩罚性赔偿制度的设立，一方面可以提高专利权人的获赔数额，增加其创新活力及维权动力，另一方面也可以显著增加侵权人的侵权成本，打消其侥幸心理。
被诉侵权人在针对惩罚性赔偿进行抗辩时，应当重点关注“故意侵权”和“情节严重”两个构成要件，以及计算方式中的“基数”和“倍数”。
“故意侵权”和“情节严重”二者不具备其一则不适用惩罚性赔偿。其中，对“故意侵权”的认定应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素；对“情节严重”的认定应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。
“基数”和“倍数”则关系到损害赔偿总额。其中，“基数”即前文所述通过实际损失、侵权利益或许可使用费合理倍数的方式确定的赔偿数额。需要特别注意的是，通过法定赔偿方式确定的数额不能作为基数，法院在确定法定赔偿数额时已经考量了主观故意、侵权情节等案件事实，该赔偿数额不仅可以包括填平性赔偿，也可以包括惩罚性赔偿。对于“倍数”的确定，则应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。[13]
（五）不停止侵权的抗辩
第32计 基于合法来源的不停止侵权抗辩
在上文第27计合法来源抗辩的基础上，如果被诉侵权人仅为被诉侵权产品的使用者，且能够举证证明其已支付该产品的合理对价的，则可免除其停止侵权的法律责任。[14]
司法实践中，侵权人一般通过提交符合交易习惯的合同、转账凭证、发票等证据证明已支付合理对价。如在君冠公司与诚荣公司等侵害发明专利权纠纷案[15]中，法院认定被诉侵权人提交的合同、送货单、验收单、发票等证据可以证明被诉侵权产品在价格上与涉案专利产品基本一致，足以证明被诉侵权人系通过正常的购销合同取得被诉侵权产品，并已支付合理对价，其作为使用者的合法来源抗辩成立。
第33计 基于国家及公共利益的不停止侵权抗辩
在部分情况下，基于国家利益、公共利益的考量，可免除专利侵权人停止侵权的法律责任，但其应支付相应的合理费用。[16]
典型案例为晶源公司与富士化水等侵犯发明专利权纠纷案[17]，法院认为，被诉烟气脱硫系统虽落入涉案专利的保护范围，但鉴于该系统已被安装在被诉侵权人的发电厂并已实际投入运行，若责令其停止行为，则会直接对当地的社会公众利益产生重大影响，故在充分考虑权利人利益与社会公众利益的前提下，不支持专利权人关于责令停止行为的诉讼请求，而是判令被诉侵权人向专利权人逐年支付一定费用。
第34计 基于FRAND原则的不停止侵权抗辩
标准必要专利侵权纠纷案件中，相关专利的实施许可条件由专利权人、被诉侵权人按照FRAND（公平、合理、无歧视）原则进行协商，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的FRAND许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。[18]
（六）其他抗辩
第35计 主张构成专利默示许可
专利默示许可，是基于专利权人的一定行为和诚实信用原则而成立的非明示的专利许可形态。该规则在我国专利法及相关司法解释尚未明确规定，司法实践中也并不多见。
德立公司与南充园林管理处等侵害外观设计专利权纠纷案[19]为构成专利默示许可的典型案例。该案中，法院依据《中华人民共和国民法总则》第140条之规定，强调专利许可行为作为民事法律行为亦存在默示情形，明确了是否构成专利默示许可需从主观状态、客观行为和合理对价三个方面进行分析。
第36计 提出滥用专利权抗辩
滥用专利权抗辩，指被诉侵权人提供证据证明涉案专利为专利权人恶意取得的，人民法院可以判决驳回原告的诉讼请求。[20]
滥用专利权抗辩在我国尚处学术研究阶段，并未通过法律及司法解释等形式进行明确。虽然北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第126、127条进行了相关规定，但笔者尚未检索到直接适用滥用专利权抗辩的司法案例。
03
结语
本文涉及的专利侵权抗辩规则中，大部分规则的相关理论研究及司法实践已较为成熟，也有少部分规则尚处在司法探索阶段，或仅处在学术研究阶段。笔者将其悉数列出，其一在于期望可以为广大企业及相关实务工作者提供有益参考，其二在于期望可以为推动相关规则的学术研究及司法探索尽到绵薄之力，让专利这块保护和激励创新的制度基石愈加坚固。
注释
[1] 参见佟柔主编：《中华法学大辞典：民法学卷》，中国检察出版社1995年版。转引自柳经纬、尹腊梅：《民法上的抗辩与抗辩权》，载《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2007年第2期，第90页。
[2] 参见《中华人民共和国专利法》第77条。
[3] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第25条。
[4] 参见最高人民法院（2019）最高法知民终118号民事判决书。
[5] 参见《97%专利侵权案判决采取法定赔偿》，https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/948027.shtml，最后访问时间2022年10月11日。
[6] 参见最高人民法院（2020）最高法知民终357号民事判决书。
[7] 参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第14条。
[8] 参见上海市浦东新区人民法院（2015）浦民三（知）初字第1887号民事判决书。
[9] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第16条。
[10] 参见最高人民法院（2019）最高法知民终833号民事判决书。
[11] 参见上海市高级人民法院（2020）沪知民初11号民事判决书。
[12] 参见《中华人民共和国专利法》第71条。
[13] 参见《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》。
[14] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第25条。
[15] 参见最高人民法院（2022）最高法知民终821号民事判决书。
[16] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第26条。
[17] 参见最高人民法院（2008）民三终字第8号民事判决书。
[18] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条。
[19] 参见上海市高级人民法院（2021）沪民终361号民事判决书。
[20] 参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第126条。
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