专利侵权诉讼中“滥用专利权抗辩”的理解与适用探析

第四次修正的《专利法》已于2021年6月1日开始施行，其中新增的第二十条第一款涉及诚实信用原则和禁止权利滥用原则。上述条款的引入，不仅在法律层面为规范申请专利行为提供了明确的、直接的法律依据，有利于提高我国授权专利质量[1]，还为专利侵权纠纷中被诉侵权人提出“滥用专利权抗辩”提供了一定的法律依据和现实可能。

然而，上述条款仅给出了原则性指引，并未具体规定违反相关原则所应承担的法律责任。同时，在我国现行法律体系下，既没有与之配套的行政法规、司法解释，也尚未在司法实践中形成较为成熟的裁判规则。因此，虽然在专利侵权诉讼中将“滥用专利权抗辩”作为抗辩理由之一日趋成为被诉侵权人的常规操作，但截至本文写作之时，笔者尚未检索到任一生效判决认定滥用专利权抗辩成立的专利案件。

本文将从诉讼实务的视角，探析专利侵权诉讼中“滥用专利权抗辩”的理解与适用，并结合笔者在代理前沿热点案件中所遇到的争议问题，挖掘现有法律体系下可用的诉讼手段，试着提出在司法实践中被诉侵权人应当如何更合理、高效的适用“滥用专利权抗辩”，以及专利权人应当如何应对该抗辩。

作者 | 闫世晔 北京市联德律师事务所合伙人、律师、专利代理师

         徐文波 北京市联德律师事务所律师

编辑 | Moker

一、滥用专利权的含义

准确理解滥用专利权的含义，是理解和适用专利侵权诉讼中“滥用专利权抗辩”的前提。然而，关于滥用专利权，我国现行法律中并未对其加以明确的定义，仅在第四次修正的《专利法》中提出了这一概念。新《专利法》第二十条规定，申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。

第二十条第一款涉及诚实信用原则和禁止权利滥用原则，该条款实际上是首次将民法中的诚实信用原则引入《专利法》，用以限制专利申请和专利权行使行为，并且给出了在行使专利权的过程中禁止滥用专利权的原则性指引；第二十条第二款则涉及《专利法》与《反垄断法》在规制滥用专利权行为时的衔接问题，明确了滥用专利权构成垄断行为的，应该由《反垄断法》进行规制。该法条的设立旨在鼓励创新和保护专利权的同时，限制这类专有权的不当取得和行使，平衡权利人与社会公共的利益。

因此，笔者认为，结合上述条款的立法本意及条文内容来理解，本文讨论的专利侵权诉讼中的“滥用专利权”应当是指，专利权人在明知其专利权所保护的技术方案不具备可专利性的情况下，违反诚实信用原则不当行使该专利权提起诉讼的权利滥用行为。

二、滥用专利权行为的认定

关于滥用专利权行为的认定标准，我国尚未在法律层面进行明确规定，也没有足够多的在先判例可以像美国或日本那样总结出一套较为成熟的裁判规则。但是，以恶意诉讼这一典型的权利滥用行为作为切入点，参考近年来有关因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件的司法裁判规则，业内对滥用专利权行为的认定标准已达成一定程度的共识。

关于滥用专利权行为，有学者进行了专门研究并认为，所述滥用行为包括专利实施中的滥用行为，即恶意闲置专利；专利许可、转让中的滥用行为，如拒绝许可、搭售、一揽子许可等；专利保护中的滥用行为，如滥发警告函、恶意侵权诉讼。[2]而在2020年出版的《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用>》一书中，编委在肯定了前述学者观点的基础上，进一步提出，在滥用专利权抗辩语境下，滥用专利权的行为是指，专利权人在明知其所拥有的技术并不具备专利性的情况下取得专利权，并且据此向人民法院起诉未经其许可而使用该专利技术者侵犯其专利权的行为。同时，该书还进一步明确，“恶意取得专利权”这一主观要件是认定构成“滥用专利权”的核心要件。[3]对此，最高人民法院在(2020)最高法知民终1564号案件（惠诺药业案）中也采用了类似的表述来界定抗辩语境下的专利权滥用，并进一步指出，“恶意取得专利权”是认定其构成本条所指“滥用专利权”的事实基础。通常所谓的专利权人恶意取得专利权，是指专利权人将明知不应当获得专利保护的发明创造，故意采取规避法律或者不正当手段获得专利权。[4]

此外，新《专利法》第二十条第一款除了规范专利申请行为（“权利取得”的合法性），还立足于“权利行使”适用“滥用专利权抗辩”。[5]笔者认为，抗辩语境下的滥用专利权行为，除前述已经形成相应共识的“权源违法性”（即恶意取得专利权）的典型情形外，结合司法实践经验，还应包括专利权人在明知所述专利方案已被专利权评价报告、无效决定等认定为不具备可专利性的情形下恶意提起侵权诉讼的行为。换言之，即使专利权人并未恶意取得专利权，但是其在明知该专利技术方案不具备可专利性的情况下恶意提起专利侵权诉讼的行为，也应认定为滥用专利权。

因此，在专利侵权诉讼中认定滥用专利权行为成立，关键要件在于证明权利人提起诉讼的主观状态存在“恶意”。其中，所述“恶意”具体表现为权利人明知其专利权所保护的技术方案不具备可专利性却利用该专利进行“维权”。实践中，法院对于滥用专利权行为的认定较为谨慎，通常要求被诉侵权人提供客观化的证据来证明专利权人主观上存在“恶意”，并具有较高的举证标准。[6]关于恶意的识别及举证标准，在恶意诉讼相关判例及学术文章中已有充分的讨论，本文不再赘述。

三、诉讼实务中适用“滥用专利权抗辩”的困境及应对策略

（一）“滥用专利权抗辩”的适用困境

实务中，滥用专利权抗辩，与不侵权抗辩、现有技术抗辩、不视为侵权抗辩等均属于专利侵权诉讼中的实体性抗辩理由，其目的是对抗原告的请求权。新《专利法》施行后，越来越多的案件中出现了被诉侵权人依据第二十条第一款提出滥用专利权抗辩的情况。然而，从目前的裁判案例来看，司法实践中适用“滥用专利权抗辩”仍存在一定的困境：新《专利法》虽然提出了诚实信用原则和禁止权利滥用原则，但并未就专利侵权诉讼中权利滥用抗辩的具体适用场景以及相应的法律责任进行规范，也没有与之配套的《专利法实施细则》、司法解释予以进一步说明，这导致法院在认定该问题时缺少法律依据。

关于专利侵权诉讼中“滥用专利权抗辩”的适用，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第126条规定，被诉侵权人提供证据证明涉案专利为专利权人恶意取得的，可以判决驳回原告的诉讼请求。第127条则以列举方式规定了“恶意取得专利权”的5种典型情形。上述规则是对专利领域司法实践的总结，凝聚了众多知识产权法官、专家和学者的智慧。然而，需要注意的是，上述指南作为地方司法文件，并不具备普遍适用的法律效力。根据《立法法》以及《最高人民法院、最高人民检察院关于地方人民法院、人民检察院不得制定司法解释性质文件的通知》的相关规定，前述指南第126条、第127条属于涉及司法解释性质的内容，其作为参考性文件对于诉讼实践中适用“滥用专利权抗辩”具有很高的指导性价值，但并不宜在诉讼中作为法律依据进行援引。对此，在2020年出版的《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用>》一书的开篇，编委已经明确指出，该指南旨在司法实践中为法官、律师、以及相关主体提供参考。且从该书的整体理论框架内容来看，对于“滥用专利权抗辩”的理解与适用，其在一定程度上还有赖于在侵权诉讼中同步引入“专利权无效抗辩”，而这些问题都是我国目前法律框架中亟待解决完善的空白问题，并非定论。

（二）诉讼实务中“滥用专利权抗辩”的适用建议

如前文所述，由于“滥用专利权抗辩”的适用缺乏具体的法律依据，导致这一抗辩理由在诉讼实务中很难被法院支持。但法院不支持是否就意味着不能主张适用呢？笔者认为，被诉侵权人在诉讼中积极尝试适用“滥用专利权抗辩”有利于推进专利领域权利滥用抗辩相关法律制度的完善，是值得鼓励的，但从当事人个案利益考虑，则需要有一定的诉讼技巧，妥善制定诉讼策略。

1、“恶意取得专利权”场景下的滥用专利权抗辩

《专利侵权判定指南（2017）》中提出的“滥用专利权抗辩”侧重于强调“恶意取得专利权”，该指南虽然不能作为诉讼中直接援引的法律依据，但其第127条列出的几种恶意取得专利权情形具有较高的参考价值，我们可以通过分析这些情形，试着挖掘现有法律体系下可用的诉讼手段以达到同样的抗辩目的。指南第127条规定了恶意取得专利权的5种典型情形：（1）将申请日前专利权人明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并取得专利权的；（2）国家标准、行业标准等技术标准的制定参与人，将上述标准的起草、制定过程中明确知悉的他人技术方案申请专利并取得专利权的；（3）将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权的；（4）采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使涉案专利满足专利法的授权条件并取得专利权的；（5）将域外公开的专利申请文件所披露的技术方案在中国申请并获得专利权的。

上述情形（1）和（3）早在《专利侵权判定指南（2013）》中就有规定，经过多年司法实践的检验，其作为“恶意取得专利权”的典型情形已在业内达成较为统一的共识，同时这两种情形也是现有技术抗辩的适用场景。其中，情形（1）的代表性案例当属江苏省南京市中级人民法院（2003）宁民三初字第188号案件（袁利中案）[7]，这也是我国首例专利恶意诉讼案件，行为人袁利中作为本领域资深从业者利用实用新型专利不进行实质审查的制度，将行业公知的国家标准申请为专利并向同业竞争者发起专利侵权诉讼，被诉侵权人提起反诉并获得恶意诉讼损害赔偿；情形（3）的代表性案例当属最高人民法院(2008)民申字第762号案件（许赞有案）[8]，行为人许赞有利用外观设计专利不进行实质审查的制度将我国民间历代传承下来早已公开制造、使用的传统产品竹席申请为外观设计专利并在全国范围提起数十起专利侵权诉讼，并在行使诉讼权利过程中不当申请财产保全、责令停止有关行为，被诉侵权人另案提起损害赔偿之诉得到最高人民法院的支持。

上述情形（2）（4）（5）则是《专利侵权判定指南（2017）》改版过程中新增的内容，这三类情形涉及的问题较为复杂且个案因素差异大，举证难度也远高于情形（1）和（3），因此，其是否能够作为“恶意取得专利权”的普遍适用情形进行归类，业内尚存在争议。具体分析如下：

情形（2）区别于情形（1），标准起草、制定过程中得知的他人技术方案大多数较难认定为现有技术，且实际情况复杂多样。如果是直接抄袭他人方案申请专利，可能涉及违反保密协议、专利权权属纠纷等问题；如果是在他人方案基础上改进后申请专利，则较难认定为存在恶意，而这些显然都不属于专利侵权诉讼中应当审理的问题。

情形（4）涉及编造实验数据、虚构技术效果，这些问题在专利授权确权案件的审查过程中呈现多发趋势，为此，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第五条规定，当事人有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容，并据此主张相关权利要求不符合专利法有关规定的，人民法院应予支持。然而，现行法律法规并没有界定何为编造实验数据、虚构技术效果以及相应的判断标准，在目前我国实行的“民行双轨制”体系下，对于此种情形的规制，仍属于专利无效程序审理的范畴，需要基于专利法第二十六条第三款、第四款来进行具体判断，无论是从技术角度，还是法律适用角度，暂不宜由法院在侵权程序中予以直接审理。

情形（5）是典型的现有技术抗辩适用场景，如果主张滥用专利权抗辩，还需进一步证明其属于“恶意取得专利权”，而难点在于如何证明权利人存在恶意。碍于专利检索的局限性，事实上存在权利人不知道域外公开的专利申请文件所披露的技术方案而独立发明创造的可能性，这也是《专利法》第九条存在的意义。当然，如果涉案专利的文本及附图与域外专利申请文件完全一样，甚至连笔误、明显错误问题都完全一样，这种难为巧合的情形，法院通常会推定存在恶意。

因此，笔者认为，对于前述情形（1）（3）（5），由于其同时也是现有技术抗辩的典型适用场景，诉讼实务中，建议被诉侵权人优先主张现有技术抗辩，其次基于新《专利法》第二十条第一款辅以主张滥用专利权抗辩。需要说明的是，主张滥用专利权抗辩的目的不在于直接驳回权利人的诉讼请求，而在于，其一，影响法官心证、促使法官倾向于支持现有技术抗辩成立，其二，在本诉中认定权利人违反诚实信用原则、存在滥用专利权的行为，以便通过反诉或另案起诉的方式主张损害赔偿。对于情形（2）和（4），则需要根据个案的具体情况，考虑在本诉中积极进行不侵权抗辩、现有技术抗辩、不视为侵权抗辩，同时启动无效宣告程序，并考虑另案提起反制诉讼。当然，从诉讼策略角度，也可以主张滥用专利权抗辩影响法官心证，但绝对不宜将其作为抗辩重点，否则会浪费宝贵的抗辩机会（要清楚的是，诉讼中，法官的注意力和庭审时间都是有限的）。

2、“恶意行使专利权”场景下的滥用专利权抗辩

专利侵权诉讼中的滥用专利权行为，除“权源违法”的“恶意取得专利权”的场景外，还存在“权源合法”但“恶意行使专利权”的场景，即，虽然专利权系通过正当手段取得但诉前明知所述技术方案已被专利权评价报告、无效决定等认定为不具备可专利性却仍然恶意提起诉讼的情形。代表性案例当属北京知识产权法院(2015)京知民初字第1446号案件（远东水泥案）[9]。四方如钢公司作为拥有多项专利权的企业，熟悉专利相关法律法规，其在侵权诉讼之前的无效程序中主动修改了权利要求，却在之后针对远东水泥公司的侵权诉讼中违反诚实信用原则，以修改之前的权利要求确定保护范围，缺乏诉讼的权利基础，远东水泥公司另案起诉主张因其恶意提起知识产权诉讼的损害赔偿，获得法院支持。

因此，笔者认为，对于上述“恶意行使专利权”的情形，被诉侵权人应当在应诉过程中及时查询涉案专利的审查档案，确认该专利是否存在无效案件、是否出具过专利权评价报告，并作为利害关系人调取无效案卷资料、评价报告以确认专利的有效性，并在诉讼过程中根据具体情况分别提出专利权效力抗辩、现有技术抗辩，同步启动无效宣告程序。同样，如果存在权利人“明知”的情形，也可以在诉讼中提出滥用专利权抗辩，认定权利人违反诚实信用原则、存在滥用专利权的行为，以便通过反诉或另案起诉的方式主张损害赔偿。

（三）诉讼实务中“滥用专利权抗辩”的应对

新《专利法》第二十条第一款涉及的诚实信用原则和禁止权利滥用原则，虽然目前暂时不足以支持“滥用专利权抗辩”理由成立，但是其作为提起恶意诉讼损害赔偿反诉或另案起诉的威慑力是存在的。此外，目前被诉侵权人在应诉过程中将“滥用专利权抗辩”作为抗辩理由之一已成为常规操作，随着司法判例的累积，不排除部分法官会产生在个案中适用上述原则性“兜底”条款的冲动，从而在司法实践中逐渐形成一套较为成熟的裁判规则，这一过程会促使相关法律法规、司法解释的进一步完善。

因此，笔者认为，权利人在诉讼中应对“滥用专利权抗辩”时，第一要务是实事求是的评估自己提起的诉讼是否存在明显的“恶意”从而有可能被认定为“滥用专利权”。如果确认存在被认定为滥用专利权的可能性，则及时撤回起诉，避免被驳回诉讼请求的同时还被要求反赔。如果经评估，认为不存在明显的“恶意”，则应当重点应对被诉侵权人提出的不侵权抗辩、现有技术抗辩、不视为侵权抗辩，当这些抗辩理由较难成立的情况下，滥用专利权抗辩也不攻自破。

具体地，针对不同的情形，滥用专利权抗辩的应对可以包括但不限于：（1）基于现有技术抗辩相同的理由，滥用专利权抗辩理由也不能成立；（2）专利权被宣告无效的，不宜轻易认定为滥用专利权，本案中被诉侵权人没有举证证明权利人存在明显“恶意”；（3）编造实验数据、虚构技术效果等问题涉及权利要求是否得到说明书支持、说明书是否公开充分等问题，其属于专利法第二十六条第三款、第四款规制的范畴，应当在无效程序中认定，不属于侵权程序的审理范围；（4）被诉侵权人的主张缺乏具体适用的法律依据，《专利侵权判定指南2017》不具有普遍适用的法律效力，不应予以考虑等。

四、结语

当前，加大知识产权司法保护力度有效遏制侵权行为仍是各级人民法院的首要任务，在这一大背景下，对于依法行使诉讼权利的行为，不宜因为存在权利滥用的可能而限制权利人行使诉权。在法律法规尚未就“滥用专利权抗辩”问题予以具体规范的情况下，专利侵权诉讼中不宜轻易认定专利权滥用，确有滥用专利权情形的，被诉侵权人可以依法提出损害赔偿反诉或另行起诉，人民法院应当依法予以支持。

参考文献：

[1] 国家知识产权局：《关于施行修改后专利法相关问题解答》，载“国家知识产权局政务微信”，2021年5月27日。

[2] 张以标：《专利权滥用法律问题研究》，中国政法大学出版社，2018年版。

[3] 北京市高级人民法院知识产权法庭：《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用>》，知识产权出版社，2020年6月第1版。

[4] （2020）最高法知民终1564号民事判决书。

[5] 王彦杰：《专利侵权诉讼中“权利滥用抗辩”的适用探析——以以日本专利无效抗辩制度发展进程为视角》，载《中国知识产权》杂志第185期。

[6] 马云鹏：《专利恶意诉讼及其司法应对》，载《知识产权》2018年第10期。

[7] （2003）宁民三初字第188号民事判决书。

[8] （2008）民申字第762号民事裁定书。

[9] （2015）京知民初字第1446号民事判决书。

（图片来源 | 知产力）