周云川：最高法《商标授权确权规定》学习心得（二）

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作 者 | 周云川  众达律师事务所（Jones Day）香港办公室  顾问

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

上一篇标题为“解读（一）”，但实际上不是解读，只不过是个人学习的一点体会和心得。因此改名字为“学习心得”。

在《解读》（一）及《对比和导读》中，我对《规定》与2010年的《意见》进行了对比和导读，梳理延续和新增的情况，给出了每个条款的重点，可以看出从2010年《意见》到2017年《规定》的变化。宋晓明庭长在发布会提到，《规定》在起草过程中，曾通过最高人民法院官方网站向社会公开征求意见。今天，我想对比一下当时的《征求意见稿》（http://www.chinacourt.org/law/detail/2014/10/id/147963.shtml）和最后发布的《规定》之间有什么变化，对《征求意见稿》中给出的不同方案如何选择取舍，有助于理解最终的条款，把握态度和走向。

一、删除了关于“大规模抢注行为”的规定

《征求意见稿》第三条：“商标注册人明显缺乏真实使用意图，大量申请注册与他人有一定知名度的商标、有一定知名度的地名相同或者近似的商标，或者缺乏正当理由申请大量商标，商标评审委员会适用商标法第四条、第四十四条规定不予注册或者宣告无效的，人民法院予以支持。”

这是当时针对大规模抢注提出的一个解决方案。

商标法第四条规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。”商标局、商评委在一些案件中曾适用商标法第四条，以诉争商标权人没有相应的生产经营活动，没有必要取得商标专用权为由，予以驳回或者不予核准注册。但这样的案件较少进入法院。

对于已经核准注册的，因为商标法第四条不是争议/无效条款，他人难以据此提出争议/无效，只能寻求其他路径。可能的路径之一是商标法第四十四条（原第四十一条）规定的“其他不正当手段”。虽然对于“其他不正当手段”的认定比较严格，《意见》明确对于只是损害特定民事权益的情形，不能认定为“其他不正当手段”。但无使用意图大规模抢注不仅损害特定民事权益，也扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源，因此实践中也有适用“其他不正当手段”条款进行规制。较早的是北京高院“蜡笔小新”案。最近，有几个案件在查明诉争商标申请人申请多个与他人在先使用或注册相同或近似的商标的，认定其构成“其他不正当手段”不予注册。比如在刘红群与facebook公司商标异议案件中，刘红群在多个商品类别上申请注册了“facebook”商标，还注册了“黑人”等其他许多商标。法院认为刘红群具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，应不予注册。[1]

《规定》最终并没有《征求意见稿》中的第三条。有几种可能原因。一是争议较大，难以达成共识。确实，我国商标法并没有规定在申请商标注册时必须要做好使用的准备。“明显缺乏真实使用意图”较难认定。再一个第四条不属于通常理解的驳回、异议和无效条款。最后，关于“其他不正当手段”，《规定》第二十四条已经重申包含了“扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源”等情形，并且还删除了《意见》中“对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断”的内容，似乎为放宽“其他不正当手段”的适用消除了障碍。由此，也就没有必要专门就“大规模抢注行为”作类似《征求意见稿》第三条的引导式的规定。

二、关于“其他不良影响”的适用

《征求意见稿》第五条第二和第三款：商标评审委员会在驳回复审程序中，认为他人未经许可将公众人物姓名等申请注册为商标，可能造成其他不良影响而不予核准注册的，人民法院予以支持。

未经继承人许可将已死亡自然人姓名申请注册为商标，导致社会公众将标识有该商标的商品与该自然人产生联系等，可以认定为“其他不良影响”。

《规定》第五条第二款：将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标，属于前款所指的“其他不良影响”。

《征求意见稿》起草时，多数观点还是认为将公众人物姓名申请注册为商标，属于损害特定民事权益（姓名权），不应适用“其他不良影响”条款，而应当主张在先权利条款。但因在驳回程序中商标局和商评委无法替姓名权人主张援引在先权利条款予以驳回，而放任类似商标注册不管又不妥，于是商标局和商评委有将其认定为“其他不良影响”而驳回的做法。《征求意见稿》出于遏制非法抢注、尽早不予此类商标注册的考虑，提出第二款，肯定商评委的做法，但严格限制在驳回复审程序。同时考虑到已死亡自然人的后人无法主张死者姓名权，但又需要规制，从而提出第三款。

《规定》删除了《征求意见稿》第二款“在驳回复审程序中”的限定，意味着扩大了其适用范围，不仅在驳回程序中可以认定，在异议和无效程序中，同样可以适用“其他不良影响”条款规制将公众人物姓名等申请注册为商标的行为。

删除第三款，我理解是《规定》目前第二款就可以包含《征求意见稿》第三款所要解决的情形，因此无需另行规定。

三、关于立体商标显著性

《征求意见稿》第六条：

以商品自身形状或自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标的，是否具有显著性，应以相关公众的一般认识综合判断。

如果申请人举证证明经过长期或者广泛使用，相关公众已经能够将该标志认知为一种来源标记的，可以认定该标志具有显著性。

申请人所独创或者最早使用的三维标志可以作为其具有显著性的考虑因素。

（第二种意见：

以商品自身形状或自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标的，因相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源的标志，故一般情况下该类标志不具有作为商标的显著特征。

该形状系申请人所独创或者最早使用并不能当然认定其具有作为商标的显著特征。

不具有显著特征的标志经过使用已具有很高知名度，被相关公众广为知晓，从而具有商标识别功能，可认定其具有显著特征。）

比较两种意见，第一种意见更灵活，对三维标志（立体）商标的显著性要求较低，不排除以商品自身形状或自身形状的一部分作为三维标志申请注册的商标具有固有显著性的可能性，同时还提出“独创或者最早使用”可作为具有显著性的考虑因素。第二种意见则较为严格，明确以商品自身形状或自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标的，通常不具有固有显著性，“独创或者最早使用”并不能当然具有固有显著性。

《规定》采用第二种意见，并且把删除了“一般情况下”，但加了个“仅”字。可见对于“仅以商品自身形状或自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标的”，还是采用严格标准，都认定不具有固有显著性。而且“独创或者最早使用”不能当然认定具有固有显著性，但可以通过使用获得显著性。虽然《规定》采用了第二种意见，但我认为原来第一种意见中“申请人所独创”仍可以作为考虑因素。确实，“独创或者最早使用”不能当然认定具有固有显著性，但“独创”、造型独特相关商品有一定知名度之后，消费者容易以该独特的造型识别来源，实际上起到识别来源的功能，从而具有获得显著性。也就是说造型独特起到加速获得显著性的进程。

《征求意见稿》第九条对商标法第十三条和第三十条的转换适用提出两种意见。第一种意见认为如果商评委是适用第三十条，而且未超五年（无效期）的，法院适用第三十条；但如果当事人认为第三十条不足以保护其利益的，可适用第十三条。第二种意见认为未满5年的，适用第三十条，已满五年的，适用第十三条。

《规定》基本采用了第二种意见，以是否超过五年无效期为标准。在当事人主张第十三条的情况下，对于超过五年的，因为没有办法适用第三十条了，必须适用第十三条予以审查；对于未超过五年的，《规定》的用语是“在当事人陈述意见后，可以按照商标法第三十条进行审理”，意味着优先适用第三十条，但必须让当事人就此陈述意见。这也体现驰名商标按需认定的政策，在有其他条款可以救济时，最好不认定驰名商标。

此外，《征求意见稿》第十条还规定了商标法第十三条适用要件顺序问题，指出首先要确定是否驰名，在能够认定的情况下，再去考虑其他要件。《规定》删除了这一条款。我理解是因为这还不是共识。驰名和其他要件共同构成商标法第十三条第二款、第三款的适用要件，要件之间逻辑上很难说有先后顺序。如果要适用，则所有要件都需符合；但如果有一个要件不构成，则不能适用，似乎也不必一定要对其他要件再作判断，或者先作判断。不规定这样的顺序，也是避免在不符合其他要件的情况下，单独认定其构成驰名商标，这也与按需认定的原则不相符。

注 释：

[1] （2016）京行终字第475号 刘红群 v.菲丝博克公司