知产周一谈 | 周多：企业法务视角下的商标共存协议

作者 | 周多 中粮集团高级法律顾问

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WTO规定商标共存是指不同的市场主体使用相同或近似的商标从事商品销售或服务而不必然影响各自商业活动的情形。[1]商标共存协议则是使用相同或近似商标主体对该情形的自愿认可。作为企业法务，正确看待、科学审查、有效履行商标共存协议，对于企业在全球化背景下开展商业活动、落实商标战略、实现品牌布局，具有重要意义。

一、如何看待商标共存协议

1、规则层面。从WTO规定的文意理解，“不影响各自商业活动”可以认为在市场环境中，双方当事人即使商标要素相似，但只要未给对方的消费群体造成混淆误认，从而影响对方的正常商业经营，对于这种近似，法律是允许的。本质上，商标共存协议就是当事人在法律允许的范围内，签署协议，为要素近似的商标的注册和使用，提供阻却混淆性近似的合同依据。[2]

2、实践层面。虽然法院在适用《商标法》第三十条时，对于共存协议的态度有分歧，有采信共存协议的判决，也有不采信共存协议的判决。[3]但是，共存协议可以作为认定诉争商标与引证商标是否构成《商标法》第三十条规定的近似商标的重要考量因素却是法院对待共存协议的共识。共存协议达成后不仅对协议约定的区域有约束力，对协议约定以外的区域也可能造成影响。在法国鳄鱼与新加坡鳄鱼系列诉讼案中，（法国）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）与（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司的商标共存协议约定双方的商标在我国台湾地区、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱共存不致混淆。虽然没有约定在我国大陆地区的鳄鱼商标共存，但该共存协议间接影响了我国法院的民事诉讼和行政诉讼的判断，即根据双方共存和使用的历史与现状等相关因素，法院最终判定法国鳄鱼与新加坡鳄鱼商标在我国的共存不足以造成市场混淆。[4]

因此，企业法务看待商标共存协议正确的方式是：由于混淆可能性的判断主体是相关公众而非相关商标持有人，商标共存协议不当然发挥阻却混淆性近似的效果，但其与行为人的主观意图、共存和使用的历史与现状、相关市场实际等因素相结合，在某种程度上却可以发挥阻却混淆性近似的效果。

二、如何审核商标共存协议

鉴于共存协议具备的上述作用，企业法务在起草或审核商标共存协议时，需要特别注意以下必备条款：

1、明确双方需要共存的商标

共存协议中首先要明确的就是双方同意哪些商标可以共存，这些商标可以是注册商标，也可以是正在使用或虽未实际使用但已经做好了使用准备的未注册商标。协议双方应该是各自商标的权利人。为了明确具体的拟共存商标，在实践中常常以附件形式展示商标的形状、标注商标的注册号或者申请号，如果尚未提交申请，则需要同时展示商标标识的文字图形或立体形状和商标使用的商品和服务种类。

2、明确共存协议所覆盖的具体国家和地区

鉴于商标权的地域属性，共存协议需要明确共存协议所覆盖的国家和地区，在协议约定的覆盖区域以外的国家或地区，共存协议对协议双方没有合同法意义上的约束力，但在这些国家或地区也不排除由于各自商标在某些国家已经共存的事实，在无相反理由的前提下，推定本国或本地区不会造成相关公众的混淆性近似，从而在没有合同基础的情况下也获得共存的实际效果。[5]

3、明确受共存协议约束的主体

实践中，拟定共存协议的主体往往是跨国公司或集团企业，业务多元、关联公司众多、国际化程度较高。因此协议当事人即签署协议的主体，还应该保证该共存协议对其关联主体以及其他已经或者可能从贸易或商标中获得利益的主体受到与签约主体同等的法律约束力。

4、确保协议的目的尽量得以实现

共存协议的目的在于尽可能确保双方各自商标能在某国或某地区市场上共存——即各自商标均能核准注册或实际使用而不被干涉。为达到这个目的，以下条款或类似表述在协议中不可或缺——“鉴于双方市场运营的实际状态和各自商标的市场知名度，双方一致认为合同项下的各自商标共存不会影响各自商业活动，不会导致相关公众混淆误认。”然而，在某些特定国家或地区不接受共存协议的情况下，协议双方各自商标均能核准注册的目的便难以实现。那么，协议就必须约定类似于“拥有在先注册商标的一方不得通过主张自己的商标权利以阻止对方在其相关商品或服务上使用其商标”的相关条款，确保各自商标的实际使用不被干涉。

三、如何履行商标共存协议

共存协议成立生效后，企业法务的工作还没有彻底结束，在履行阶段，常常会遇到以下两个操作层面的问题。

1、公证认证

共存协议成立生效后，如果商标在后申请的协议一方当事人在A国注册商标，该国商标行政机关在审核时因协议另一方当事人的在先申请或已注册商标而被阻却，那么该申请人便需要提交该共存协议，以说服该国商标行政机关核准注册。由于商标共存协议系在我国形成，因此在A国提交时，就必须进行公证认证，公证在我国公证机构完成，认证在A国驻我国使领馆完成。按照逻辑，谁需要使用共存协议，就由谁来完成公证认证手续，而另一方仅需配合出具相关文件即可。

2、费用承担

如前所述，由于协议双方将使用到共存协议的国家和地区不确定，故公证认证的费用、翻译费、材料费以及其他为履行共存协议而支付的费用具有一定的不确定性，具体预算难以事先确定，因此双方在这个细节问题上，应尽可能地在共存协议中事先予以明确，约定费用承担的方式，以避免在随后的履行环节中出现不必要的纠纷。

注释：

[1] IP andBusiness: Trademark Coexistence.http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007. html.

[2]混淆性近似是认定侵害他人注册商标专用权、无效争议商标和阻却争议商标注册的充分条件。

[3]详见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1906号判决书和北京市高级人民法院（2017）京行终247号判决书。

[4]详见最高人民法院（2009）民三终字第3号判决书，北京市高级人民法院（2000）高民初字第29号民事判决书；北京市高级人民法院（2007）高行终字第178号、277号判决书。

[5]同上