专利侵权诉讼适用禁止反悔原则的思考
作者 | 吴大文 北京恒都（上海）律师事务所
编辑 | 墨客
前 言
2010年施行的《最高人民法院（以下简称“最高院”）<关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题>的解释》（以下简称“《专利侵权解释一》”）第六条规定了专利法通常意义上的禁止反悔原则，也称专利审查档案禁止反悔原则，或正向禁止反悔原则。2016年施行的《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“《专利侵权解释二》”）第十三条规定了专利审查档案禁止反悔原则适用的“明确否定”例外。我国由此在专利侵权诉讼中建立了禁止反悔原则的适用规则。[1] [2]
然而，一直以来，实践中对于禁止反悔原则的属性和地位、具体适用程序和适用例外方面还存在不太一致的理解和做法。笔者在本文中尝试借助于相关案例对前述问题进行探讨。
一、禁止反悔原则的属性和地位
在实践中对禁止反悔原则和等同原则的关系有两种不同的观点。一种观点认为，禁止反悔原则是在侵权判定时作为等同原则的附属原则而适用，即只有在需要适用等同原则时才能考虑禁止反悔原则，在构成相同侵权时没有适用禁止反悔原则的余地。[3] 另一种观点认为，虽然禁止反悔原则在大多数情况下是为了限制等同原则而被引入适用的，但禁止反悔原则作为一项独立的权利要求解释规则，可以独立于等同原则适用。[4] [5][6]
笔者赞成第二种观点，禁止反悔原则是一项独立的规则，在确定保护范围和侵权判定时都可适用。在确定保护范围时，禁止反悔原则属于诚实信用原则的适用，不能反悔到由限缩性修改或者陈述前的内容所确定的保护范围；而在发明和实用新型专利侵权判定阶段，适用禁止反悔是对等同的限制。
首先，禁止反悔原则是权利要求解释的规则之一。在进行专利侵权判定之前，先要通过解释权利要求来厘清专利的保护范围。[7] 根据《专利侵权解释一》第三条的规定，专利审查档案是用来解释权利要求的内部证据之一。而《专利侵权解释二》第六条进一步规定了专利审查档案的范围，包括专利授权确权阶段专利申请人或者专利权人提交的书面材料和国务院专利行政部门制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。从而，在将记载了限缩性修改或意见陈述的审查档案用来解释权利要求的过程中，就可能会存在权利人将授权确权程序中放弃的内容在侵权程序中又反悔的情形，这就是说，在解释权利要求时就要适用禁止反悔原则作为解释规则之一。
其次，禁止反悔原则通常作为等同原则的限制而适用，但并不意味着适用了禁止反悔限缩后的技术特征在侵权判定时就一定不能再适用相同或等同原则。这要看限缩性修改或陈述产生的具体情形。
如果限缩性修改或陈述是为了区别于某现有技术方案，那么限缩性修改或陈述后的技术特征就不能再相同或等同于该现有技术相应内容，但仍有可能对被控侵权方案中除该现有技术相应内容外的特征来主张相同或等同侵权。在“农用驱动装置和相关工具”案中[8] ，最高院认为，“当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围，或者增加或删除一项或多项权利要求，或者把权利要求附加的技术特征予以合并时，……，在专利获得授权后，专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的，人民法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人作出了修改，将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃。”在该案中，申请人BCS公司针对审查意见通知书中对比文件1的技术方案“突块31前端面为圆弧面31-1，而嵌块41则具有两个斜面41-1”，对权利要求1、2进行了修改，其中增加了特征：“所述齿形突出部（19）具有与所述驱动轴（18）连合的加宽的下部（21）；所述驱动轴（18）上的齿形突出部（19）具有与所述工具（10’）的齿形突出部相同的几何形状”，并在意见陈述中指出，修改后的权利要求1与对比文件1的相应技术方案相比具有的效果：“……，这种设置使得工具和驱动装置连接时让机械抗力平均地分配在驱动装置和工具上，还进一步减少了交络变形作用导致折断的风险。”由此可见，BCS公司通过意见陈述放弃的是对比文件1中“突块31前端面为圆弧面31-1，而嵌块41则具有两个斜面41-1”的技术方案，而非针对驱动轴上的齿形突出部与所述工具的齿形突出部具有“相同的几何形状”的技术特征。最高院由此对被诉侵权产品的相应特征与涉案专利权利要求1增加的上述特征进行比对后认定，两者构成等同特征。
如果权利人是因为其他原因主动限缩性修改或陈述，比如为了与自己的相关专利区分不同的保护范围而增加技术特征，那么限缩性修改或陈述后的技术特征就不能反悔到限缩性修改或陈述前的原始内容，但仍有可能对被控侵权方案中除前述原始内容外的特征来主张相同或等同侵权。最高院在“放料装置”案中认为[9] ：“虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围，导致权利要求的保护范围发生变化，但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述‘放弃’特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征，导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定权利人完全‘放弃’了与该技术特征等同的其他所有技术特征，不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。“ 在该案中，权利人在实质审查过程中修改权利要求1时增加了“料位开关”，涉案专利权最终被维持有效。权利人放弃的是没有“料位开关”的原始技术方案，并没有通过上述修改以及意见陈述而放弃了对被控侵权产品中通过压力检测来确定是否排空铝粉的技术方案主张等同侵权。[10]
最后，禁止反悔原则作为确定专利保护范围的一种解释规则，可以参照适用于外观设计专利侵权程序中。在适用等同原则时需要考虑技术特征的功能或效果因素，这是发明或实用新型专利技术方案划分技术特征和侵权比对时才考虑的因素。外观设计专利保护的是“……形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的……新设计”，其中并不保护功能或者效果因素，即在进行侵权比对“整体观察、综合判断”时不会考虑功能或者效果特征对整体视觉效果的影响。也就是说，在外观设计专利侵权判定中等同原则无适用余地。但是，在确定外观设计专利保护范围时却可以参照适用禁止反悔原则，比如权利人在简要说明或无效程序中对设计要点和区别设计特征等作了限缩性陈述，在侵权程序中就不能再反悔到限缩性陈述前的保护范围。[11] 这间接说明禁止反悔原则具有独立性，不从属于等同原则。
综上，禁止反悔原则是一项独立的规则，其在确定发明、实用新型和外观设计专利保护范围时属于诚实信用原则的适用；在发明和实用新型专利侵权判定阶段，能否就限缩性修改或陈述的内容再适用相同或等同原则，这要看限缩性修改或陈述产生的具体情形而定。
二、禁止反悔原则的具体适用
1.适用范围
我国关于专利侵权诉讼中禁止反悔原则的适用范围有一个逐渐演变的过程。从早期“为克服新颖性或创造性缺陷而作出的限制修改或陈述”[12]，扩大到“为满足专利授权的实质性条件对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或意见陈述”[13] ，包括“为了使权利要求得到说明书的支持”而进行的修改或陈述。[14]
《专利侵权解释一》第六条明确了禁止反悔原则适用的范围为“对权利要求、说明书的修改或意见陈述而放弃的技术方案”。最高院法官在“《专利侵权解释一》的理解与适用”一文中以及最高院知识产权庭负责人就《专利侵权解释一》答记者问时都强调了，禁止反悔原则适用范围是专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或意见陈述，该修改或陈述的动因（是权利人主动还是应审查员要求所为）、与专利授权条件是否具有因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响禁止反悔原则的适用。
《专利侵权解释二》第十三条重申了《专利侵权解释一》第六条中规定的禁止反悔原则适用范围为“对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述”。
笔者理解，《专利侵权解释一》和《专利侵权解释二》的相关规定形成了现行的禁止反悔适用范围规则。具体表现为：
（1）在授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图作出了限缩性修改或陈述，并且这种限缩性修改或陈述导致了技术方案的放弃，这是适用禁止反悔原则的关键前提。[15]
（2）在适用范围方面，涵盖了所有类型的限缩性修改或意见陈述，既包括针对权利要求不具备新颖性、创造性，权利要求书得不到说明书支持，独立权利要求缺乏必要技术特征等对授权有实质性影响的缺陷而进行的限缩性修改或意见陈述；也包括针对审查员指出的形式问题等非实质性缺陷而进行的限缩性修改或意见陈述，只要所述限缩性修改或意见陈述导致了技术方案的放弃。
（3）在修改或意见陈述方式上，也涵盖了所有的方式，既包括权利人主动进行的修改或意见陈述，也包括应审查员要求而为的被动（适应性或澄清性）修改或意见陈述。只要限缩性修改或陈述记录在审查档案中，如审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、无效决定等。[16]
（4）我国现行专利法体系只例举了禁止反悔原则适用的唯一例外：“明确否定”例外，即该限缩性修改或陈述被明确否定时，就未导致技术方案的放弃，从而不适用禁止反悔原则。
鉴于我国目前对禁止反悔原则的适用范围和动因采用了较为宽泛的标准，笔者提醒权利人在授权确权程序中修改或者陈述意见时要谨言慎行。例如，不管是针对实质性缺陷还是形式缺陷，也不管是主动还是被动进行的修改或者陈述，只要可能导致保护范围限缩或放弃技术方案，都要谨慎对待；在获得专利授权或维持专利权有效的前提下尽量避免因不当或过度地限制性修改或陈述而陷入“两头不得利”的困境。[17]
2.适用主体及举证责任
我国现行法律以及司法解释对禁止反悔原则的适用主体及举证责任并没有明确的规定。实践中存在不一致的做法。在“汽车地桩锁”案中[18] ，最高院认为，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制。但在前述“放料装置”案中，最高院认为，“适用禁止反悔原则”应由被诉侵权人主张并举证证明权利人“限缩性修改或陈述”的具体情形，以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”；而“不适用禁止反悔原则”则应由权利人举证证明“限缩性修改或陈述被明确否定”。
笔者发现，在前述“汽车地桩锁”案中，二审法院主动适用禁止反悔原则，在很大程度上是因为该案合议庭之前在审理涉案专利的关联侵权案件中已经获得了涉案专利的审查档案，并知悉其中限缩性修改和陈述的内容。[19]
笔者认为，鉴于目前在适用禁止反悔原则的程序方面存在不同的理解和做法，专利侵权诉讼当事人双方都应该重视研读涉案专利的审查档案，以确定其中是否存在限缩性修改或陈述而应适用禁止反悔原则的问题。如果需要适用或应该不适用禁止反悔原则，双方当事人应及时主张并承担相应的证明责任。
三、禁止反悔原则的适用例外
1.“明确否定”例外
《专利侵权解释二》第十三条规定了禁止反悔原则适用的“明确否定”例外。如何理解该条规定的“明确否定”，在实践中有一定的争议，主要在于“否定”要到何种程度才符合“明确”标准。比如审查员对限缩性修改或陈述“未予评述”或“不予理会”，此时的否定是“明确”还是“不明确”。
笔者先以两个案例来说明实务中如何理解和适用“明确否定”例外。
在“鲨鱼鳍式天线”案中[20] ，二审法院认为，“明确否定”应当是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。最高院认为，《专利侵权解释二》第十三条以是否存在“明确否定”作为“禁止反悔”原则适用的例外情形，当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔；权利人作出的陈述是否被“明确否定”，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或专利权得以维持。
在实审答复审查意见时，权利人关于“特征a未被对比文件1公开而为非公知、特征b为非公知”的意见陈述被审查员否定；在权利要求1加入特征c后，专利获得授权。在无效阶段，权利人关于特征a、b的意见同实审，复审委对权利人关于特征a、b的意见未予评述，而是在特征c的基础上维持权利要求1有效。
在该案中，二审法院和最高院都认为，实审阶段权利人关于特征a、b的意见已被审查员“明确否定”。二审法院认为，复审委并没有对特征a、b是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合“明确否定”的要求。最高院并没有评论复审委无效阶段的“未予评述”是否构成“明确否定”，但指出“二审法院脱离涉案专利获得授权的具体审查事实，忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被‘明确否定’的事实，割裂了审查程序中对技术特征认定的连续性，仅审查了确权程序的相关认定。”可见，最高院事实上默认了二审法院的观点：复审委无效阶段的“未予评述”不符合“明确否定”的要求。
在“空气炸锅”案中[21]， 一审法院同样支持了这样的观点：在授权确权阶段未予评述的技术方案限缩性陈述适用禁止反悔原则。[22] 在该案中，一审法院认为，专利权人在无效宣告程序中关于涉案专利权利要求中的热辐射装置在食品制备室内部且在上半部分内的陈述，未被专利复审委明确否定亦未被明确肯定采纳，相当于“未予评述”，不符合“明确否定”的要求，应当认定专利权人对热辐射装置的位置关系作了限缩性陈述，其据此放弃了热辐射装置位于食品制备室外部上方的技术方案。该项放弃的技术方案原告不能通过等同原则的适用再纳入专利权的保护范围。被诉侵权产品热辐射装置位于食品制备室外部上方的技术特征与涉案专利不相同亦不适用等同。
综上，笔者认为，“明确否定”需审查员或法官以明示的方式作出否定性意思表示，“未予评述”或“不予理会”等并不构成《专利侵权解释二》第十三条规定 “明确否定”，从而相关的限制性修改或陈述仍然适用禁止反悔原则。
2.是否还有其他例外
笔者认为，“明确否定”只是禁止反悔适用的例外之一，而非唯一。不过，现行的法律法规并没有进一步规定别的适用例外情形，实践中也无实际案例可供参照。
如前述，综合《专利侵权解释一》和《专利侵权解释二》的相关规定来看，禁止反悔原则适用的核心前提是限缩性修改或陈述导致了技术方案的放弃。从《专利侵权解释二》第十三条的字面规定来看，“明确否定”是“未导致技术方案的放弃”的充分条件而非必要条件。也就是说，限缩性修改或陈述被明确否定，应被认定为“未导致技术方案的放弃”，从而不适用禁止反悔原则；反之则不然，禁止反悔的适用例外并不一定只是“明确否定”。这就意味着，立法者本意为禁止反悔适用例外留下了更多的余地。笔者认为，未来立法或修法时需要综合平衡考虑：专利技术的创新程度、对权利人的保护程度、包括审查员和无效请求人在内的公众预期利益等因素，而制定出合理的禁止反悔原则适用尺度和例外范围。
综上，权利人在授权确权阶段应谨言慎行。不管是针对自身专利技术方案还是因对比文件公开内容或审查员及请求人的观点，都要谨慎对待、准确把握；尽可能将申请时可以预见到的方案纳入权利要求保护范围中；在获得专利授权或维持专利有效的前提下尽量避免因不当或过度地限制性修改或陈述而陷入“两头不得利”的困境。[23]
四、结语
禁止反悔原则是一项独立的规则，其在确定发明、实用新型和外观设计专利保护范围时属于诚实信用原则的适用；在发明和实用新型专利侵权判定阶段作为等同原则的限制而适用。
适用禁止反悔原则的关键前提是，限缩性修改或陈述导致了技术方案的放弃。在适用范围和动因方面采用了较为宽泛的标准，涵盖了所有类型和包括权利人主动和被动在内的所有方式的限缩性修改或意见陈述；在适用程序上以当事人主张并相应举证为主，法院在一定情形下也可以主动适用。
我国目前只规定了禁止反悔原则适用的“明确否定”例外；“未予评述”或“不予理会”等并不构成“明确否定”。
权利人在授权确权程序中修改或者陈述意见时要谨言慎行，在获得专利授权或维持专利权有效的前提下尽量避免因不当或过度地限制性修改或陈述而陷入“两头不得利”的困境。
相关链接
注释及参考文献
[1] 参见“《专利侵权解释一》的理解与适用”、“最高院知识产权庭负责人就《专利侵权解释一》答记者问”、“《专利侵权解释二》的理解与适用”和“最高院民三庭负责人就专利侵权解释二答记者问”。
[2] 比如参见案例（2009）民提字第20号、(2009)民申字第239号、（2011）民提字第306号、（2017）最高法民申1826号、（2018）最高院民再387号等。
[3] 参见北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》（京高法发(2001)229号）的通知第43、44条。
[4] 黎运智：《论专利禁止反悔原则的独立性》，《科技与法律》2009年第3期，2009年6月，第87-91页。
[5] 魏金汉：“相同侵权判定可适用禁止反悔原则”，https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/937901.shtm， 最后访问时间为2022年12月11日。
[6] 参见案例(2012)浙知终字第189号。
[7] 本文中“权利要求解释”具有宽泛含义，即对于发明和实用新型专利来说，通过解释权利要求的内容来确定保护范围；对于外观设计专利来说，通过解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计来确定保护范围。
[8] 参见案例(2019)最高法知民终530号。
[9] 参见案例（2018）最高法民再387号，据该判决书中记载的权利人答辩意见，在专利申请阶段将“料位开关”相关特征加入权利要求1中，并不是为了克服缺乏新颖性或创造性等实质性缺陷，而是避免与同日申请的另一项实用新型专利构成重复授权。而且，在第 35388 号无效决定中，专利复审委员会并非基于“料位开关”做出维持涉案专利权有效的决定。
[10] 同9，另外，该案中最高院没有评述被控侵权方案A中的压力检测是否与权利要求1中的“料位开关”构成等同特征，因为在第一个焦点问题已经认定：被控侵权方案A 未落入权利要求 1 的保护范围。
[11]参见案例（2015）民提字第23号。
[12] 参见2001年9月29日北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》（京高法发[2001]229号）第43点，以及（2006）石民五初字第00169号一审判决和(2007)冀民三终字第23号二审判决。
[13] 参见最高院2003年10月27日公布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第13条。
[14]参见案例（2009）民提字第20号。
[15]同2。
[16]参见（2020）最高法知民终1325号 “多字段二维码”案，无效程序由于请求人撤回无效请求而没有形成最终无效决定，但记录在口审记录表中的权利人意见陈述仍可作为侵权诉讼中适用禁止反悔原则的依据。
[17]参见微信公众号文章：“专利无效程序中权利要求的非必要修改”，访问链接https://mp.weixin.qq.com/s/VXMMxpGaODQXUB9ZQ0c0aA，最后访问时间：2022年12月14日。
[18]参见案例 (2009)民申字第239号。
[19]同13，并参见案例（2006）沪高民三（知）终字第108号、（2006）沪高民三（知）终第109号。
[20]参见案例（2017）最高法民申1826号。
[21]参见案例（2017）最高法民申1826号。
[22]陆凤玉 张宗滨:“【调研撷影】未予评述的技术方案限缩性陈述适用禁止反悔原则”，《人民司法》2020年第14期。
[23]同18。
（图片来源 | 网络）
