周末特稿|产品专利的新颖性是个不是问题的问题吗

作 者 | 邓 超  法学博士

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产品专利的新颖性似乎是个不是问题的问题。如果产品权利要求的所有技术特征被一篇对比文件公开，那么该产品专利的权利要求就不具有新颖性。就这么简单。

……可是仔细想想，真的有这么简单吗？

根据《专利审查指南》II.III-3.1（1）的规定，专利申请与现有技术“如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”换言之，除了最开始提到的权利要求（技术方案）的对比之外，判断现有技术是否破坏专利申请的新颖性时还需要对比二者的技术领域、技术问题以及技术效果。虽然《专利审查指南》的该部分接下来规定了“首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同”，但同时仍然强调了在判断新颖性时需要对上述3个要素进行考虑：“所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”即，新颖性的判断仅仅技术方案相同是不够的，需要“四相同”。

摆在面前的问题是：在技术方案相同，其他要素不同的情况下，对新颖性的判断会产生何种影响。

《专利审查指南》II.III-3.2.5（2）例举了一种情况：“例如 “起重机用吊钩” 是指仅适用于起重机的尺寸和强度等结构的吊钩，其与具有同样形状的一般钓鱼者用的 “钓鱼用吊钩” 相比，结构上不同，两者是不同的产品。”但是在该例子中，由于假定了起重机用吊钩和钓鱼用吊钩的结构不同，因此，二者显然是不同的技术方案，不能互相破坏新颖性。但假设两个吊钩的结构相同，仅仅是用途不同，此时二者能够互相破坏新颖性吗？可能要分两种情况来探讨：

在用途特征记载在权利要求的情况下，由于新颖性的判断也需要坚持全面覆盖原则，因此，二者互相不能破坏新颖性。

在用途特征没有记载在权利要求的情况下，会存在两种观点。如果仅仅从技术方案相同的角度看，二者是可以互相破坏新颖性的；而如果考虑到技术领域、技术问题和技术效果，那么由于二者的技术领域相差甚远，技术问题和技术效果也不同，因此，二者不会互相破坏新颖性。两相比较，后一观点更为合理。换言之，在技术领域不同但技术方案相同的情况下（例如结构完全相同但尺寸不同的钓鱼用吊钩和起重机用吊钩），由于二者的技术问题和技术效果不同，因此不会破坏新颖性。此时从创造性的角度来进行判断更为适宜。在不同领域间存在转用启示的情况下，会破坏创造性；不存在转用启示的情况下，则具有创造性。

初步结论↓

技术方案相同，但技术领域不同时，不会破坏新颖性。

现实中还发生过同类的案件，（2008）高行终字第256号案是一件关于黄色纸张的发明专利无效案。原告拥有名为“一种防近视书簿”的发明专利权，第三人针对该专利向复审委提出无效宣告，主要理由为权利要求1（“一种练习本，采用黄色纸张印制，黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米的色光”，其技术效果在于预防近视）相对于证据16（《戏说巩俐》书籍）不具有新颖性、创造性。复审委、一审法院、二审法院针对该项争议焦点给出了一致的意见：虽然涉案专利权利要求1与附件16的技术方案相同，技术领域相近，但是证据16的技术问题和技术效果不确定，且该证据没有给出预防近视的启示，因此，权利要求1具有新颖性和创造性。

这一生效判决似乎问题重重。例如，他人在以证据16主张现有技术抗辩时，这一抗辩应该是成立的。但是现有技术抗辩的制度设计本来是针对的情况是：由于侵权法院不能审理专利的有效性，为了节约程序，侵权法院可以认定被控侵权技术方案不落入不具有新颖性的专利权的保护范围。悖论就是：被控侵权人依据现有技术主张现有技术抗辩可以成立，但是涉案专利相对于该现有技术具有新颖性。

套用到化合物时，该判决承认了这样一种情况：当发现一种已知化合物的新疗效时，由于该新疗效以往没有启示，因此，该化合物本身具有新颖性和创造性。但《审查指南》对这类情况已有规定，《审查指南》II.IV-4.5的“已知产品的新用途发明”（其中提到将木材杀菌剂作为除草剂有预料不到的效果，从而具有创造性)或者II.X-5.4的“化学产品用途发明的新颖性”规定，此时将该已知产品的用途发明作为方法发明可以获得权利。

基于此，黄色纸张案中的技术方案发现了已有的黄色纸张的新用途，因此，作为方法发明是具有可专利性的。例如，该案可以被撰写为“一种练习本的使用方法，该练习本采用黄色纸张印制，黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米的色光，该方法的特征在于，使用所述练习本来保护视力。”由于以往这样的纸张的使用方式并非保护视力，因此，这样的撰写方式使得该案具有新颖性和创造性。

从权利行使的角度看，该方法权利要求的使用者，即直接侵权人为终端用户，追究终端用户的侵权责任既不经济也不现实。但如果练习本的制造者在练习本上、或者在广告中明示该练习本可以保护视力，权利人可以以教唆侵权来追究作为间接侵权人的制造者的责任（根据最近的司法实践，这一做法是否能得到支持仍然存在争议）。另一方面，如果制造者仅仅生产了练习本，那么是不侵权的。

初步结论↓

技术方案和技术领域相同，但技术问题、技术效果不同时，不会破坏产品权利要求的新颖性。

综上，由于产品权利要求的新颖性判断似乎并没有一开始预料的那么简单，因此，至少在无效阶段判断新颖性时，稳妥的做法还是严格按照《审查指南》的“四相同”为宜。