特稿 | 企业商业秘密保护十问(下)

2022-04-09 08:00:00
作者结合多年来在商业秘密领域的丰富经验为大家做系列解读,在找出问题的同时分析成因提出意见和建议,以期对理论实务发挥应有的作用。系列解读共包含十个商业秘密纠纷典型案例,本文是为下篇。

2021年,《最高院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》《北京高院知识产权民事诉讼证据规则指引》《北京知识产权法院侵犯商业秘密民事案件诉讼举证参考》《江苏高院侵犯商业秘密民事纠纷案件审理指南(修订版)》等相继出台,一批有影响的商业秘密民(刑)事案件引起关注。

作者 | 李德成 白露  金诚同达律师事务所

编辑 | 季文梨 

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软件源代码技术秘密案对实质相同的认定,难吗?

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内容提要

评析北京理正公司诉北京大成公司、林同棪公司侵害技术秘密纠纷案。软件技术秘密实质相同的认定思路与方法,以及在充分考虑侵权源代码与被诉软件价值关联关系的基础上确定赔偿额。

案情聚焦

北京理正软件股份有限公司(以下简称“理正公司”)主张北京大成华智软件技术有限公司(以下简称“大成公司”)、林同棪国际工程咨询(中国)有限公司(以下简称“林同棪公司”)侵害其商业秘密,于2017年向北京知识产权法院提起诉讼,请求判令两被告停止侵权、共同赔偿经济损失129万元及维权费用59600元并赔礼道歉以消除影响。理正公司称自主开发的《理正建设企业管理信息系统》软件包含多项技术秘密。臧某、刘某和何某是理正公司的前员工,在任职期间接触涉案软件的商业秘密,筹划设立大成公司并成为股东,离职后将该商业秘密带到大成公司使用。大成公司使用商业秘密开发软件并将软件出售给林同棪公司。林同棪公司购买并使用了涉嫌侵犯理正公司商业秘密的软件。

一审法院于2020年1月8日,判决大成公司立即停止使用理正公司被认定为商业秘密的“数据库表、数据库存储函数及过程”,并赔偿25万元及合理开支2.7万元。理正公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉,二审驳回上诉维持原判。在本案一审判决前,北京市西城区人民法院分别作出(2015)西刑初字第449号和(2016)京0102刑初第549号《刑事判决书》认定臧某、刘某和何某构成侵犯商业秘密罪。北京市第二中级人民法院维持上述原判,分别于2016年8月31日和2016年12月23日生效。

律师评析

本案涉及离职员工在职期间筹划设立公司,将原单位商业秘密带到新设立公司使用的行为,在软件商业秘密同一性鉴定和共同侵权认定等方面值得关注:

一、一审法院对软件技术秘密案实质相同鉴定结论采纳与否的评判思路

(1)关于程序代码的表达。形式表达即静态数据库表中,体现为字段名称、字段数量、表的名称等,动态过程/函数中,体现为执行逻辑功能所展现的具体语句等。内容表达即静态数据库表中,体现为实体关系模型、字段存储内容以及表之间的主外键关系,动态过程/函数中体现为实际需要实现的逻辑功能,例如表单的调用优先级排布以及调用关系等;

(2)分析比对数据库表、存储过程和函数。本案中,比对结果显示:两者在8个工作流数据库,6个数据表单,2个数据列表,1个工具条库,2个系统参数库,3个系统基础功能库,2个组织机构及用户库,1个权限授权库,1个站点菜单库和2个项目管理库等方面相同。再比如,在数据库存储过程/函数方面,有2个系统基础功能存储过程,1个基础框架函数,1个人力资源基础函数和2个项目管理功能函数相同等;

(3)基于数据表单之间、表与过程/函数之间各自具有独立的作用,基于交互亦存在的紧密联系综合进行分析评判。认为上述实质相同的部分主要体现为内容表达方面,内容的选择、实现和布局足够具体,达到为更好展现软件内容、实现软件功能所应有的标准。据此认定,涉案软件被诉内容在具体层面上与涉案商业秘密具有相当的一致性,其内容来源于涉案商业秘密,又根据林同棪公司硬盘中的数据库文件与理正公司软件中的数据库文件构成实质上相同的事实,认定林同棪公司硬盘中的数据库文件含有理正公司主张的涉案商业秘密。

二、结合本案获取技术秘密的具体事实,分析在非法使用行为过程中购买者是否有共同侵权的合意,并结合终端用户的注意义务综合判断是否构成侵权

一审法院认为,由于大成公司的获取行为系其独立行为,而本案并无证据证明针对大成公司的非法获取行为,林同棪公司与其存在合意,因此理正公司所主张大成公司存在的非法获取行为,不属于共同侵权行为的评价范围。大成公司将含有涉案商业秘密的数据库文件交付林同棪公司,该数据库文件属于可读状态可以通过该文件获知涉案商业秘密的具体内容,确认大成公司的披露行为构成侵权。而大成公司披露行为和林同棪公司被主张的获取行为属于对接行为,其被主张的使用行为亦和林同棪公司的获取行为存在较强的牵连性,上述行为在损害产生方面均无法独立分割,具有混同性,因此,林同棪公司在获取阶段存在“明知或应知”的情形既是被主张的获取、使用行为是否构成侵害涉案商业秘密行为的前提之一,亦是其是否与大成公司构成共同侵权的前提。从获取行为发生的阶段来看,两者系交易关系。理正公司认为,根据林同棪公司副总裁赖某在先刑事案件中的询问记录可知,林同棪公司对涉案商业秘密被非法披露这一事实是明知或应知的。针对这一事实一审认为,赖某陈述仅显示怀疑大成公司可能存在知识产权风险,但其未明确表示对涉案商业秘密的相关信息有所了解,在其进一步询问下,臧某承诺知识产权方面没有问题。同时,林同棪公司另一位管理人员李某对大成公司的产品持认可状态。对于林同棪公司而言,其接收相关信息的来源系其管理人员赖某和李某的陈述,在案证据并未显示收到了能证明涉案商业秘密被披露的实质证据,且其接收到赖某的信息也仅为风险提示。在林同棪公司知晓理正公司和大成公司作为竞争者争夺相应业务的情况下,对双方公司是否存在纠纷保持审慎,不偏信一方的态度比较符合商业习惯。

此外,由于商业秘密比对十分复杂,在大成公司能够提供计算机软件著作权登记证书、且双方又签订了知识产权保证条款的情况下,要求林同棪公司在有限的时间内,投入大量的成本调查大成开发的软件是否使用了理正公司的商业秘密之后,再行决定合作的主体,既不符合正常商业行为的时限性要求,亦不符合交易的经济性要求。据此认为,基于商业秘密比对的复杂性,在没有较为明确的证据显示存在涉案商业秘密被非法披露这一事实或该事实处于容易知晓的状态下时,不应让正常的商事交易主体负担过高的注意义务,否则不利于交易的便利性,不认为林同棪公司对涉案商业秘密被非法披露这一事实系明知或应知的,在获取涉案商业秘密阶段不存在主观过错。在使用行为阶段一审法院认为从主体方面来讲,林同棪公司并非涉案商业秘密的直接使用者,而是以终端用户的角色支付合理对价善意购买涉案软件。从后续影响方面来讲,该公司继续使用涉案软件不会影响理正公司的预期利益,其经营业务与理正公司不在同一市场,二者不存在竞争关系,其继续使用涉案软件并不会影响理正公司的潜在市场份额,进而损害理正公司的预期利益,其后续使用行为不属于侵害商业秘密的行为。

三、在确定损失与赔偿额时所考量的因素

一、二审法院均认为在案证据无法相对确定地得出理正公司的实际损失或大成公司的侵权获利,且理正公司亦未提交证据证明涉案商业秘密的许可费数额。

本案在确定赔偿额时充分地考虑了侵权内容与涉案软件价值的关联关系:

(1)涉案商业秘密系数据库文件,数据库文件仅为软件的一部分,其价值亦仅为软件价值的一部分;

(2)数据库文件在管理系统软件中具有一定作用,数据库设计对管理系统软件的需求实现具有较大意义;

(3)涉案商业秘密所涉及的数据库表、存储过程及函数未体现对数据库结构的特殊贡献,因此,在“质”的方面不做特别考量;

(4)涉案商业秘密中数据库表在理正公司软件中占比较高,存储过程及函数在理正公司软件中占比较低,涉案商业秘密在大成华智公司出售的软件中占比较低;

(5)大成公司具有较强的侵权恶意等。

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 判断非市场流通产品载负技术秘密是否容易获得,累吗?

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内容提要

评析北京零极公司、鼎源力诺公司、周某和李某等侵害技术秘密纠纷案[1]。判断非市场流通产品载负技术秘密“是否容易获得”要考量的因素,以及聚焦待证技术事实并制定有效的证明方法。

案情聚焦

北京零极中盛科技有限公司(以下简称“零极公司”)主张北京鼎源力诺科技有限公司(以下简称“鼎源公司”)、鼎源力诺科技(廊坊)有限公司(以下简称“鼎源廊坊公司”)、周某和李某等六被告侵害其电源电路板设计方案的技术秘密并提起诉讼,请求判令停止侵权,回收并销毁已经生产的侵权产品,共同赔偿经济损失100万元及维权费用7716元。北京知识产权法院于2018年9月19日立案受理,2021年3月29日做出判决驳回其诉讼请求,理由是零极公司所主张的涉案技术信息在被诉侵权行为发生时为所属领域的相关人员容易获得,不能满足法律规定的要件不构成商业秘密。零极公司不服一审判决,以原审判决认定零极公司产品型号为ZCC100-2D380模块电源的电路板设计(以下简称涉案技术信息)为公众所知悉属于事实认定错误和被诉侵权行为事实清楚被诉侵权人应承担相应赔偿责任为由提出上诉。最高人民法院认为原审判决认定事实清楚,适用法律虽有瑕疵,但裁判结果正确应予维持,判决驳回上诉请求。

律师评析

涉案技术秘密是否被市场流通产品公开,或者通过权利人公开销售的产品是否容易获得,就此问题的证明方法与证明标准在理论与司法实践中均有较大争议,本案判决在如下方面值得关注:

一、针对市场流通产品所采取的保密措施与容易获得的关系问题

公开销售的产品可能载负涉案部分或者全部技术秘密的,先要判断权利人是否采取了针对性的保密措施,或者为实现保密目的采取了何种技术措施,这与判断不特定第三人是否容易获得涉案技术秘密直接相关。本案中最高人民法院指出,应能达到对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密程度。比如根据技术秘密本身的性质,即使拆解载有技术秘密产品,亦无法通过分析获知该技术秘密;采取物理保密措施对抗反向工程,采取一体化结构如拆解将破坏技术秘密等。这在处理路径上给出了提示,值得业界关注。

二、聚焦需查证的技术事实以及本案的查证方法值得借鉴

研读本案不难发现,既要查明被诉侵权产品所涉技术信息,又要查明权利人公开销售产品所载负的技术信息,还要查明在其他载体中体现而通过公开销售产品能够获得和不能获得技术信息等。本案中的勘验方案、步骤与方法,统筹与兼顾了所需要查证的技术事实。比如在勘验被诉产品所涉及技术信息的同时与权利人主张的秘密点进行比对,并在此过程中查证所用的方法和工具等。[2]

三、为判断是否容易获得,选择恰当的勘验流程与方法查证相关的技术事实

本案中权利人并未主张其对自身公开销售的产品采取了特殊的保护措施。从行业的一般知识来看,所属领域的相关人员如果要通过已经被公开销售的电源产品获取涉案技术信息,其过程应基本与勘验被诉侵权产品的过程一样,即去胶、拆解、观察和测量等,除非有合理的理由,或者其他特殊的原因。这样既合理、又高效且节省成本,值得借鉴。

四、基于勘验与查证的过程以查明的事实为基础,结合所用的是不是常规仪器和工具、拆解测量的过程是否复杂、以及所用的技艺和成本是否过高等因素综合判断是否容易获得[3]

值得注意的是,一、二审法院就本案给出的指导,其意义体现在判断的方法与要考虑的因素上,笔者认为并非也不应该是判断的标准。比如将合法公开购买的集成电路芯片,委托专业公司进行分析并出具报告以获得所需要的技术信息。专业公司在磨片、拍摄、绘制、分析的过程中,所使用的显然不是一般的常用的工业测量器具等,要用到非常专业的技艺和昂贵的设备,如以本案的方法为判断标准的话,其结论应是大相径庭。而对于委托方来讲,却是非常容易且合法的,因为其成本仅是支付公开市场上合理的费用而已。

五、区分公开销售产品与图纸所载负的技术秘密信息的不同并确定范围,在查明是否使用该类不同技术信息的基础上,判断侵权与否

现结合一、二审诉请的情况分别评述。在一审中,零极公司主张涉案技术信息中存在许多技术细节无法直观得到,所属领域技术人员无法根据已公开销售产品完整获取涉案技术信息,其获取的有差异的技术信息亦无法达到原本应有效果的观点,原审法院认为无充分的技术依据,无法从在案证据中确认哪些内容或技术细节属于所属领域技术人员无法容易得到的,该技术细节也并未充分体现在秘密点的描述中。可见一审原告在权利主张与证据组织上均存在问题。就此问题二审法院认为零极公司主张的未充分描述的技术细节,基本体现为被诉侵权产品与零极公司主张产品秘密点有差异的部分,零极公司产品中该部分是否存在技术秘密与本案并无关联。二审法院通过技术比对查证是否使用的角度给予了回应,逻辑是清楚的。

在二审中上诉的具体理由有二:首先是利用涉案技术信息生产的产品为针对电网企业的高压控制产品,销售对象为国家电网等相关电力设备生产企业,安装在相关电网设备上,并非公众或本领域技术人员所公知或能够轻易获得。其次,涉案技术信息为对应的产品图纸,其设计均由零极公司独自完成,最终产品包含大量的自创组件,如无相关图纸无法确定技术参数,也无法达到技术指标。

很显然第一个理由明显偏题二审法院未予明确回应,在此不做点评。第二个上诉理由虽然直接目的不明确,但内在逻辑可以理解。对此二审法院认为一审勘验的事实,一方面表明通过市场流通产品获得的技术信息达不到技术图纸的标准,另一方面可以印证被诉侵权产品并非以零极公司技术图纸制造。很显然这是从事实的角度予以否定的,逻辑也是清楚的。可遗憾的是,二审判决的如下内容将其归于容易获得的事实判决,这在表述上有些让人费解:“据此,原审判决认定,涉案技术信息通过去除覆胶、拆解后,使用常规仪器测量可以获得的技术信息,构成所属领域的相关人员容易获得并无不当,本院予以确认”。

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[1]一审案号:北京知识产权法院(2018)京73民初1065号;二审案号:最高人民法院(2021)最高法知民终1440号。

[2]比如原审法院现场拆封了公证封存的被诉侵权产品,拆开被诉侵权产品外壳,显示内部电路板上有覆胶保护。为将被诉侵权产品与涉案技术信息进行比对,原审法院组织各方当事人进行现场勘验,对被诉侵权产品电路板进行了去胶,以便观察到电路结构。经去胶后直接观察,各方当事人均认可零极公司主张的密点中如元件布局、参数、连接关系等大部分信息可以直接从去胶后的电路板上直接观察得到,六被诉侵权人还认可除存在个别元件参数及元件数量、位置差异外,其余直接观察得到的技术信息与零极公司主张的相应秘密点内容相同。针对零极公司主张的,部分无法通过直接观察被诉侵权产品得出,需要进一步拆解、测量的技术信息,对相应元件进行了拆解、测量,确认其元件构成、参数等信息。上述过程中,使用了恒温烙铁、数字电桥、数显卡尺、万用表等工具。

[3]针对该过程是否能容易得到涉案技术信息,原审法院查证:去胶、拆解所用到的仪器主要是恒温烙铁,测量仪器是数字电桥、数显卡尺、万用表,上述仪器均属于常规仪器,具体的拆解测量过程较为简单,不需要特殊的技艺或过高的成本,因此,获取过程是容易的。关于是否能切实得到涉案技术信息问题,原审法院查证:涉案技术信息的电路布局和元件位置属于可以直接观察得到,部分元件参数、封装等信息可以通过观察到的型号结合供应商的相应产品参数文档介绍进行确认。部分元件需要进行简单拆解,但所属领域技术人员亦可以结合行业一般知识对部分元件所使用工艺及构件进行确认,例如,磁芯、骨架型号,绝缘胶带宽度,导线规格和绕线圈数,磁芯中心是否开气隙等。

基于二审勘验结果推定使用技术秘密判赔500万,行吗?

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内容提要

评析优铠公司诉李某、路启公司和鲁丽木业公司侵害技术秘密纠纷案[1]。二审采用不同的判断逻辑与证明标准,改判认定构成非法使用,重新勘验并向第三方调取证据判赔500万。

案情聚焦

优铠(上海)机械有限公司(以下简称“优铠公司”)是一家制造、销售优选锯产品的公司,拥有“边测量边锯切的设计”的技术秘密。李某、周某和曹某系优铠公司前员工,知悉涉案技术秘密并签有保密协议。三人在优铠公司任职期间共同成立了上海路启机械有限公司(以下简称“路启公司”),并将优铠公司的技术秘密披露给路启公司使用。后三人陆续从优铠公司离职加入路启公司。寿光市鲁丽木业股份有限公司(以下简称鲁丽公司)明知被诉侵权产品是使用优铠公司涉案技术秘密生产的,仍然购买使用。

优铠公司于2017年11月向上海知识产权法院提起技术秘密侵权诉讼,请求判令李某、周某、曹某、路启公司停止侵权,要求前述被告共同赔偿损失及合理开支1100万元,并就其侵权行为刊登声明、消除影响;判令鲁丽公司停止使用自路启公司处购买的利用涉案技术秘密制造的优选锯。在提起本诉之前,上海知识产权法院曾就优铠公司诉曹某、周某、李某和路启公司技术秘密侵权纠纷案做出(2015)沪知民初字第275号民事判决,判令曹某、周某、李某和路启公司立即停止侵犯优铠公司“边测量边锯切的设计”的技术秘密,并不得披露、使用和允许他人使用涉案技术秘密。上海市高级人民法院就该案作出第470号判决维持原判后,优铠公司发现曹某、李某、周某仍未经许可向路启公司披露涉案技术秘密,并且在2013年10月至2017年4月期间,共同使用涉案技术秘密,制造被诉侵权产品V200、Q80和S200优选锯,在2017年5月至2017年底期间,制造、销售被诉侵权产品F308、H18优选锯。优铠公司依据1993年反不正当竞争法就新的侵权行为提起本案诉讼。为查明案件需要,一审法院依据优铠公司的申请就路启公司制造的V200、Q80、S200、F308和H18优选锯产品是否具有同一性委托北京国创鼎城司法鉴定所(以下简称“国创司鉴所”)进行鉴定。鉴定结论为路启公司生产的前述型号优选锯所体现的技术信息与优铠公司“边测量边锯切的设计”的技术信息不相同且实质不同。一审法院认为470号判决已就优铠公司针对曹某等未经许可非法披露涉案技术信息的主张作出了生效判决并进行了处理,本案中没有证据表明被诉侵权产品使用了涉案技术秘密,判决驳回优铠公司的全部诉讼请求。

优铠公司不服,向最高人民法院提起上诉。二审期间,合议庭根据当事人的申请,前往山东省临沂市、寿光市两地工厂对公证封存的机器进行现场勘验,通过现场操作机器,将设计的十余组锯切实验方案一一锯切,细致比对锯切结果。根据二审勘验结果,被诉侵权产品的锯切方式和结果遵循了涉案技术秘密的工艺流程,实现了涉案技术秘密的技术效果,且路启公司一、二审中均未提交证据证明其制造的优选锯使用的锯切工艺不同于涉案技术秘密的锯切工艺,故撤销一审判决,判决路启公司停止侵权,赔偿优铠公司500万元经济损失及100万元合理开支。最高人民法院针对鲁丽公司无正当理由毁损人民法院查封证据的行为,依法给予10万元的罚款处罚。

律师评析

针对本案涉及的复杂技术事实,最高人民法院在二审中设定验证方案并对封存设备现场勘验,在查明案件关键事实的基础上依法改判。

笔者认为,本案在如下方面值得关注:

一是,针对一审中鉴定程序存在的瑕疵不做重新鉴定,而是请技术调查官对被诉侵权产品进行勘验以查明涉案技术事实,节省司法资源。

二是,进一步明确了技术秘密内容和范围的确定原则。优铠公司上诉称一审法院对其所主张的技术秘密理解错误,导致认定结论错误。而李某、周某和路启公司则主张优铠公司在一审鉴定、二审提交上诉状时,多次变更涉案技术秘密,违反诚信原则。最高人民法院认为技术秘密不具有法定的权利外观,由权利人秘密持有,需要通过法院审理,将技术秘密的权利外观固定下来,然后才能具体审查是否侵权、承担民事责任。侵害技术秘密之诉体现了诉讼的博弈性。

本案涉及抽象的公式算法和锯切工艺流程,案情比较复杂,法院通过多次庭审才逐步明确技术秘密的实质内涵。对于密点的描述,一般应在一审法庭辩论结束前完成,但权利人有证据证明其在一审法庭辩论结束后提出的内容仅是对主张的技术秘密具体内容的解释和说明,并未超出其主张的技术秘密的内容,也没有改变其所主张的技术秘密内容,有利于法院查明案件事实的,亦可予以采纳。

三是,关于被诉侵权产品是否使用了涉案技术秘密的判断逻辑与证明标准。一审鉴定机构仅以优铠公司不能证明被诉侵权产品存在长度模式,直接认定V200优选锯不具备长度锯切功能。最高人民法院认为,在优铠公司的相关主张具有合理性的前提下,一审鉴定机构可以要求路启公司就其制造的优选锯产品提供说明书或者要求其进行解锁,以此查明技术事实。一审鉴定的程序处理存在不当之处,应予以纠正。最高人民法院在二审勘验中,通过对另一台v200优选锯输入密码即解锁了长度锯切模式,并结合勘验情况认为,由于本案优铠公司所主张的技术秘密系特定条件下锯切方式的选择及其结果,在此情况下,如果被诉侵权产品在该特定条件下所选择的具体锯切方式及其锯切结果与其请求保护的技术信息不具有实质性差异,则可以认定被诉侵权产品使用的技术信息与涉案技术秘密构成实质相同。

四是,关于损失证据的调取及赔偿数额的认定。本案中,由于相关侵权证据由被告控制,优铠公司举证有困难,故最高人民法院在二审中依据权利人的申请向海关、税务部门调取了路启公司2014年至2017年销售被诉侵权产品的报关单据和2014年至2017年销售优选锯的税务票据。二审法院结合日常经验法则、证据之间的关联性和证据来源等进行了综合审查,同时考虑了涉案技术秘密的性质和创新程度、研究开发成本、商业价值及带来的竞争优势、贡献度和侵权人的主观过错和侵权情节酌情确定了赔偿数额500万元。

五是,再次重申销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品不属于反不正当竞争法[2]所列明的侵犯商业秘密的行为。使用商业秘密的过程,通常是制造侵权产品的过程,当侵权产品制造完成时,使用商业秘密的侵权结果即同时发生。既然销售侵犯技术秘密所制造的侵权产品不属于侵犯技术秘密的行为,那么购买者使用侵犯技术秘密所制造的侵权产品亦不应属于反不正当竞争法所禁止的侵犯商业秘密的行为。

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[1]一审案号:上海知识产权法院(2017)沪73民初716号;二审案号:最高人民法院(2019)最高法知民终7号。

[2]1993《反不正当竞争法》第十条第二款 第三人明知或者应知前款所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密。

权利人诉前针对不为公众所知悉做好充分的准备,要吗?

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内容提要

评析洛阳瑞昌公司诉洛阳明远公司和程某等侵害技术秘密纠纷案[1]。针对争议焦点合理分配技术秘密不为公众所知悉的证明责任,以及结合经营秘密的使用行为发生在离职前还是后判断非法性。

案情聚焦

洛阳瑞昌环境工程有限公司(以下简称“瑞昌公司”)于2018年起诉洛阳明远石化技术有限公司(以下简称“明远公司”)、程某、李某和武某等,请求判令各被告立即停止侵害瑞昌公司的技术秘密和经营秘密,并赔偿经济损失及维权合理开支1000万元。程某、李某和武某等十人为瑞昌公司前员工,在职期间均与公司签订有保密协议。明远公司为程某设立的公司。2013年至2016年期间,程某等十人陆续从瑞昌公司离职入职明远公司。瑞昌公司认为,程某等人违反与其签订的保密协议,持续利用工作便利将接触到的客户信息披露给明远公司进行交易、使用。明远公司明知程某等人系瑞昌公司前员工,仍使用上述客户信息进行交易并获利,故明远公司和程某等人共同侵犯了瑞昌公司的经营秘密。瑞昌公司还主张明远公司于2014年11月21日申请的名称为“一种燃烧器”的实用新型专利披露了瑞昌公司的燃烧器技术方案,使瑞昌公司失去了竞争优势,侵犯了瑞昌公司的技术秘密。

一审法院认为明远公司等共同侵害了瑞昌公司的经营秘密,但因瑞昌公司提交的证据不能证明其主张的燃烧器技术方案属于“不为公众所知悉”的技术秘密,判决明远公司、程某等人立即停止侵害瑞昌公司经营秘密的行为,明远公司赔偿瑞昌公司经济损失及合理开支共计150万元;程某等三人各对其中的10万元承担连带赔偿责任,李某等七人各对其中的5万元承担连带赔偿责任的判决。

瑞昌公司、明远公司和程某等人均不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。二审撤销一审判决,改判明远公司、程某、李某立即停止侵害洛阳瑞昌环境工程有限公司技术秘密的行为,在专利有效期内不得自行或许可他人实施涉案专利;明远公司赔偿经济损失300万元及合理开支10万元,程某对其中的100万元承担连带责任,王某、程高某分别对其中的50万元承担连带责任,李某对其中的20万元承担连带责任,武某、蔡某、田某分别对其中的10万元承担连带责任。

律师评析

本案同时涉及技术秘密与经营秘密侵权,有如下几方面值得关注:

(一)将原公司技术秘密申请专利构成侵权的民事责任与后续法律救济问题

二审判决构成技术秘密侵权应承担赔偿责任的同时,还对后续法律救济给出指引,即明确基于他人技术秘密形成的专利属于他人财产,侵权方应依据诚信原则将该专利转移至技术秘密所有人名下,并不得自行或许可他人实施涉案专利。如果侵权方不主动履行前述义务,瑞昌公司可以根据本案查明的事实另行起诉,请求确认涉案专利权的权属。笔者认为,本案的权利人在提起技术秘密侵权诉讼时,将涉案的专利权或专利申请权判决归原告所有作为诉讼请求,其法律救济更为有效也节省了宝贵的司法资源。

(二)员工违反约定利用原单位经营秘密进行(或帮助)交易违法事实认定的方法以及侵权行为发生时员工离职与否所产生的影响

二审法院明确区分员工被指控侵权行为是离职前还是离职后实施的。在查明程某、李某等六名员工离职之前参与明远公司项目并取得销售业绩的基础上,从如下三个方面论证其违法性并认定构成侵权的:

(1)均承担有竞业限制和保密义务且违反这些义务;

(2)达成交易所销售的部分产品重合,足以导致交易机会丧失、市场份额被不正当挤占;

(3)未提供足够证据支持部分交易是基于客户信赖或通过公开信息达成的抗辩的理由。

而对于唐某、王某和江某等三人,二审法院则认为现有证据不能证明在离职前曾有为明远公司工作或侵害瑞昌公司经营秘密的行为,在离职之后或者竞业限制协议期满之后没有法定或约定的竞业限制义务,且瑞昌公司未能证实该三人在新入职后有利用原单位获得的客户信息谋取不正当利益的行为,撤销一审判决改判不构成侵权,并在判决书中阐明要考量的因素:

(1)要处理好保护经营秘密与劳动者自由择业、竞业限制和人才合理流动的关系;

(2)要考虑员工是否有接触客户信息的条件;

(3)要考虑员工的行为是否具有不正当性,是否符合法律规定的侵害商业秘密的具体情形等。

二审法院还进一步指出:员工离职后,限制员工的择业自由一般以存在法定或者约定的竞业限制义务为前提。对于员工因本职工作正常获取的客户信息,除非原单位能够证明员工或其所在新单位使用该客户信息获取竞争优势具有不正当性,员工或其所在新单位使用该客户信息的行为并不当然具有违法性。

(三)针对争议焦点合理分配“不为公众所知悉”的证明责任并在此基础上做综合判断

本案中,明远公司等被诉侵权人一审时提交了2010和2013凯勒特研讨会相关资料及其部分翻译、光盘,凯勒特技术应用实例及其部分翻译件,主张涉案技术秘密是案外人凯勒特公司的技术,且在涉案专利申请之前已经公开。一审法院基于查明的事实[2],认为瑞昌公司没有提供证据证明参加培训的其他人员的来源和范围,亦没有证据证明所培训的内容属于“不为公众所知悉”并属瑞昌公司的技术秘密,驳回了该诉讼请求。

二审期间,瑞昌公司提交了《技术信息咨询报告》以证明其主张的技术信息“不为公众所知悉”。二审法院基于进一步查明的事实[3],从以下几方面阐述了涉案技术信息具有秘密性:

(1)明远公司就涉案专利技术方案申请专利的行为表明该公司认为该技术方案与现有技术有区别。在涉案专利与涉案技术信息构成实质相同的情况下,可以推定涉密技术信息属于不为公众所知悉的技术信息;

(2)瑞昌公司长期与霍尼韦尔公司开展燃烧器技术合作,由霍尼韦尔公司的关联方凯勒特公司提供该技术,并在此基础上继续研发,也可以证明涉案技术信息不能轻易从公开渠道获得;

(3)根据《技术信息咨询报告》,在2015年4月22日被诉侵权涉案专利公开日之前,未发现公开涉密技术信息的技术文献;

(4)明远公司主张该技术信息已经通过使用公开的依据不足。

笔者认为,从上述所涉及争议事实来看,在一审诉讼时甚至在发起诉讼时,很多的问题必然会成为争议的焦点,这是可以也应该做出预判并做充分的证据准备的,在二审诉讼中所提交的新的证据虽然有些是新产生的证据完全可以在一审诉讼中完成甚至是在诉讼前完成,从某种意义上讲在本案的二审诉讼中,作为上诉人(原告)是幸运的。

(四)针对已经发生的侵害经营秘密的侵权行为,判决停止侵权民事责任的必要性问题

一审判决支持了原告诉请各被告停止侵害其经营秘密的请求,二审认为本案对侵害经营秘密行为继续判决停止侵害已经失去必要性和时效性,主要理由如下:

(1)侵权人与原单位签订的《保密协议》约定的5年期限已过;

(2)客户信息随着时间的推移和市场供需关系的变化,其价值和带来的竞争优势会随之减弱。如果长期禁止其他经营主体进入市场不利于建立平等、公平和有序的市场环境;

(3)本案中通过判令侵权人支付赔偿金额已经足以弥补原单位因经营秘密被侵害造成的经济损失。

(五)二审加大了侵权公司实际控制人承担的侵权连带责任

二审判决结合各侵权自然人在瑞昌公司的任职时间、担任的职务及知悉商业秘密情况、签署保密协议、竞业限制协议、入职明远公司时间、对明远公司的实际控制程度、实施的具体侵权行为、侵权情节等方面,综合考虑侵权人的主观过错程度以及所实施行为对侵权损害结果的作用大小,将明远公司实际控制人程某、王某、程高某的连带责任份额由一审判决的占总赔偿额的十五分之一提高到三分之一和六分之一。

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[1]一审案号:河南省郑州市中级人民法院(2018)豫01民初2272号;二审案号:最高人民法院(2020)最高法知民终726号。

[2]一审法院查明,案外人霍尼韦尔公司分别于2010年、2013年举办了凯勒特公司燃烧器技术培训,2012年在海南项目工程中应用,程某和李某参加了前述培训。

[3]二审法院查明,涉案专利技术方案中的部分技术方案与瑞昌公司主张的涉案技术信息实质上相同,明远公司在二审中明确主张被诉侵权涉案专利的技术方案来源于凯勒特公司于2010年举办的燃烧器技术培训公开的内容,同时主张2012年凯勒特公司在海南项目中销售过燃烧器产品,通过使用公开了涉案技术秘密。经分析程某提交的《霍尼韦尔凯勒特燃烧器上海技术研讨会回顾》和王某提交的《霍尼韦尔上海凯勒特燃烧器技术研讨会小结》,该培训为瑞昌公司委托凯勒特燃烧器上海公司举办的,程某和王某等三人于2010年11月17-18日到上海的霍尼韦尔中国总部进行了学习和交流,并参观了凯勒特上海燃烧器工厂,参观过程一直有工作人员阻止拍照,有很强烈的技术保护意识。上述技术培训资料中,未披露涉案技术信息中的技术方案。明远公司提交声称为2012年海南项目工程照片拍摄地不详,拍摄时间的真实性无法确认,且未显示涉案技术构造,且该工程图纸系在一审诉讼期间获得,电子邮件发件人明确表示“不要随意扩散”。

软件源代码技术秘密案诉请版本有误被驳,惨吗?

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内容提要

评析安美微客公司诉岭博科技公司、郑某和吴某等侵害计算机软件著作权及商业秘密纠纷案。有效组织证据确定计算机软件的具体版本与载体文件,并证明源代码技术秘密的范围与真实性是必要的工作内容。

案情聚焦

安美微客(北京)互联网科技有限公司(以下简称“安美微客公司”)于2017年6月起诉岭博科技(北京)有限公司(以下简称“岭博科技公司”)、郑某和吴某等,请求判令岭博科技公司立即停止实施侵害安美微客公司计算机软件著作权及商业秘密的行为,停止对外销售LinkBroad网关设备及其相关软件,并召回已经对外销售的LinkBroad网关设备及其相关软件;判令岭博科技公司向安美微客公司赔礼道歉,消除影响;判令岭博科技公司赔偿安美微客公司经济损失9600000元及维权费用;判令郑某和吴某等构成对计算机软件著作权及商业秘密的共同侵权,停止侵权行为,并承担连带赔偿责任。

一审法院认为安美微客公司关于安美微客网关系统软件、石基接口构成其技术秘密,主张的客户名单、报价策略、石基接口等构成其经营秘密的主张缺乏事实依据,故一审法院对安美微客公司主张五被告实施了侵害其技术秘密及经营秘密的侵权行为不予支持。安美微客公司关于五被告侵害其计算机软件著作权的主张同样缺乏事实依据,亦不予支持。判决驳回安美微客公司的全部诉讼请求。

安美微客公司不服一审判决提起上诉并在二审期间提交了4份新证据。二审法院认为本案的争议焦点包括:五被上诉人是否侵害了安美微客公司商业秘密及计算机软件著作权;如构成侵权,相应民事责任应当如何承担。

本案中安美微客公司主张五被上诉人侵害其计算机软件著作权及侵害商业秘密,其中,商业秘密侵权部分,既包括技术秘密又包括经营秘密;涉案计算机软件代码既是安美微客公司主张计算机软件著作权侵权的权利基础,又构成安美微客公司主张的技术秘密的具体内容。最高人民法院认为一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持,判决驳回上诉。

律师评析

(一)软件(源)代码技术秘密范围的确定性与真实性

不论是确定计算机软件著作权作品的内容还是明确计算机软件(源)代码的技术秘密范围,都需要固定用于主张权利的涉案软件具体版本(号),并提供相应的载体及电子数据的环境信息以证明时间与内容的真实性,这是提起诉讼并组织证据的基础性工作。

如果版本不准确会带来一系列的问题,比如权利内容与范围不清、无法确定技术秘密(作品)代码完成时间、接触的事实被质疑、无法(顺利)比对以及对公开(或开源)代码无法筛选等。在本案一、二审中有比较充分地体现:

(1)关于代码最后编译的时间问题。比如,本案中安美微客公司提交的京网协鉴定中心通字[2017]第26号司法鉴定书显示,安美微客公司代码的最后编译时间为2015年11月29日,编译对象为AMTTACSSoftware2.30(R-1-rc3)20140523。一审法院认为,文件名称中的日期是人为命名的,任何人均可任意在文件名中添加和修改日期,因此在无证据进一步佐证的情况下,对于安美微客公司主张其委托鉴定的计算机软件版本完成时间为2014年5月3日,一审法院不予采纳。

(2)关于诉讼中出现主张权利的不同版本问题。比如,一审法院指派技术调查官参与诉讼,并对安美微客公司提交的计算机软件代码与岭博科技公司计算机软件代码进行版本勘验、编译和抽样比对。发现安美微客公司在本案中提交的主张权利的软件版本进行勘验显示抽样的各源代码文件中均含有最后修改时间为2016-2017年的代码文件,将安美微客公司提交的源代码编译运行后,通过命令行比较发现安美微客公司在本案中提交的主张权利的软件版本与其自行委托鉴定的软件版本的部分功能不同,应属不同版本的代码。经技术调查官询问,安美微客公司未做合理解释。本案中出现的这些问题说明在起诉前并没有做好必要细致的核查工作,当所主张的软件版本在诉讼中出现问题以后,变更作品内容和技术秘密代码的范围将会成为不容回避的问题,这必须在一审中竭尽全力地通过补充证据来弥补,包括重新确定并明确技术秘密的代码或源代码的范围以及真实性无争议的载体,否则必然产生严重的不利后果。

(二)在一审中未明确的商业秘密具体内容,二审中变更主张权利的软件版本,调解不成的另行起诉

二审中安美微客公司上诉主张,吴某离职时应交接的全部计算机软件源代码(以下简称“吴某应交接版源代码”)构成其技术秘密,并要求二审法院依据反不正当竞争法(2019修正)第三十二条、民事诉讼证据规定第九十五条的规定,责令吴某提交安美微客公司主张的计算机软件源代码。

二审法院认为:根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第二十七条的规定,权利人应当在一审法庭辩论结束前明确所主张的商业秘密具体内容。仅能明确部分的,人民法院对该明确的部分进行审理。权利人在二审程序中另行主张其在一审中未明确的商业秘密具体内容的,二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就与该商业秘密具体内容有关的诉讼请求进行调解;调解不成的,告知当事人另行起诉。双方当事人均同意由二审人民法院一并审理的,二审人民法院可以一并裁判。当本案二审中,安美微客公司主张将“吴某应交接版源代码”作为其主张技术秘密的权利基础和依据,其实质上是在二审程序中另行主张其在一审中并未明确的商业秘密的具体内容,现岭博科技公司等五被上诉人在二审程序中明确表示不愿进行调解,且双方对于吴某在其离职时是否已交接全部计算机软件源代码、吴某是否应当在本案二审中提交相关源代码以及安美微客公司二审中新主张的“吴某应交接版源代码”是否符合商业秘密法定构成要件等问题存在重大分歧,若将上述争议问题与安美微客公司在一审中主张的诉请内容一并在二审中审理,当事人享有的诉讼程序权益将难以得到保障。因此,本案二审中,对于与安美微客公司在一审中主张的技术秘密有关的上诉主张及请求,不予支持,而关于安美微客公司能否根据反不正竞争法(2019修正)第三十二条、民事诉讼证据规定第九十五条的规定,主张由五被上诉人提交“吴某应交接版源代码”,该源代码能否作为安美微客公司主张技术秘密的权利基础和依据,以及各方当事人在本案二审中提交的相关证据能否达到其证明目的等争议问题,不予审理,安美微客公司对此可以另行起诉。综上所述,二审法院驳回了安美微客公司的上诉请求。

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(图片来源 | 网络)

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