从慕尼黑州法院反禁令，看德国反禁令规则发生了哪些重大变化？

小米与交互数字（IDC）的标准必要专利之争愈演愈烈，战火从中国武汉烧到印度新德里，当下又有向欧洲燎原之势。继2020年11月9日德国慕尼黑州第一法院对小米签发临时禁令（反禁诉令）之后，又于2021年2月25日听证后作出判决维持了去年11月9日针对小米所签发的临时禁令，禁止小米旗下的四家子公司在德国范围内要求IDC执行由武汉中院颁发的禁诉令。本判决中德国慕尼黑州第一法院确立了对全球性禁诉令颁发诉前禁令的若干规则，并表示申请全球性禁诉令的标准必要专利使用人可能被认定为非善意的被许可人。

一、案件背景

如果想了解整个事件的来龙去脉，我们要先把时钟拨回到2020年的年中。

2020年6月9日，作为无线通信标准专利使用者的小米在与IDC就专利许可多年谈判无果的情况下，提请武汉中院裁决其与IDC之间关于标准必要专利的全球许可使用费的纠纷。这是中国法院受理的第一起FRAND全球许可费纠纷。

在获悉上述情况后，IDC于7月29日向印度德里高等法院起诉小米专利侵权，同时申请印度德里高等法院颁发临时禁令和永久禁令，或者裁判FRAND全球许可费率。

8月4日，印度德里高等法院确定开庭日期，同日小米向武汉中院提出禁诉令申请。武汉中院未经听证，于9月23日针对小米的禁诉令申请作出裁定，要求IDC及其关联公司立即撤回或中止在印度法院申请的临时禁令与永久禁令，并且裁定在本案审理期间，IDC不得在中国或其他国家和地区的法院就本案涉及的3G、4G标准必要专利针对小米公司申请临时禁令和永久禁令，或申请强制执行已获得或可能获得的临时禁令和永久禁令，或请求法院裁定其与小米公司之间的标准必要专利许可费率或许可费争议。IDC若违反该裁定，将面临自违反之日起每日人民币100万元的罚款。

在此背景下，IDC旋即于9月29日向印度德里高等法院申请反禁诉令（anti-anti-suit-injunction），请求法院禁止小米公司利用武汉中院颁发的禁诉令阻挠IDC在印度进行专利侵权诉讼，又于2020年9月30日向武汉中院提出禁诉令复议申请。2020年10月9日，印度德里高等法院颁发临时性的反禁诉令，有效期至印度法院对反禁诉令申请进行听证时。2020年12月4日，武汉中院驳回IDC的禁诉令复议申请，同月，印度法院对IDC反禁诉令进行庭审。

因为武汉中院的禁诉令不单独指向印度，而是具有全球效力，所以文义上亦涵盖德国。IDC在没有向德国法院提起专利侵权诉讼主程序的情况下，于10月30日径直向慕尼黑州第一法院申请反禁诉令。

11月9日，慕尼黑州第一法院在没有举行听证的情况下决定颁发临时禁令（反禁诉令），要求小米立即撤回向武汉中院提出的禁诉令申请中涉及德国的部分，或者通过其他程序性方法终局性撤销武汉中院所颁发的禁诉令中的涉德部分，并禁止小米要求IDC履行该禁诉令的涉德部分或者通过其他司法、行政程序来阻挠IDC在德国就其标准必要专利提起侵权诉讼。小米如果违反该临时禁令，将面临最高25万欧元的罚款和最高六个月的拘留。

针对该临时禁令，小米申请复议并要求临时中止相关的强制执行措施。慕尼黑州第一法院组织双方进行了言辞辩论，最终于2021年2月25日作出判决[1]，维持了之前签发的临时禁令（反禁诉令）。

二、判决结构

慕尼黑州第一法院在复议中依次审查并确认了下列事项：

基于上述认定，慕尼黑法院作出最终判决，维持了之前签发的临时禁令（反禁诉令）。

三、判决要点

本判决涉及当下标准必要专利诉讼中最热门的跨国平行诉讼问题。该判决中，德国慕尼黑州法院以临时禁令（einstweilige Verfügung, 或称假处分）的形式，针对武汉中院签发的禁诉令作出了反禁诉令。该判决对禁诉令和反禁诉令相关的若干问题进行了系统的分析，实具阅读价值。本文择其重点进行介绍。

（一）存在法律保护的必要性的认定

在德国法下，存在法律保护的必要性是申请临时禁令的前提。一般认为，临时禁令申请人的请求权未被履行的，即存在法律保护的必要性。小米认为，针对武汉中院的禁诉令，IDC可以在中国法的框架下提起复议，因此不存在法律保护的必要性。但慕尼黑州第一法院认为无法期待签发禁诉令的国家法院会保护SEP权利人在其德国专利权受到侵犯时在德国提起专利侵权诉讼的基本权利，即使域外禁诉令签发法院或其上级法院有可能对禁诉令进行修改，但这也具有极大的法律不确定性，因此在德国法下仍然存在法律保护的必要。

另外，慕尼黑州第一法院认为小米在中国武汉提起的主诉讼涉及全球FRAND许可费率确定，即使小米在中国胜诉也不会直接产生对小米和IDC有约束力的许可协议，以阻却小米在德国境内持续侵权使用IDC德国专利的违法性；而印度法院应IDC申请签发的临时性反禁诉令效力只涉及印度范围，所以两者都不构成在德国不存在法律保护必要性的理由。

（二）反禁诉令的申请可以独立于专利侵权诉讼

慕尼黑州第一法院认为：反禁诉令的申请可以独立于专利侵权诉讼，这并不违反“诉讼优先原则”，这点已经被慕尼黑州高等法院在之前的判决中所认可（GRUR 2020, 379）。首先，反禁诉令作为一种临时性反制措施，其正当性基础来源于《德国民法典》第227条的正当防卫规则；其次，确保IDC可以在德国获得专利侵权救济与确保IDC在德国提起侵权诉讼免受武汉中院禁诉令限制是两码事，在德国的专利侵权诉讼并不能解决IDC仍然会在中国因禁诉令的限制而遭到罚款的问题；最后，无论是国际法还是欧盟法都不禁止签发反禁诉令。

（三）临时禁令请求权成立

根据《德国民事诉讼法》，临时禁令申请人必须对相关案件中存在临时禁令请求权进行疏证（glaubhaft gemacht）。这意味着，申请人必须证实他在本案诉讼中的胜诉具有盖然性，否则临时禁令的申请难以获得批准。

慕尼黑州第一法院认为IDC对该案中存在临时禁令请求权的疏证成立，理由如下：

I. 根据慕尼黑州高等法院在诺基亚/戴姆勒案中的意见，向美国法院申请禁诉令以阻止权利人在德国基于专利侵权主张停止侵害请求权的，构成侵害《德国民法典》第823条第1款和第1004条第1款第1句中的类财产权。同理，在中国法院申请、持有以及执行禁诉令（ASI）或反反禁诉令（AAASI）也构成对类财产权的侵害。在这样的情况下，权利人根据《德国民法典》第227条第1款享有正当防卫权。

（四）临时禁令理由成立I：存在普遍意义上的紧急性

慕尼黑州第一法院认为，在本案中签发反禁诉令具有普遍意义上的紧急性（allgemeine Dringlichkeit）。权利人针对中国的禁诉令寻求救济不能寄希望于在德国提起侵权诉讼的实体程序。这是由禁诉令的性质所决定的。即便中国的禁诉令会因违反德国的公共政策（ordre public）而不会被德国法院所承认和执行，但因为该禁诉令在中国具有强制执行力，因此仍然会事实上对权利人在德国有效行使专利权造成限制。另外，武汉中院签发的禁诉令实质上还包含了反反禁诉令条款（AAASI）。上述内容亦适用于针对此类条款的临时禁令。

（五）临时禁令理由成立II：具有时间上的紧急性

慕尼黑州第一法院认为，在本案中签发反禁诉令具有时间上的紧急性（zeitliche Dringlichkeit）。如果权利人在知晓相关事由后无作为，而是迁延很久才申请临时禁令的，则会因为德国法对申请临时禁令的时效要求而不能获得临时禁令。在工业产权领域，慕尼黑辖区内的司法机关一般要求从知道相关事由后在一个月内提起临时禁令申请。如果申请人在该期间内还未掌握相关能够支持临时禁令的材料，则在例外情况下可适当放宽期间要求。

在这里，慕尼黑州第一法院区分了两种不同的临时禁令。如果临时禁令的申请针对的是重复侵害危险（Wiederholungsgefahr），例如针对的是已经签发的有具体指向的禁诉令，那么期间从权利人知道或者应当知道禁诉令签发之时起算。如果临时禁令申请针对的是首次侵害风险（Erstbegehugefahr），例如针对的是对手提出禁诉令申请，那么期间从权利人知道或者应当知道对手递交临时禁令申请或存在相关风险之时起算。需要注意的是，专利权人在对手提出禁诉令申请这种情况下可以选择等待相关法院签发该禁令。在这样的情况下，首次侵害风险即转化为重复侵害风险，适用前一种期间计算的方法。

慕尼黑州第一法院认为，如果对手提出一个不明确指定国别的全球范围的禁诉令，在期间计算上适用首次侵害风险的规则。诚然，在这种情况下，权利人必须在短时间内在许多不同的法域提起临时禁令以反制禁诉令，似乎对权利人负担过大。但考虑禁诉令的适用场景一般为电子通讯领域的标准必要专利，权利人一般都是跨国大企业，对如何在不同法域应对与专利相关的异议、无效、不侵权确认之诉积累了大量经验，因此足以在较短期间内做出合理应对。

本案中，法院认定权利人于2020年9月25日至26日知晓武汉中院签发禁诉令一事，但因为此案情况特殊，在相关领域无先例可考，故法院认为可以例外对待，允许从权利人知晓复议结果之日进行期间起算。因此，权利人于2020年10月30日在德国提起临时禁令申请，仍然在一个月的期间之内。

（六）临时禁令理由成立III：对双方的利益衡量支持反禁诉令的签发

慕尼黑第一法院认为，即使中国的禁诉令由于违法德国关于国际管辖的规定及德国的公共政策而无法在德国获得承认和执行（德国《民事诉讼法》第328条），但只要中国的禁诉令继续存在，就会导致IDC在一段难以预计的时间内事实上无法在德国境内行使其专利权，否则就将遭受巨额罚款，自己或同集团企业或许也会在中国面临不利。合议庭意识到，中国法院也许会认为本反禁诉令以及在此基础之上施加的罚款同样违反中国的公共政策，因此不应在中国获得承认和执行，但是如果撤销该临时禁令，则IDC将失去以另一个生效的判决对中国禁诉令提出抗议的机会。因此，在对双方的对立的利益进行衡量后，慕尼黑州第一法院认为应对反禁诉令予以维持。

慕尼黑州第一法院认为：从德国法的角度看，如果反禁令的效力得以确认，则小米有义务撤回禁诉令。但撤回禁诉令并不会影响在中国确定全球FRAND许可费的主诉讼。签发本临时禁令后，IDC很可能会继续在德国提起SEP侵权之诉。届时，小米仍可以主张不侵权抗辩，或者基于对相关专利提起无效或异议而申请中止诉讼。慕尼黑州第一法院在这里也明确地指出，如果小米在将来的SEP侵权之诉中主张FRAND抗辩恐怕不会获得法院的支持。因为，法院会倾向认为本案中小米的行为不能表明其愿意接受FRAND许可谈判。最后，即使IDC在德国提起侵权之诉，德国法院也不会去处理具体许可费确定的问题，因此与在中国进行的主诉讼不会发生任何冲突。

最后，慕尼黑州第一法院指出，被申请人小米希望在中国主诉讼结束之前免于受德国侵权诉讼的影响，但小米的这种利益不值得被保护。作为从事大型生产和进出口的公司，被申请人本就应当经常性地留意专利相关的问题（BGH X ZR 30/14 边码 133 – Glasfasern II），或在使用前获得必要的许可（比较 ECJ GRUR 2015, 764 边码 58 – Huawei v. ZTE），而在本案中，小米在未获许可的情况下，已经使用IDC的相关专利长达七年之久。在这样的背景下，小米继续采用拖延策略是不可取的。

四、反禁诉令和SEP侵权诉讼禁令救济规则的重要变化

慕尼黑州第一法院在本判决中，除了对本案临时禁令颁发的必要性进行审查之外，还在全球禁诉令的框架下对提出了若干新的司法判断标准，很可能会影响将来的相关标准必要专利侵权诉讼的走向，在此需要予以特别关注。

（一）可推定存在首次侵害风险的情况

慕尼黑州第一法院在该判决中表示，今后若存在下列情况之一的，法院将始终推定存在首次侵害风险：

换言之，如存在上述情形，SEP权利人均可以在德国法规定的相应期间内向德国法院以诉前临时禁令的方式申请反禁诉令。

（二）专利使用人若诉诸于禁诉令保护可能会在德国被认为不具备“华为诉中兴”规则下所要求的许可意愿

慕尼黑州第一法院在判决中指出，根据目前已知的禁诉令规则，其合理性主要在于保护签发国法院审理其受理的主诉讼，而这种主诉讼通常旨在让双方缔结一份具体的符合FRAND原则的许可协议，或者旨在确定抽象的许可条件。这两种情况通常存在相同的预设，即专利使用人是愿意寻求许可的善意使用人，之所以还没有达成专利许可协议，主要归咎于专利权人的过错。但慕尼黑州第一法院认为，专利使用人若真的愿意寻求FRAND许可，就不会在其已经在全球范围开始使用并持续使用相关专利的情况下，又通过禁诉令的方式侵害专利权人就其类财产所享有的受法律保护的地位。慕尼黑州第一法院认为，申请禁诉令或以此威胁权利人的专利使用人，通常都不会被认为具备欧盟法院和联邦德国最高法院的判例中所要求的许可意愿（比较EuGH GRUR 2015, 764 – Huawei v. ZTE; BGH GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand; Urteil vom 24.11.2020 – KRZ 35/17 – FRAND- Einwand II; z.B. LG München I GRUR-RS 2020, 22577; 21 O 13026/19），因此，专利使用人以后在收到侵权告知后，不仅要作出严肃的专利许可意愿声明，还应表明他不会申请禁诉令，否则就有可能不能在“华为诉中兴”规则下针对权利人的永久禁令主张FRAND抗辩。

[1]根据德国民事诉讼法，在临时禁令程序（或称假处分）中，经双方言辞辩论后做成的司法文件称为判决，未经言辞辩论直接做成的司法文件称为决定。依据德国法，当事人对该判决不服仍可提起上诉。