漫谈审查意见通知书中的“公知常识”悖论

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作者 | 张丽新 北京睿邦知识产权代理事务所 副所长，高级合伙人

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

公知常识是审查意见通知书中反驳发明创造性时常见的对区别技术特征的裁断，申请人对此常感申诉无力而有所怨言。因此对公知常识的有关方面进行探讨是必要的。本文首先介绍公知常识在我国专利局审查意见通知书中的引用情况，接着讨论了我国专利法规中涉及公知常识的法律规定、举证责任分配和适用范围，并顺带介绍了一下美国专利局和欧洲专利局对实审阶段公知常识的引用规定。

一、公知常识在我国专利局审查意见通知书中的引用现状

据非官方统计，在特定时段收到的涉及专利法第22.3款即创造性反驳的审查意见通知书中，90%以上引用公知常识论断(http://www.managingip.com/Article/3382698/How-to-respond-to-examination-opinions-involving-common-knowledge.html)。在这样的审查意见通知书中，一般承认对比文件没有公开某个区别技术特征，但是断言该区别技术特征是本领域解决相应技术问题的惯用手段或者是公知常识，而且不乏下述情况，该区别技术特征正是涉案申请中声明的发明点，也就是说，审查员未经举证而断言发明点是本领域惯用手段或公知常识。

各国专利法中引入公知常识，其背后的理由之一通常在于，有些技术手段在某领域是早已有之，而且广为人知，因此认为没有举证证明的必要，就如“太阳从东方升起”一样，这样可以节省行政资源，加快审查程序。

但是，就我国专利审查情况而言，如上述统计所表明的，审查意见通知书中公知常识的适用过于宽泛，尤其是对于将发明点裁断为公知常识的情况，更让人觉得公知常识的使用偏于轻率。对于发明点被审查员裁断为公知常识的情况，根据笔者作为专利代理人多年的实践，其源起可能是这样的：审查员没有检索到公开发明点的对比文件，但简单地主观将该发明点说成是惯用手段。在专利局对于审查员评价新颖性和创造性的比率有要求的情况下，这可能也是审查员不得已而为之的一项策略

这似乎构成了一个有趣的悖论，即审查员检索不到公开区别技术特征的现有技术，但是却知道该区别技术特征是现有技术。

公知常识断言常常引起申请人的困惑甚至怨言，尤其是在申请的发明点被裁断为公知常识时更容易引发申请人的申诉无力感和埋怨。申请人容易认为，自己申请的发明点是重头戏，当然不会是公知常识，审查员裁断其是公知常识，应该由审查员来举证（实际中审查员通常是不予举证的），而不是由自己证明其不是公知常识，这时就变成了“你说是公知常识”、“我说不是公知常识”的拉锯战。而且一个技术手段是否是公知常识也常是一个发明是否具有创造性的争辩焦点。

因此，对公知常识的法律规定和举证责任分配进行探讨是有必要的。

二、公知常识的法律规定、举证责任分配和适用范围探讨

审查指南中涉及公知常识的规定主要有四处，有两处出现在实质审查程序规定中，另两处分别出现在复审程序和无效宣告程序中。

（一）、公知常识的定义

在专利法中，并未对公知常识给出明确定义。审查指南只有如下简单说明：“所述区别特征是公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”(审查指南（2010年版）第二部分第四章(“创造性”)第3.2.1.1(第173页))。

这就是说，审查指南以举例方式列出了公知常识的两种形式：（1）本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段；（2）教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。按通常理解，（1）和（2）应该为并列且彼此不包含的两种公知常识形式。也就是说，“惯用手段”的成立是无需借助在教科书或工具书中披露即可确定的。这样似乎可以推论出“惯用手段”是比“教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”还要广为人知以至于不可能被怀疑的、高一级的“公知”。

估计也正因此，根据笔者的实践经验，“惯用手段”比“公知常识”更频繁出现于审查意见通知书中。

(二)、公知常识证据形式和举证责任分配

关于公知常识证据的形式，在审查指南第四部分第二章（“复审请求的审查”）第4.1节（“理由和证据的审查”）中规定：“在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据”（第371页）；第四部分第八章（“无效宣告程序中有关证据问题的规定”）第4.3.3节（公知常识）中规定：“当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域公知常识”（第420页）。

关于公知常识主张的举证责任分配，第四部分第八章（“无效宣告程序中有关证据问题的规定”）第4.3.3节（“公知常识”）规定：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持”，即在无效宣告程序中，关于公知常识，遵守谁主张谁举证的通常规则。

但是，在实质审查程序中，是否依循谁主张谁举证的通常规则呢，即既然审查员断言区别技术特征为公知常识，因此审查员具有举证责任。

并不尽然。

在审查指南(2010年版本)第二部分第八章（“实质审查程序”）第4.10.2.2节（“审查意见通知书正文”）中规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”（第235页）。

这段话表明，审查员在审查意见中首次引用公知常识是无需举证的，而且即便申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员仍然可以选择不提供证据，而只需说明理由即可。而关于如何说明理由，要说明到什么程度，审查指南中并没有规定。而且，多问一下，如果申请人对审查员说明的理由仍有异议，接下来审查员是否应该举证呢，还是只需重复先前的说明理由即可，审查指南没有规定。

笔者认为，某个“公知常识”在某领域是否存在应该是能够由证据加以证明的客观事实，而不是本领域毫无根据的主观判断。而且，这个举证责任应该由声明存在该公知常识者承担，而不应由否定公知常识存在者承担。因为这两者的举证难度差别很大，这就如同证明“世界上有黑天鹅”和证明“世界上没有黑天鹅”的举证难度不可同日而语一样，前者只要拿出一个黑天鹅就行了，后者即便指出目前世界各处看到的都是白天鹅也无法完成证明，类似地证明一个区别技术特征是公知常识，审查员只要拿出一本教科书或工具书就行了，而申请人即便列举很多教科书都没有公开也无法完成证明。

笔者认为，人类文明发展至今，电子、纸质媒体如此发达，很难想象一个技术手段已经是公知常识，广为人知，但是却不见记载于文字中。作为惯用手段，可能是人们根据经验规则即可了解的或容易得出的，但是这样的经验规则也会记载于文字中，而这样的经验规则应该是由主张存在方来举证的，因此即便是惯用手段也不应免除主张存在方的举证责任。对于一般技术特征要求进行举证，而对于公知常识反而不要求举证，或者对于主张公知常识的公众要求举证，而对于主张公知常识的官方不要求举证，似乎都说不过去。

首先，审查员既然主张这样的区别技术特征是公知常识，那么在申请人对此有争议时，审查员应该能够提出记载这样的公知常识的书面证据，或者是教科书或者技术词典、技术手册等工具书，或者在主张是惯用手段时，指出支持此惯用手段的经验规则存在的证据，即便不是教科书或者技术词典、技术手册等工具书，也可以是其他书面形式，例如媒体报道、法院判决、展览手册等。

退一步说，如果审查员没能找到例如教科书或者技术词典、技术手册等工具书这样强的书面证据，也没有找到证明惯用手段相关的经验规则证明，那么可以退而求其次，只要找到一般的书面证据即可，此时虽不能主张该区别技术特征是公知常识，但是也可以证明这样的区别技术特征已经被公开，相关发明不具有创造性。

最后，假如既找不到公知常识证据，也找不到区别技术特征被公开的一般书面证据，那么可以得出这样的区别技术特征既非公知常识也非一般现有技术，是非显而易见的，相关发明具有创造性。

此外，对于申请文件声明是发明点的技术特征，当审查员宣称该技术特征为公知常识时，应该提供支持公知常识存在的证据并充分说明理由。

顺便说一下，在美国的审查指南（MPEP2144.03 C）中，明确规定“如果申请人质疑某事实认定非正当官方通知或者不适合依据公知常识，审查员必须以适当的证据来支持该裁断(If Applicant Challenges a Factual Assertion as Not Properly Officially Noticed or Not Properly Based Upon Common Knowledge, the Examiner Must Support the Finding With Adequate Evidence)”，而且规定“用来支持审查员结论的没有书面证据的官方通知只有在某些情况下才得以允许。尽管可以依赖“官方通知”，当申请处于驳回通知书或最终审查意见通知书情况下时，这种依赖“官方通知”的情况应该非常少。仅当被裁断为广为人知，或本领域公知常识的事实能立刻且毫无疑问地被展示为广为人知时，审查员才能够采用未经书面证据支持的官方通知(Official notice without documentary evidence to support an examiner’s conclusion is permissible only in some circumstances. While “official notice” may be relied on, these circumstances should be rare when an application is under final rejection or action under 37 CFR 1.113. Official notice unsupported by documentary evidence should only be taken by the examiner where the facts asserted to be well-known, or to be common knowledge in the art are capable of instant and unquestionable demonstration as being well-known)”，还规定“如果采用未被书面证据支持的官方通知作为事实，则采用这样官方通知的决定背后的推理科技路线必须明白无误（If Official Notice Is Taken of a Fact, Unsupported by Documentary Evidence, the Technical Line of Reasoning Underlying a Decision To Take Such Notice Must Be Clear and Unmistakable）”，“如果采用这样的官方通知，必须明确给出这样的推理的基础。审查员必须提供基于合理技术和科学推理预测的具体事实发现以便支持其公知常识的结论……应该将审查员采用官方通知所基于的明确基础提供给申请人，以便申请人在引用公知常识的审查意见通知书后的答复中反驳该核驳（If such notice is taken, the basis for such reasoning must be set forth explicitly. The examiner must provide specific factual findings predicated on sound technical and scientific reasoning to support his or her conclusion of common knowledge……The applicant should be presented with the explicit basis on which the examiner regards the matter as subject to official notice so as to adequately traverse the rejection in the next reply after the Office action in which the common knowledge statement was made）”(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2144.html)。

在欧专局的审查指南中规定“如果某事物是公知常识的断言被质疑的话，该断言只需要书面证据（例如，教科书）支持即可”An assertion that something is common general knowledge need only be backed by documentary evidence (for example, a textbook) if this is contested.”(http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3_1.htm)。

三、小结

“公知常识”在某领域是否存在应该是能够由证据加以证明的客观事实，而不是本领域毫无根据的主观判断。公知常识存在的举证责任应该由声明存在该公知常识一方承担，具体在实质审查阶段，当关于公知常识存在争议时，审查员应对公知常识存在承担举证责任。此外，对于申请文件声明是发明点的技术特征，当审查员宣称该技术特征为公知常识时，应该提供支持公知常识存在的证据并充分说明理由。如果审查员经要求仍无法提供公知常识存在证据，应该认为相关区别技术特征并非公知常识。