在美被诉专利侵权，小米该如何应对来自NPE的“围剿”？

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作 者 | 李俊慧 知产力特约观察员，中国政法大学知识产权研究中心特约研究员

(本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

“98/485，约20%”。

这是BlueSpike声称持有的美国专利数量与小米已获得授权的中国专利数量之比。单纯从数据来看，两者之间的差距似乎很大，而小米持有的专利规模要远大于BlueSpike。不过，BlueSpike却将小米起诉至美国法院，指责小米涉嫌侵犯其专利权。

11月19日，一家名为BlueSpike的NPE将小米东德州联邦地区法院马歇尔分院，诉至美国东德州联邦地区法院马歇尔分院，指责小米通过Tomtop销售的智能通信设备涉嫌侵犯其在美国拥有的专利权。

BlueSpike在起诉书表示，小米的手机产品Mi4以及红米系列产品涉嫌侵犯了其持有的“数据保护方法与装置”（data protecetion method and device，专利公告号：8930719）。

按照过往经验，伴随小米布局美国市场的步伐不断提速，自然会有越来越多NPE把小米当作攻击的“靶心”，那么，怀揣“美梦”的小米，到底该如何应对来自NPE的专利侵权诉讼“围剿”？

缘起：NPE诉讼策略坚持“冒头就打”？

所谓NPE，是英文Non-Practicing Entity的缩写，中文名称为“非专利实施实体”或“非生产专利实体”。简单说，NPE是指代那些拥有专利但不从事专利产品生产的机构。

众所周知，包括专利在内的各类知识产权保护具有较强的地域或国别属性。简单说，只有产品进入一国市场，才可能发生侵犯该国特定权利人知识产权的可能。

截至目前，小米手机并非正式进入美国市场，那么，为什么小米手机却被美国企业起诉专利侵权了呢？

首先，小米正在加紧筹备进入美国市场。据媒体报道，10月27日，红米2 Pro通过了美国联邦通信委员会认证（FCC认证），11月21日，小米4也取得了FCC认证。

所谓FCC认证，其实就是“电信设备进网许可”。在国内，只有取得“电信设备进网许可”后，才能上市销售。而智能手机要想进入美国市场销售，则需要取得FCC认证。

显然，小米旗下红米2、小米4等智能手机产品先后申请并取得FCC认证，表明小米手机正在为正式进入美国市场做“热身”准备。

其次，Tomtop跨境销售加速诉讼危机来临。由深圳通拓科技有限公司负责运营的Tomtop.com，是一家跨境电商平台。

截止目前，包括红米2、小米4、小米平板等小米旗下多款产品在Tomtop都有在售。值得一提的是，Tomtop的在线销售渠道或平台，除去自身网站外，更重要的还是靠ebay。

简单说，由于Tomtop在ebay开店销售各类产品，使得小米手机多款产品从非官方的渠道进入了美国市场。

按照美国专利法规定，在专利有效期间内，任何人未经授权在美国境内制造、使用、提供销售、销售任何受专利保护的发明，或进口受专利保护的发明进入美国，都涉嫌专利侵权。

而这应该也是BlueSpike发现小米旗下多款产品涉嫌侵权的关键所在，同时，这也是Tomtop经营者深圳通拓科技有限公司与小米作为共同被告在美被诉的原因所在。

对手：BlueSpike算是专利诉讼“老手”

最常见的NPE应该算是科研机构，当然，还有一些NPE主要以专利授权许可为其主要盈利模式，同时以发起专利诉讼作为主要促成合作手段。

从某种程度上说，高通也算一种NPE类型，高通虽然生产芯片，但是，它还持有大量与芯片无关的通信专利，而高通的商业模式或收入来源，除去芯片销售外，还有60%的收入来自专利许可。

而作为一家NPE，BlueSpike对外宣称拥有98项专利，主要集中在“数据安全、深度检测、软件签名”等诸多领域。

美国专利商标局网站的统计数据显示，截止12月1日，BlueSpike的专利检索量为47件，小米手机的专利检索量为5件。

显然，仅从专利持有数量来看，BlueSpike并不算一家大型的NPE机构。但是，与小米相比，其专利规模优势还是比较领先的。

更重要的是，作为一家NPE机构，其以专利许可为核心业务，并直接从事商品生产，势必增加了小米与其谈判合作的难度。

而从发起的专利诉讼来看，BlueSpike确实一家久经沙场的老手。此番BlueSpike诉小米手机侵权的是一项关于数据保护方面的专利。事实上，这已经不是BlueSpike第一次与国产手机厂商交手了。

早在2013年9月13日，BlueSpike就曾在美国东德州地方法院泰勒分院起诉华为专利侵权。

BlueSpike当时在起诉书中表示，华为生产、销售的多款智能手机、软件及平板电脑涉嫌侵犯其持有的“电脑程式隐匿密码保护方法”(Method for stega-cipher protection of computer code，专利公告号：5745569)，该专利技术用以保护电脑程序避免被非授权使用者进行盗拷利用。

值得一提的是，在2012年至2013年间，不到两年时间，BlueSpike曾以其持有的四项与信号提取（signal abstracting）相关的专利，前后在德州联邦地院提起超过70起的专利侵权诉讼，被告中不乏大众所熟知的Google、Yahoo、Adobe等公司。

教训：黑莓手机曾赔偿NPE 6亿多美金

谈及NPE与实业公司之间的专利侵权纠纷，最著名的案例应该是发生在2000年-2006年间的黑莓手机被诉无线接收邮件专利侵权案。

当时，黑莓手机的生产者RIM公司（全称“Research in Motion”）被一家名为NTP公司的NPE机构诉至美国弗吉尼亚东区联邦地区法院。

事实上，NTP公司也是一家小型NPE机构，其持有的专利仅有25件。但是，这家公司最终让黑莓支付了高达6.12亿美金的和解费用。

那么，这家小公司是如何让当时鼎鼎大名的黑莓手机付出了堪称天价的和解费用呢？究其原因有二，其一，该公司持有的专利含金量高；其二，黑莓历经6年还是无法赢得诉讼。

在该案中，NTP公司诉黑莓手机侵权的专利为“整合既存电子邮件系统（网络线系统，wireline systems）与广播频率（RF）无线通信网络”的系统科技，通过该技术可让手机用户通过无线网络接收电子邮件。

值得一提的是，NTP公司当时没有任何员工，而且诉争专利也非NTP公司直接发明。只不过，与电子邮件系统相关的五件美国专利后来都转至NTP公司名下。

2000年，NTP公司向RIM公司发出警告信函，索取授权金，RIM公司没有响应，随后，2001年11月13日， NTP公司将RIM公司诉至法院，声称黑莓手机侵犯了其五项专利中的40个系统请求项和方法请求项。

案件审理过程中，针对14件请求是否构成侵权，曾进入陪审团审理环节。陪审团于2002年11月21日作出裁决，认定RIM公司构成侵权，应赔偿约2300万美金。但RIM公司不服，要求法院直接判决，法院于2003年8月5日作出判决，认定RIM公司侵权，需支付高约5300万赔偿金。

对此，RIM公司不服提起上诉，联邦巡回上诉法院作出判决，部分维持地区法院判决。此后，RIM公司试图上诉到联邦最高法院，但最高法院拒绝受理其案件。

专利诉讼期间，RIM公司也在通过申请专利无效试图“釜底抽薪”。但在联邦巡回上诉法院作出判决后，专利商标局才作出认定，认为该案系争专利全部无效。而NTP公司明确表示不服，将对专利无效认定向联邦巡回上诉法院提起诉讼。

至此，黑莓手机已基本穷尽了所有法律救济手段。迫不得已，RIM公司与NTP公司开始和解谈判，并于2006年达成和解，最终的和解费用高达6.12亿美金。包括：支付侵权的损害赔偿费用和未来永久使用的许可费用。

应对：针对不同NPE应采取差别策略

在美国，包括苹果、三星、HTC等在内的诸多知名企业，常常成为NPE机构发起的专利诉讼被告。

2015年2月25日，在Apple Watch以及新Macbook发布会前夕，苹果被美国联邦法院判决侵犯了Smartflash所拥有的三项专利，必须支付其5亿多美元的赔偿金。

与此同时，这家名为Smartflash的NPE机构也将三星、谷歌、HTC起诉至法院。根据哈佛大学的一份研究显示，从2001年到2011的十年之内，在美国内被NPE提告的企业从11家激增到336家。

而PatentFreedom 2014年所作的统计显示，被NPE起诉对象高达50%以上都是高科技产业。

显然，小米手机进军美国市场，面临的最大诉讼压力未必是来自同业竞争对手，而更多是NPE机构。那么，磨刀霍霍欲抢滩美国的小米，该如何应对来自NPE的“围剿”？

一般来说，根据NPE的运作模式或诉求不同，可以分为三类：1）研究型NPE机构，主要以科研机构为主，一般不以盈利为目的，侧重于科技创新，比如一些高校或科研院所；2）营利性NPE机构，主要通过许可授权或诉讼获得收入，由于自己不从事商品生产，不担心被诉也无专利交叉许可需求，比如高智公司，以及前文提到的BlueSpike、NTP、Smartflash等；3）联盟型NPE机构，此类NPE相当于特定领域或行业的联盟机构，通过汇集成员专利或购买专利，方便成员使用，比如美国专利公司RPX（Rational Patent Exchange）。

由于不同NPE机构的诉求不同，面对来自NPE机构发起的专利诉讼，需要采取不同的策略。

首先，对于研究型NPE机构，应该加强合作。通过项目资助等方式，提早获得一些前瞻性技术专利的许可授权；

其次，对于联盟型NPE机构，可选择性加入。根据自身的专利积累情况，结合所处行业的特点，可考虑选择加入一些NPE机构，通过支付少量的费用，获得大量的专利授权许可使用。

最后，对于营利性NPE机构，则需多加小心。从市场竞争的角度，可以在适当的时候，通过投资或入股的方式，掌握一定的NPE机构资源，藉此可以遏制竞争对手。而一旦被此类机构起诉，则需要综合考虑通过投资、谈判、诉讼以及无效认定等手段，有效化解一些风险。

对于小米来说，如果想好了要抢滩美国市场，也必须有全面的应对NPE机构策略，否则，稍有不慎，就可能为名所累，成为各路NPE机构争相起诉的对象，而一旦陷入诉讼泥潭中，漫长的诉讼周期以及高额的赔偿费用，都有可能把自己拖垮。